文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司　田軍鋒

法律規(guī)定

　　專利法第九條規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。

　　專利法第三十一條規(guī)定，一件外觀設(shè)計專利申請應當限于一項外觀設(shè)計。同一產(chǎn)品兩項以上的相似外觀設(shè)計，可以作為一件申請?zhí)岢觥?

　　專利法第三十一條的上述規(guī)定是在2008年專利法修改時增加的。在此前的專利法中，關(guān)于合案申請的規(guī)定只涉及成套產(chǎn)品：“同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項以上外觀設(shè)計，可以作為一件申請?zhí)岢觥薄?

　　上述修改的緣由可以追溯到在外觀設(shè)計案件中有重要影響的科萬商標投資有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會專利無效上訴案。

　　該案中，科萬公司于2002年8月6日同日向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了名稱為“染色機(J)”、“染色機(K)”、“染色機(L)”、“染色機(M)”和“染色機(N)”的五項外觀設(shè)計專利并獲得授權(quán)。

　　在無效程序中，專利復審委員會詢問科萬公司，鑒于五項外觀設(shè)計專利均處于無效程序，在涉案專利與其他四項外觀設(shè)計專利被認定為相同或相近似導致重復授權(quán)，有可能被宣告無效的情況下，是否選擇放棄其中一項或者多項外觀設(shè)計專利?？迫f公司聲明不放棄任何一項外觀設(shè)計專利。

　　2005年12月12日，專利復審委分別做出第7858、7859、7860、7861、7862號無效宣告請求審查決定，以該五項外觀設(shè)計專利彼此互為相近似外觀設(shè)計構(gòu)成同樣的外觀設(shè)計為由被宣告無效。針對五項外觀設(shè)計專利染色機(J)、染色機(K)、染色機(L)、染色機(M)、染色機(N)使用的證據(jù)分別是上述外觀設(shè)計專利染色機(K) 、染色機(J)、染色機(K)、染色機(N)和染色機(M)。

　　在該案上訴程序中，北京市高級人民法院認為：

　　“對于外觀設(shè)計而言，《審查指南》規(guī)定“同樣的外觀設(shè)計是指兩項外觀設(shè)計相同或者相近似”。本院認為，當不同主體就同一產(chǎn)品申請兩項以上相近似的外觀設(shè)計，以及同一主體先后就同一產(chǎn)品申請兩項以上相近似的外觀設(shè)計時，《審查指南》的上述規(guī)定并無不妥。但是，同一主體就相同產(chǎn)品于同一日申請兩項以上相近似的外觀設(shè)計時，《審查指南》的上述規(guī)定明顯與專利法及其實施細則的立法本意不符。這種情況下，“同樣的外觀設(shè)計”僅應解釋為外觀設(shè)計相同，而不應包括相近似的情況?！?

　　鑒于當時的立法情況，最高人民法院在該案再審程序中認為，“本案中，二審判決關(guān)于同一主體同日就相同產(chǎn)品申請兩項以上相近似的外觀設(shè)計專利不適用《專利法實施細則》第十三條第一款的認定，沒有現(xiàn)行法律依據(jù)?！?

　　之后在專利法修改過程中，立法者考慮到上述情形，在第三十一條中增加了有關(guān)相似外觀設(shè)計的規(guī)定：“同一產(chǎn)品兩項以上的相似外觀設(shè)計，可以作為一件申請?zhí)岢觥！?

　　根據(jù)修改后的專利法第九條，《審查指南》規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造對于外觀設(shè)計而言，是指要求保護的產(chǎn)品外觀設(shè)計相同或者實質(zhì)相同。

　　案情介紹

　　筆者代理的兩件外觀設(shè)計申請同日提交，兩個設(shè)計名稱均為“汽車”（以設(shè)計A和設(shè)計B來代表兩個設(shè)計）。設(shè)計A和設(shè)計B的汽車車身整體相同，不同之處在于車身尾部上方。設(shè)計A的尾部上方設(shè)置擾流板，設(shè)計B的尾部上方設(shè)置尾翼。但由于擾流板和尾翼占車身整體的比例較小，審查員發(fā)出審查意見通知書認為二者屬于同樣的外觀設(shè)計，要求申請人對兩件申請進行選擇。否則兩件申請都將被駁回。

　　應對方案

　　針對上述案情，有下述幾種應對方案：

　　方案一：按照審查員的要求，選擇保留一件申請，撤回另一件申請。

　　這種方案最簡單，但申請人喪失了另一件申請獲得授權(quán)的權(quán)利。

　　方案二：爭辯兩設(shè)計不屬于同樣的外觀設(shè)計，不在兩件申請中進行選擇。這樣會導致兩件申請均被駁回。

　　在兩件申請都被駁回后，申請人可以向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出復審請求。

　　在復審程序中，如果復審委員會同意復審請求人（申請人）的爭辯意見，認為兩設(shè)計不屬于同樣的外觀設(shè)計，則將會撤銷駁回決定。

　　但如果復審委員會不同意復審請求人的意見，認為兩設(shè)計屬于同樣的外觀設(shè)計，結(jié)果又會如何呢？

　　這個問題看似簡單，但還是存在不同的觀點。

　　一種觀點認為，根據(jù)專利法實施細則第六十一條的規(guī)定，請求人在提出復審請求或者在對專利復審委員會的復審通知書作出答復時，可以修改專利申請文件；但是，修改應當僅限于消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷。

　　上述條款只規(guī)定了復審請求人可以對申請文件進行修改，但并不能撤回已經(jīng)被駁回的申請。因此復審請求人將沒有機會在復審程序中再次做出選擇，兩件申請都將被維持駁回決定。

　　另一種觀點認為，根據(jù)實施細則第六十三條的規(guī)定，專利復審委員會進行復審后，認為復審請求不符合專利法和實施細則有關(guān)規(guī)定的，應當通知復審請求人，要求其在指定期限內(nèi)陳述意見。期滿未答復的，該復審請求視為撤回；經(jīng)陳述意見或者進行修改后，專利復審委員會認為仍不符合專利法和本細則有關(guān)規(guī)定的，應當作出維持原駁回決定的復審決定。

　　專利復審委員會進行復審后，認為原駁回決定不符合專利法和本細則有關(guān)規(guī)定的，或者認為經(jīng)過修改的專利申請文件消除了原駁回決定指出的缺陷的，應當撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續(xù)進行審查程序。

　　上述條款給了復審請求人陳述意見或者進行修改的機會。如果復審請求人在此階段陳述意見，即聲明保留一件申請而撤回另一件申請，則專利復審委員會將撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續(xù)進行審查程序。

　　筆者認為，復審程序不同于無效程序，其實質(zhì)是前審程序的延續(xù)，是針對前審程序中可能存在的問題給申請人一個補救的機會。實施細則第六十一條只是對請求人在復審程序中修改專利申請文件的要求，請求人不能做除了消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷以外的主動修改。

　　具體到上述情形，雖然兩件申請都已被駁回，但駁回尚未生效。復審委員會如果在對兩復審請求進行審查后持與原審審查員相同的觀點，認為兩設(shè)計屬于同樣的外觀設(shè)計，根據(jù)聽證原則，應當向復審請求人發(fā)出復審通知書。復審請求人在答復復審通知書時可以表明自己的觀點，即表明愿意選擇兩件申請中的一件予以保留而撤回另一件申請的意愿。雖然由于兩申請都已被駁回，復審請求人不能在復審程序中直接保留或者撤回某件申請，但在復審通知書答復中表達了此意愿，復審委員會應當撤銷原駁回決定，在由原審查部門繼續(xù)審查程序后給予請求人選擇的機會。

　　引申問題一：除了上述兩種方案外，申請人還有沒有其他的方案呢？

　　我們來看一看其他國家或地區(qū)的做法。

　　日本

　　在日本，一件外觀設(shè)計申請應僅限于單一外觀設(shè)計，不允許兩項或者兩項以上的相似外觀設(shè)計包括在一件外觀設(shè)計申請中。如果申請人希望一件產(chǎn)品的多項相似外觀設(shè)計在日本獲得保護，則需要利用日本外觀法中規(guī)定的“關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計”系統(tǒng)來進行專利申請。

　　一組相關(guān)外觀設(shè)計申請包含一件主外觀設(shè)計申請和至少一件相關(guān)外觀設(shè)計申請。相關(guān)外觀設(shè)計申請可以與主外觀設(shè)計申請于同一天提交，也可以晚于主外觀設(shè)計申請日提交，但是其提交日必須早于主外觀設(shè)計申請的公開日。一組相關(guān)外觀設(shè)計申請的申請人必須為同一申請人。一組相關(guān)外觀設(shè)計申請中的相關(guān)外觀專利都應與主外觀設(shè)計申請具有相似性。

　　如果申請人提交了多件普通外觀設(shè)計申請，而這些普通申請涵蓋了多項相似外觀設(shè)計。為了避免重復授權(quán)，申請人可以對這些普通外觀設(shè)計申請進行修改，把多件涵蓋相似外觀設(shè)計的專利申請轉(zhuǎn)換為一件主外觀設(shè)計申請和多件相關(guān)外觀設(shè)計申請。

　　美國

　　在美國，如果提交了兩件外觀設(shè)計申請，兩件申請中的設(shè)計相似到一定程度，則有可能會產(chǎn)生重復授權(quán)問題。在這種情況下，申請人可以提交一個最終放棄聲明來解決。聲明中表示如果兩件設(shè)計都被授權(quán)，則在兩專利權(quán)的有效期內(nèi)都將屬于同一權(quán)利人。并且一件專利的有效期不得長于另一件專利，即專利“壽命”縮短了。在美國，外觀設(shè)計專利的有效期是14年，從授權(quán)之日起算，因此同天提交的兩件外觀設(shè)計專利的有效期可能會不同。通過這種方式，兩件相似外觀設(shè)計申請可以獲得兩項外觀設(shè)計專利權(quán)。

　　歐洲

　　歐盟外觀設(shè)計申請只進行純形式方面的審查。因此對上述問題一般不審查。相關(guān)的審查在將來可能的無效程序中進行。

　　從上述介紹可以看到，目前各國/地區(qū)對于上述問題采取了不同的解決方式。其中日本的關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計制度目前看來是最好的方式。但根據(jù)我國的具體情況，全面采用這種制度的條件尚不具備。但其中的一些做法還是值得借鑒的。

　　如，申請人在接到上述通知書后，可否申請將兩件外觀申請合案到一件申請中作為相似外觀設(shè)計繼續(xù)審查程序？

　　關(guān)于合案，審查指南中除關(guān)于專利法第三十一條有關(guān)單一性及相似外觀設(shè)計的規(guī)定外，只在專利無效程序中有相關(guān)規(guī)定：“針對不同專利權(quán)的無效宣告案件，部分或者全部當事人相同且案件事實相互關(guān)聯(lián)的，專利復審委員會可以依據(jù)當事人書面請求或者自行決定合并口頭審理?！?

　　那么，對于外觀設(shè)計申請，在審查階段合案是否可行呢？

　　首先看一下對于外觀設(shè)計申請而言，合案申請和分案申請的區(qū)別。

　　外觀設(shè)計不同于發(fā)明和實用新型，其保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準。也就是說，外觀設(shè)計專利中的圖片或者照片起到了兩方面的作用：一方面是披露外觀設(shè)計的技術(shù)方案，相當于發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷恼f明書和附圖；另一方面是確定外觀設(shè)計專利的保護范圍，相當于發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷臋?quán)利要求書。

　　相比而言，發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準。發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的權(quán)利要求可以通過語言文字對若干實施方式進行概括，但外觀設(shè)計的圖片或者照片通常不能概括。因此，將同一產(chǎn)品的多項相似外觀設(shè)計放在一件申請中實質(zhì)上也是另外一種形式的概括。前提是除基本設(shè)計以外的其它諸設(shè)計要與基本設(shè)計相似。

　　對于相似外觀設(shè)計，將若干項設(shè)計合在一件申請中能夠避免將來以互為實質(zhì)相同為由而被無效的風險，不會再出現(xiàn)本文開始時所述案件的情況。但同時，專利權(quán)人日后主張權(quán)利的范圍也受到約束，僅限于相似設(shè)計的范圍。

　　相反，如果申請人分案提交各外觀設(shè)計申請，這樣在授權(quán)后能夠主張的范圍大于相似外觀設(shè)計，但有可能面對以互為實質(zhì)相同為由而被無效的風險。

　　因此，從上面的分析可以看出，不論是分案申請還是合案申請，都是既有其優(yōu)點，但同時也有其缺點。并不能一概認為哪種形式就必然優(yōu)于另一種形式。

　　有觀點認為，以分案方式提交還是以合案方式提交，申請人應當在提交之前就做好選擇。一旦選擇之后，申請人就要自己承擔相應的風險。

　　理論上，上述觀點看似合理。但實踐中經(jīng)常遇到的情形是，在相似外觀設(shè)計的審查過程中審查員認為其中有一項或幾項設(shè)計與基本設(shè)計不相似而要求申請人從該申請中刪除。

　　申請人通常會按照審查員的要求刪除被認為與基本設(shè)計不相似的某項或者某幾項設(shè)計。有些情況下，會將刪除的設(shè)計提交分案。在這種情況下，由于種種原因，如初審審查員判斷不準確，分案授權(quán)的外觀設(shè)計專利將來有可能面對以互為實質(zhì)相同為由而被無效的風險。

　　因此，對于上述類型的外觀設(shè)計申請案件，在審查意見通知書答復階段給申請人合案的機會，是申請人以縮小將來行使權(quán)利的范圍為代價換取兩設(shè)計都獲得授權(quán)，何嘗不是一個可以考慮的解決方案呢？

　　引申問題二：關(guān)于相似外觀設(shè)計的數(shù)量

　　專利法實施細則第二十八條和第三十五條規(guī)定，對同一產(chǎn)品的多項相似外觀設(shè)計提出一件外觀設(shè)計專利申請的，應當在簡要說明中指定其中一項作為基本設(shè)計。對該產(chǎn)品的其他設(shè)計應當與簡要說明中指定的基本設(shè)計相似。一件外觀設(shè)計專利申請中的相似外觀設(shè)計不得超過10項。

　　專利法實施細則中設(shè)定相似設(shè)計的數(shù)量是考慮到如果一件申請中相似設(shè)計數(shù)量過多，會使審查員的工作量過大。

　　雖然上述規(guī)定有其合理性，但實踐中經(jīng)常遇到的一種情況是，如果申請人的相似設(shè)計多于10項該如何處理？

　　由于歐洲、日本、美國對于一件外觀設(shè)計申請中的多項相似外觀設(shè)計的數(shù)量都沒有限制，因此在很多情況下以這些國家或地區(qū)的申請為優(yōu)先權(quán)進入中國的相似外觀設(shè)計數(shù)量會超過10項。

　　按照現(xiàn)行審查指南的規(guī)定，如果一件外觀設(shè)計專利申請中的相似外觀設(shè)計超過10項，審查員應發(fā)出審查意見通知書，申請人修改后未克服缺陷的，駁回該專利申請。

　　如上所述，在這種情況下，超過10項的設(shè)計會被從申請中刪除。而如果刪除的設(shè)計分案的話，則同樣會面臨以與母案中的設(shè)計互為實質(zhì)相同為由而被無效的風險。

　　上述情況的發(fā)生顯然對申請人極為不利，并且也沒有充分體現(xiàn)立法者對專利法第三十一條進行修改所希望達到的立法目的。

　　那么，上述情況如何破解呢？

　　筆者認為，在不突破現(xiàn)行專利法及實施細則的框架的情況下，可以通過變通的方式解決。

　　例如，如果一件外觀設(shè)計專利申請中的相似外觀設(shè)計超過10項，超過10項的設(shè)計提交分案并且獲得授權(quán)，可以考慮在該分案授權(quán)通知書或?qū)＠C書上對上述情況作一說明，該說明作為授權(quán)后不因與母案中的設(shè)計互為實質(zhì)相同為由而被無效的一種特殊例外豁免的依據(jù)。

　　以上是筆者的粗略看法。有不妥之處，敬請各位專家和同仁批評指正。

　　
　　參考文獻：

　　① . 吳大章《外觀設(shè)計專利實質(zhì)審查標準新講》

　?、?. 尹新天《中國專利法詳解》