如何判斷美國專利年費是否需要繳納

2013-11-19
文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司　邵勝男 

　　引言

　　美國專利的專利證書中未清楚寫明專利期限的到期日，而通過USPTO的“Public Pair”僅能檢索專利的狀態(tài)及相關(guān)的中間文件等信息，也不能檢索到專利期限的到期日，這為專利權(quán)人了解一件專利的專利期限到期日增加了難度，僅能通過專利法規(guī)對專利期限的規(guī)定及“Public Pair”中的信息進行推算。

　　而美國專利的年費在授權(quán)后分三次繳納。在繳納年費時，專利權(quán)人需要了解繳納年費的時間及寬限期、專利的專利期限到期日、不繳納年費時該專利的專利到期日等情況，否則，可能導(dǎo)致專利權(quán)人未在規(guī)定時限內(nèi)繳納年費或少繳年費，導(dǎo)致專利視為放棄，或者多繳納年費，導(dǎo)致專利權(quán)人的經(jīng)濟遭受損失。

　　一、專利法規(guī)簡介

　　1. 保護期限*

　　A.1995年6月8日之前提交的申請案

　　1995年6月8日以前提交的發(fā)明專利申請、植物專利申請，其專利期滿終止日為：自專利授權(quán)之日起17年，或自該申請的最早美國有效申請日起20 年，二者取其時間較長者。

　　B.1995年6月8日之后提交的申請案

　　1995年6月8日及以后提交的發(fā)明專利申請、植物專利申請，其專利期滿終止日為：自該申請的美國申請日起20 年（受是否有法定延期影響）。如果該申請按照美國法典第35編第120條、121條或者第365條第c款，結(jié)合了對一個或多個在先申請內(nèi)容的引用，專利期滿終止日為自最早申請日起20年（受是否有法定延期影響）。

　　*此處僅介紹發(fā)明及植物專利的保護期限，不涉及外觀專利的保護期限，因為外觀專利不需要繳納年費。

　　2. 年費

　　美國專利的年費在授權(quán)后分三次繳納，繳納時間分別為專利授權(quán)后3年半、7年半、11年半。在支付附加費的情況下，每次繳納期限均有6個月的寬限期。即每次繳納年費的時間（不需要附加費）分別為3-3.5年；7-7.5年；11-11.5年；繳納年費的時間（需要附加費）分別為3.5-4年；7.5-8年；11.5-12年。

　　如果不繳納某次年費，則在該次年費寬限期的到期日，該件專利到期。

　　若繳納的最后期限是周末或法定假日，時間可以順延至下一個工作日，但是如果該次年費未在下一個工作日支付，則該件專利在繳納的最后期限即視為到期，即到期日為周末或法定日。

　　二、示例

　　本文僅以一件美國專利為例，希望使讀者對判斷一件美國專利是否需要支付某次年費有一定的了解。

　　1.專利情況介紹

　　美國發(fā)明專利US 6,691,086，申請日：2001年7月19日，授權(quán)日：2004年2月10日，PTA ：369天，是一件分案申請，通過一系列的延續(xù)申請，其最早有效申請日：1990年6月1日，非醫(yī)藥類。

　　專利權(quán)人共繳納兩次年費，繳納時間分別2007年7月23日；2011年8月9日。第二次年費繳納寬限期（需要支付附加費）的起始時間分別為：2011年8月11日，2012年2月10日。

　　2.疑惑點

　　該專利的專利到期日？專利權(quán)人是否需要支付第二次年費？

　　3.分析

　　該件分案申請申請日為2001年7月19日，按照專利法規(guī)：“對于1995年6月8日及之后提交的延續(xù)申請，授權(quán)后，專利期限應(yīng)至其享有權(quán)益的最早申請的申請日起算20年，不管其享有權(quán)益的申請的申請日是否在1995年6月8日之前提交”。該件專利的保護期限應(yīng)自最早有效申請日1990年6月1日起算20年，在加上PTA 369天，即專利到期日：2011年6月5日；

　　假設(shè)該件專利一直有效，若專利權(quán)人未繳納第二次年費，那么該專利的專利到期日應(yīng)為第二次繳納年費寬限期的到期日，即2012年2月10日；

　　上述專利權(quán)人不繳納第二次年費，該專利的專利到期日應(yīng)為2012年2月10日的推斷是建立在該件專利一直有效的假定條件下，而實際上，該件專利在2012年2月10日之前，已于2011年6月5日到期，因此，該件專利的專利到期日為2011年6月5日。

　　4.結(jié)論

　　綜上，推斷該專利的專利權(quán)人并不需要支付第二次年費，因為在第二次年費寬限期到期日（2012年2月10日）之前，該件專利已到期（2011年6月5日到期）。即使專利權(quán)人在規(guī)定時限內(nèi)繳納該次年費，仍然不能改變該專利已經(jīng)到期的事實。

　　三、小結(jié)及建議

　　經(jīng)常聽說專利權(quán)人因錯過繳納年費的期限而尋求彌補的途徑，但是尚未聽說專利權(quán)人多繳納年費的情況，但是通過對本文的示例的學(xué)習(xí)及研究，筆者發(fā)現(xiàn)該件專利存在多繳納年費的情況，可能的原因：1.專利權(quán)人對專利期限的計算有誤；和/或2.由于該件專利在第二次年費的繳納期限（不需要附加費）內(nèi)仍有效，而專利權(quán)人未了解或注意：“如果不繳納某次年費，則在該次年費寬限期的到期日，該件專利到期”，所以在寬限期內(nèi)趕緊繳納第二次年費。

　　對于第一種可能性，由于美國專利的申請類型較多，如繼續(xù)申請、部分繼續(xù)申請，導(dǎo)致最早有效申請日的推斷可能存在困難；美國專利延期有PTA、醫(yī)藥專利延期等；美國專利有terminal disclaimer，可以導(dǎo)致部分權(quán)利要求的保護期限縮短，故若一件專利情況相對復(fù)雜，專利權(quán)人推算專利期限相當(dāng)困難。因此，建議專利權(quán)人委托專利代理機構(gòu)進行專利的年費繳納，這樣可以降低風(fēng)險，若專利數(shù)量較多，專利的價值很高，建議專利權(quán)人委托專業(yè)的機構(gòu)進行年費監(jiān)控及繳納，如CPA。

　　而對于第二種可能性，“美國專利年費不繳納時，專利到期日為年費繳納寬限期的到期日”，這一點應(yīng)該引起專利權(quán)人及專利代理機構(gòu)的重視，因為由于這一規(guī)定，專利權(quán)人及專利代理機構(gòu)不僅需要監(jiān)控美國專利的專利保護期限，年費的繳納時限，還需要注意年費繳納寬限期的到期日，并用年費繳納寬限期的到期日與專利期限的到期日相比較，不能看到專利在年費繳納期限（不需要支付附加費）內(nèi)仍有效，就簡單的認為專利權(quán)人必須支付該次年費，而應(yīng)該依據(jù)該件專利在該次年費繳納寬限期（需要支付附加費）內(nèi)是否仍然有效來判斷專利權(quán)人是否需要支付該次年費，否則將可能出現(xiàn)與本文示例相同的情況，導(dǎo)致專利權(quán)人為不再有效的專利買單。

　

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