文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司廣州分公司 許慶勝
摘要:隨著企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護意識的不斷提高,各國際受理局收到的PCT國際申請數(shù)量,呈現(xiàn)逐年提高的趨勢。中國局受理趨勢相同,2017年超過日本,2018年超過美國,居全世界受理局第一,但2023年略降,2024年1-4月,PCT專利申請量為19443件,同比下降5.2%。而進行PCT國際階段申請時,企業(yè)思考較多的是經(jīng)營風險和申請費用的平衡問題,本文從企業(yè)風險影響和申請費用角度闡述PCT申請的不同方式。
關(guān)鍵詞:PCT 費用 風險管控 知識產(chǎn)權(quán) 保護
由于知識產(chǎn)權(quán)保護的地域性特征,國內(nèi)企業(yè)在籌劃涉外貿(mào)易時,為最大限度降低經(jīng)營風險,一般采取以下幾項措施:其一,在貿(mào)易發(fā)生地注冊商標;其二,調(diào)查貿(mào)易發(fā)生地法律法規(guī)及法律法規(guī)執(zhí)行情況;其三在貿(mào)易發(fā)生地申請專利保護。因此,對于尋求海外擴張的企業(yè)而言,通過巴黎公約或PCT(專利合作條約Patent Cooperation Treaty)途徑在目的國申請專利已成為確保其發(fā)明創(chuàng)造得到充分保護的重要選擇。
PCT作為國際專利申請的一種途徑,允許申請人通過向一國專利局作為國際受理局提交一份國際申請,并通過在國際優(yōu)先權(quán)期限內(nèi),進入國家階段在多個國家獲得專利保護。中國于1994年加入PCT,中國國家知識產(chǎn)權(quán)局作為受理局、國際檢索單位和國際初步審查單位,受理所有創(chuàng)新主體的國際申請。
相較于巴黎公約,PCT途徑,簡化了獲得各國受理日所需的申請手續(xù),PCT國際申請日,即為各指定國的實際申請日;申請人可以在首次提交專利之后的30個月進入目標國家,有更長的決策和修改、完善、翻譯時間;同時,通過PCT途徑,申請人可以獲得國際檢索報告,通過國際檢索報告的新穎性和創(chuàng)造性評價,進一步?jīng)Q策是否進入目標國家的國家階段。
因此,在布局全球?qū)@麘?zhàn)略時,企業(yè)多傾向于優(yōu)先采用PCT途徑,以此簡化申請流程、節(jié)約成本,并獲得更全面的信息支持,為后續(xù)進入具體國家階段奠定基礎(chǔ)。
圖1 中美日歐PCT國際階段受理趨勢(2013-2023)
(數(shù)據(jù)來源:WIPO)
圖2 中國國家知識產(chǎn)權(quán)局受理PCT國際申請量
(數(shù)據(jù)來源:WIPO)
企業(yè)在提交PCT國際申請時,一般會考慮兩個因素,一是申請對于企業(yè)的經(jīng)營的風險影響,二是申請費用,本文將結(jié)合申請實踐對這兩個方面的權(quán)重進行簡要分析,以供后來者參考。
首先,PCT申請與國內(nèi)申請的先后順序問題。大多數(shù)企業(yè)會選擇先申請國內(nèi)專利,之后在12個月優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)將中國國家知識產(chǎn)權(quán)局作為PCT國際階段的受理局,提出PCT申請。此時單件發(fā)明專利所產(chǎn)生的官方費用如表1和表2所示。
表1 國內(nèi)發(fā)明專利申請費用明細(單位:元)
表2 PCT國際階段申請費用明細(單位:元)
由表1和表2可知,發(fā)明專利如果國內(nèi)申請不涉及超項、超頁,國際階段不涉及優(yōu)先權(quán)文件制作(或用DAS替代)、要求一項優(yōu)先權(quán)且不提國際初審,國內(nèi)申請官費為3450元,PCT申請國際階段的官方費用為 10320元(其間需注意保密審查,以確保該申請在國內(nèi)獲得保護),兩階段官方費用合計13770元。
同樣,如果企業(yè)選擇國內(nèi)申請與PCT國際申請同時進行,則費用也是13770元,風險在于,保密審查將由國家知識產(chǎn)權(quán)局國內(nèi)審查部和國際受理局同時承擔,可能會延長受理時間,并且國內(nèi)審查意見、國際檢索報告出具的先后順序無法確認,導致兩者無法互相參考以供評估,申請的盲目性增加。
另一種途徑是先將中國國家知識產(chǎn)權(quán)局作為PCT國際階段的受理局提出PCT申請,然后在30個月的優(yōu)先權(quán)期限(寬限期除外)內(nèi)向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出進入中國的申請。國家知識產(chǎn)權(quán)局對此類情況做了費用的減緩(《國家發(fā)展改革委 財政部關(guān)于重新核發(fā)國家知識產(chǎn)權(quán)局行政事業(yè)性收費標準等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格〔2017〕270號)),如表3所示。
此外,由于國際公布,全世界其他創(chuàng)新主體,對中國國家知識產(chǎn)權(quán)局公布的國際文本,更易查得,尤其是國際公布文本選擇英文公布時;而國內(nèi)企業(yè)處理涉外貿(mào)易時,30個月以內(nèi),隨時可以選擇進入目的國的國家階段,減少了被海外創(chuàng)新主體模仿抄襲的風險,更進一步,降低了海外創(chuàng)新主體同步獲得貿(mào)易目的國專利權(quán)并反向維權(quán)的風險。
表3 PCT進入中國申請費用明細(單位:元)
表4中國國家知識產(chǎn)權(quán)局作為受理局按不同順序提交PCT申請的費用對比(單位:元)
如表4,同樣獲得國內(nèi)和PCT國際申請權(quán),由于順序的不同,所涉費用不同,費用最優(yōu)的順序為將中國國家知識產(chǎn)權(quán)局作為國際受理局,先申請PCT國際階段,再進入中國國家階段。此種處理方案,以中國國家知識產(chǎn)權(quán)局作為PCT國際階段的受理局提出PCT申請,相當于默認保密審查。較之先申請國內(nèi)專利,再申請PCT,國內(nèi)專利申請官方費用減少3400元,優(yōu)先權(quán)時間增加了18個月,企業(yè)有更多的時間考慮下一步申請計劃;并且,國家知識產(chǎn)權(quán)局會出具一份檢索報告,企業(yè)可根據(jù)此檢索報告對該申請方案的新穎性和創(chuàng)造性進行評估,從而為該專利的后續(xù)布局提供參考。
其次,需要注意的是,PCT申請不涉及授權(quán)問題,而中國國家知識產(chǎn)權(quán)局同為國內(nèi)和國際階段的受理單位,其在收到國內(nèi)申請時,會將其作為PCT進中國的案件處理,即申請?zhí)柕牡谖逦粩?shù)為8;國際檢索報告,一般9個月左右出具,往往在此之前,國內(nèi)申請的審查不實質(zhì)進行,從而壓后國內(nèi)申請的審查、授權(quán)時間,此時間3年以上的占比較高,遠高于普通國內(nèi)案件9-12個月下發(fā)第一次審查意見的時間周期。故對于追求國內(nèi)申請授權(quán)時效的企業(yè),此方案弊端明顯。
綜上所述,企業(yè)制定海外專利布局計劃時,在申請前,應對比不同路徑和布局順序,綜合評估選擇最優(yōu)方案,從而更好的平衡海外經(jīng)營風險和申請費用。