文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓宏星

　　美國(guó)專利法35 U.S.C. 112(a)規(guī)定1）：

　　“The specification shall contain a written description of the invention,and of the manner and process of making and using it,in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention”.

　?。ㄗⅲ?）此為AIA下的規(guī)定，其對(duì)應(yīng)于Pre-AIA下35 U.S.C. 112條第一段的規(guī)定）

　　該法條涉及3項(xiàng)要求：1）“written description”，2）“enablement”，以及3）“bestmode”。表面看來，這三項(xiàng)要求均與通常所說的充分公開或支持要求相關(guān)，但實(shí)際上與中國(guó)專利法第26條第3款的充分公開要求和第4款的支持要求還是有明顯不同。特別是前兩項(xiàng)written description和enablement要求，初次接觸美國(guó)專利法的人對(duì)其極易感到困惑。為方便，本文中將上述1）和2）兩項(xiàng)要求分別稱為“書面描述”要求和“能夠?qū)崿F(xiàn)”要求。

　　本文試圖對(duì)written description要求的立法目的、法規(guī)要求、滿足方式進(jìn)行初步梳理，并比較其與enablement要求的區(qū)別。

　　根據(jù)MPEP2163，書面描述要求具有以下幾個(gè)政策目標(biāo)：1）基本目的是要求申請(qǐng)文件清楚地表明申請(qǐng)人已經(jīng)完成了所要求保護(hù)的主題的發(fā)明創(chuàng)造；2）既滿足發(fā)明人披露專利技術(shù)知識(shí)的義務(wù)，也證明專利權(quán)人擁有該發(fā)明；3）通過確保專利權(quán)人在專利說明書中充分描述其發(fā)明（作為發(fā)明專利在專利期內(nèi)享有排他權(quán)的交換條件）來促進(jìn)有用技術(shù)的進(jìn)步。

　　上述3個(gè)目標(biāo)歸根到底，是要求發(fā)明人（申請(qǐng)人）公開足夠的信息以證明發(fā)明人在有效申請(qǐng)日時(shí)擁有本發(fā)明。

　　為滿足書面描述要求，專利說明書必須提供描述發(fā)明的足夠細(xì)節(jié)，以使得本領(lǐng)域技術(shù)人員可以合理得出結(jié)論：發(fā)明人擁有所要求保護(hù)的發(fā)明。不過，只表明擁有還不足以保證完全符合書面描述要求。書面描述可以存在于原始提交的權(quán)利要求中，或者存在于原始提交的說明書中。申請(qǐng)人可以采用文字、結(jié)構(gòu)式、附圖、表格和公式等充分描述所要保護(hù)的發(fā)明。

　　在證明方式上，申請(qǐng)人可以通過不同方式來表明“擁有”。例如，他可以描述發(fā)明被實(shí)際付諸實(shí)施（reduction to practice），或者可以顯示該發(fā)明“已準(zhǔn)備好專利”（例如，表明發(fā)明已完成的附圖或化學(xué)式），或者還可以描述足以表明申請(qǐng)人擁有該發(fā)明的區(qū)別性鑒別特征。不管怎樣，滿足書面描述要求實(shí)質(zhì)上是一個(gè)事實(shí)問題，其隨要求保護(hù)的發(fā)明的本質(zhì)而變化。例如，在某些生物材料發(fā)明中，通過描述進(jìn)行了根據(jù)37 CFR 1.801的保藏可以表明實(shí)際付諸實(shí)施（參見Enzo Biochem,323 F.3d at 965, 63 USPQ2d at 1614）。需要注意的是，保藏行為不必須在申請(qǐng)日之前完成，而是可以在申請(qǐng)?zhí)峤缓笫跈?quán)前完成，這與中國(guó)專利實(shí)踐下的規(guī)定明顯不同。在中國(guó)，滿足充分公開要求所必需的保藏要在申請(qǐng)日之前完成。還要注意，保藏并不是完成發(fā)明書面描述要求的簡(jiǎn)單替代，因此對(duì)于保藏材料的書面描述要盡可能完整，因?yàn)閷＠麑彶槭且詴婷枋鰹榛A(chǔ)進(jìn)行的。

　　在以下幾種情況下，可能會(huì)遇到書面描述問題：1）確定原始權(quán)利要求是否得到充分描述；2）確定是否新的或修改的權(quán)利要求得到說明書的支持；以及3）確定要求保護(hù)的發(fā)明是否有權(quán)享有在先優(yōu)先權(quán)日或有效申請(qǐng)日的權(quán)益。

　　在審查書面描述問題時(shí)，先應(yīng)假定申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)要求保護(hù)的發(fā)明已滿足了書面描述要求，也就是說USPTO負(fù)有提出證據(jù)或理由的初步舉證責(zé)任。對(duì)于原始提交的權(quán)利要求來說，如果缺少對(duì)發(fā)明某一方面的充分描述，未達(dá)到本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠公認(rèn)提交發(fā)明時(shí)申請(qǐng)人已經(jīng)擁有發(fā)明的程度，此時(shí)可能會(huì)引發(fā)書面描述問題。例如，權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)“一種包含SEQ ID NO:1的基因”，該基因可被解釋為除了序列1外還可包含其它特定結(jié)構(gòu)，諸如啟動(dòng)子、編碼區(qū)或其它元件。雖然序列1已被充分公開，但權(quán)利要求所涵蓋的其它結(jié)構(gòu)（例如啟動(dòng)子、編碼區(qū)或其它常規(guī)元件）可能未被充分公開。

　　當(dāng)申請(qǐng)文件中未描述或現(xiàn)有技術(shù)中缺少功能與結(jié)構(gòu)之間的關(guān)聯(lián)性時(shí)，僅通過制備方法和/或其功能描述的發(fā)明可能不滿足書面描述要求。以軟件發(fā)明為例，在軟件構(gòu)成發(fā)明最佳實(shí)施方案的一部分的情況下，按慣例，需要披露軟件的功能，以滿足最佳實(shí)施方式（best mode）的要求，同時(shí)也滿足書面描述的要求。此時(shí)可能不需要公開具體的軟件代碼，這是因?yàn)榫帉戇@樣的軟件代碼是在本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常能力范圍內(nèi)，不需要過多試驗(yàn)（undue experimentation）即可實(shí)現(xiàn)。

　　對(duì)于修改的權(quán)利要求而言，書面描述要求可防止在專利申請(qǐng)文件中引入新內(nèi)容（new matter），從而達(dá)到避免申請(qǐng)人加入超出原始提交的主題的信息的目的。一方面，原始提交的權(quán)利要求書是披露內(nèi)容的一部分，因此當(dāng)原始提交的說明書未包含原始提交的權(quán)利要求書的內(nèi)容時(shí)，申請(qǐng)人可以修改說明書以納入權(quán)利要求中要求保護(hù)的主題。另一方面，當(dāng)新的或修改的權(quán)利要求中包含了未得到原始申請(qǐng)文件支持的要素或限定特征時(shí)，這樣的修改違背了書面描述要求。因此，在此意義上，美國(guó)專利法35 U.S.C.112(a)下的書面描述要求在立法目的上起到了與中國(guó)專利法33條關(guān)于修改超范圍規(guī)定的同樣作用。例如，亞組（subgenus）的范圍有時(shí)得不到寬泛披露的支持，也得不到落入該亞組內(nèi)具體實(shí)例的支持（參見In re Lukach,442 F.2d 967, 169 USPQ 795 (CCPA 1971) ）；關(guān)于上位寬泛概念的描述得不到其亞組或下位概念的支持（參見In re Smith, 458 F.2d 1389, 1395, 173 USPQ 679, 683 (CCPA 1972)）。另外，對(duì)于明顯錯(cuò)誤的更正來說，在本領(lǐng)域技術(shù)人員不僅能確認(rèn)錯(cuò)誤的存在而且能確認(rèn)對(duì)錯(cuò)誤的合適更正的情況下，這種更正不構(gòu)成新內(nèi)容（In re Oda,443 F.2d 1200,170 USPQ 268 (CCPA 1971)）。上述這些要求和規(guī)定是與中國(guó)和歐洲實(shí)踐基本一致的。對(duì)于生物材料保藏，美國(guó)實(shí)踐中有些不同于中國(guó)和歐洲的規(guī)定。例如，如果提交的申請(qǐng)文件中包括了錯(cuò)誤的核酸序列信息并且援引了對(duì)該序列材料的符合37 CFR 1.801的保藏，則對(duì)該核酸序列的符合說明書中描述化合物的更正是允許的（參見 Cubist Pharm.,Inc.v. Hospira,Inc.,805 F.3d 1112,1118,117 USPQ2d 1054,1059 (Fed.Cir.2015)）。再如，在申請(qǐng)日以后提交的、用來提供對(duì)序列信息的更正的保藏，如果滿足以下條件，則是可接受的：申請(qǐng)人提交了符合37 CFR 1.804的聲明，表明所保藏的生物材料即是申請(qǐng)文件中所具體定義的生物材料。

　　美國(guó)專利法35 U.S.C.112(a)的書面描述要求涵蓋了其他國(guó)家專利法中規(guī)定的修改不得引入新內(nèi)容的要求。這一作用，看似將不同法條的規(guī)定納入同一法條中，實(shí)際上是有其本源上的邏輯的。書面描述的本質(zhì)要求在于考察說明書在申請(qǐng)日時(shí)是否向本領(lǐng)域技術(shù)人員合理、清楚地傳達(dá)了申請(qǐng)人擁有其所要求保護(hù)的發(fā)明這樣一個(gè)信息。在美國(guó)發(fā)明法案（AIA）后，美國(guó)雖然向世界通例進(jìn)行了妥協(xié)和靠攏，將先發(fā)明制修改為所謂的先申請(qǐng)制（實(shí)際上是發(fā)明人的先申請(qǐng)制），但是仍未完全放棄對(duì)發(fā)明人權(quán)利的尊重。AIA后關(guān)注和強(qiáng)調(diào)發(fā)明人的利益，作為排他權(quán)利的交換或?qū)r(jià)，發(fā)明人需要將其發(fā)明內(nèi)容充分公布給公眾。在此邏輯上，發(fā)明人只有完成發(fā)明，才有可能擁有發(fā)明，然后才有可能實(shí)現(xiàn)排他權(quán)利。因此，112條本質(zhì)要求發(fā)明人（申請(qǐng)人）完成發(fā)明和擁有發(fā)明。

　　顯而易見，如果允許修改納入新內(nèi)容，則相當(dāng)于允許將要求保護(hù)的技術(shù)方案修改為申請(qǐng)日并未完成或擁有的發(fā)明，這顯然不符合公開換取保護(hù)的立法宗旨。所以說，禁止納入新內(nèi)容的修改原則是與書面描述原則具有同一思想內(nèi)核的。

　　前文已經(jīng)給出了一些對(duì)于書面描述要求的規(guī)定和實(shí)例，那么，如何判斷是否符合書面描述要求？有哪些判斷原則？

　　首先，應(yīng)當(dāng)清楚的是，整個(gè)申請(qǐng)文件是考察的對(duì)象，但衡量的標(biāo)尺是權(quán)利要求，因?yàn)榕潘麢?quán)是基于權(quán)利要求來考量的。因此，在判斷是否滿足書面描述要求時(shí)，須基于權(quán)利要求進(jìn)行。

　　其次，對(duì)于每個(gè)權(quán)利要求而言，確定權(quán)利要求整體保護(hù)什么。權(quán)利要求的解釋對(duì)于書面描述分析來說非常重要。權(quán)利要求的解釋是審查過程中的必要步驟，必須對(duì)每個(gè)權(quán)利要求進(jìn)行單獨(dú)分析并基于最寬合理解釋（broadest reasonable interpretation）原則進(jìn)行解釋。解釋時(shí)，整個(gè)權(quán)利要求都要納入考慮，包括前序部分和特征部分。

　　然后，考察整個(gè)申請(qǐng)文件，確定是否申請(qǐng)人已經(jīng)為要求保護(hù)的發(fā)明（包括每個(gè)要素和/或步驟）提供了支持。需要注意的是，整個(gè)申請(qǐng)文件（包括說明書、權(quán)利要求書、附圖、序列表等）都是考察的對(duì)象。另一方面，對(duì)于本領(lǐng)域眾所周知的信息或常規(guī)手段，不需要在說明書中做詳細(xì)描述（參見Hybritech,Inc.v.Monoclonal Antibodies,Inc., 802 F.2d 1367, 1379-80,231 USPQ 81,90 (Fed.Cir.1986)）。

　　最后，判斷是否滿足書面描述要求。判斷是否“擁有”發(fā)明，可以有多種方法。例如，可通過描述所要保護(hù)發(fā)明的實(shí)際付諸實(shí)施來表明“擁有”。在化學(xué)領(lǐng)域中，實(shí)施例就是最典型的證明付諸實(shí)施的證據(jù)，因?yàn)閷?shí)施例往往就是具體實(shí)驗(yàn)或試驗(yàn)的記錄。需要注意的是，實(shí)施例在語法描述方式上應(yīng)該采用過去式的時(shí)態(tài)，而不應(yīng)該用現(xiàn)在時(shí)時(shí)態(tài)，因?yàn)楝F(xiàn)在時(shí)時(shí)態(tài)往往表達(dá)一般性的情況而不表達(dá)“過去發(fā)生了”的事情。另外，還可以通過附圖或化學(xué)結(jié)構(gòu)式來描述發(fā)明，這些也可以作為表明擁有的證據(jù)。當(dāng)然，還可以通過對(duì)有關(guān)特征（例如結(jié)構(gòu)、理化性質(zhì)）給出充分的、鑒別性的描述，來實(shí)現(xiàn)此要求（參見Purdue Pharma L.P. v. Faulding Inc., 230 F.3d 1320, 1323, 56 USPQ2d 1481, 1483 (Fed. Cir. 2000)）。

　　前面提到過，發(fā)明人只有完成發(fā)明，才有可能擁有發(fā)明，因此發(fā)明必須處于完成狀態(tài)，而不能是“尚未完成”甚至“基本完成”。顯然，付諸實(shí)施可以提供發(fā)明處于完成狀態(tài)的最好證據(jù)。但反過來，付諸實(shí)施的證據(jù)要求并非是每一個(gè)案件中必需的。

　　一般來說，滿足書面要求所需的描述隨發(fā)明的范圍和性質(zhì)而不同，可能需要考慮多種因素，例如本領(lǐng)域的技術(shù)和知識(shí)水平。在大多數(shù)成熟技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)和知識(shí)水平較高，書面描述要求就相應(yīng)降低；相反，對(duì)于新興的和預(yù)測(cè)性低的技術(shù)而言，或者對(duì)不可合理預(yù)測(cè)的發(fā)明而言，就需要更多的證據(jù)來證明擁有發(fā)明這一事實(shí)。例如，說明書僅公開了制造方法，但未公開產(chǎn)品的功能或用途，則可能不足以支持產(chǎn)品權(quán)利要求（除了product-by-process型權(quán)利要求外）。又如，在公開了實(shí)際用于生產(chǎn)產(chǎn)品的方法的情況下，product-by-process型權(quán)利要求的書面描述要求通?？蓾M足，但對(duì)于其他方法制得的產(chǎn)品可能不能滿足。

　　對(duì)于涉及一個(gè)上位概念的權(quán)利要求而言，書面描述可通過以下幾種方式滿足：通過實(shí)際付諸實(shí)施的代表性的若干下位概念，通過附圖，通過公開相關(guān)的鑒別性特征（例如結(jié)構(gòu)或物理/化學(xué)性質(zhì)），或者通過功能性特征（具有已知或公開的功能-結(jié)構(gòu)關(guān)系）。在第一種情形下，代表性下位概念的數(shù)目可能取決于下位概念之間的必要共性。對(duì)于預(yù)測(cè)性低的領(lǐng)域，在上位概念涵蓋多種下位概念的情況下，僅一種下位概念的披露可能難以滿足要求；事實(shí)上，公開內(nèi)容必須能夠充分反映結(jié)構(gòu)的多樣性，或者通過給出足夠的代表性的下位概念，或者通過建立合理的結(jié)構(gòu)-功能相關(guān)性來滿足。例如，在藥學(xué)領(lǐng)域，如果闡釋出藥物分子結(jié)構(gòu)與生物活性之間的“構(gòu)效關(guān)系”，則有可能據(jù)此要求保護(hù)較寬范圍的通式化合物。

　　Enablement與written description同為112條a款下的獨(dú)立要求。初次接觸美國(guó)專利法的人往往很難將其區(qū)分清楚。兩者都是對(duì)專利申請(qǐng)文件的實(shí)質(zhì)性要求，均涉及對(duì)申請(qǐng)文件充分公開的要求。Enablement意為“能夠?qū)崿F(xiàn)”，旨在在要求保護(hù)的發(fā)明的整個(gè)范圍內(nèi)無需過度試驗(yàn)（undue experimentation）就能實(shí)現(xiàn)發(fā)明，它要求發(fā)明人足夠清楚地描述其發(fā)明，以使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠理解如何制造和使用該發(fā)明。

　　Enablement的要求基本上對(duì)應(yīng)于中國(guó)專利法第26條第3款的“說明書清楚、完整；能夠?qū)崿F(xiàn)”以及第4款“以說明書為依據(jù)”的要求；而written description的要求基本上對(duì)應(yīng)于中國(guó)專利法第26條第3款的“說明書清楚、完整；能夠?qū)崿F(xiàn)”以及中國(guó)專利法第33條“修改不得超范圍”的要求。換言之，兩者的主要區(qū)別在于中國(guó)專利法26條4款和33條；另外，在26條3款意義上的具體要求方面也有不同側(cè)重點(diǎn)。

　　另外，enablement與written description二者關(guān)注的內(nèi)容、實(shí)現(xiàn)的目的和保護(hù)的權(quán)益亦有所不同。前者關(guān)注公眾利益，重在保障申請(qǐng)文件提供充分信息使得他人能夠再現(xiàn)發(fā)明，后者則重在證明發(fā)明在申請(qǐng)日已實(shí)際完成；前者旨在實(shí)現(xiàn)減輕公眾實(shí)施的負(fù)擔(dān)的目的，后者重在解決權(quán)利本源的正當(dāng)性問題。更具體來說，Written Description可以起到以下具體目的：允許USPTO對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行有效審查，允許法院理解發(fā)明、確定符合法規(guī)和解釋權(quán)利要求，以及允許公眾理解并改進(jìn)發(fā)明和避開專利權(quán)人排他權(quán)的邊界。

　　在某些發(fā)明中，enablement與written description二者可以同向變化。如聯(lián)邦巡回法院指出的，“記載在整個(gè)權(quán)利要求范圍內(nèi)的如何制造和使用發(fā)明通常足以證明發(fā)明人擁有整個(gè)范圍的發(fā)明，并且反之亦然”（LizardTec, Inc. v Earth Resource Mapping, Inc., 424 F3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2005)）。然而，可能專利權(quán)人僅能滿足其中一個(gè)要求而不滿足另一個(gè)要求。舉個(gè)例子，說明書公開了發(fā)明包括化合物A、B或C，但說明書沒有公開每一種化合物是如何制備和使用的。此時(shí)，專利權(quán)人可能通過描述發(fā)明而滿足了written description要求，但因未能向本領(lǐng)域技術(shù)人員提供足夠詳細(xì)的關(guān)于如何制造和使用發(fā)明的信息而不滿足enablement要求。同樣，專利權(quán)人也可能滿足enablement要求而不滿足written description要求，例如，說明書討論了化合物A但未告知本領(lǐng)域技術(shù)人員給技術(shù)可用于別處，在此例中，假定說明書包含了關(guān)于化合物A的足夠信息，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠制造和使用化合物B和C，但是說明書沒有具體提到或內(nèi)在地公開關(guān)于化合物B或C的信息，則該公開滿足了對(duì)于全部三種化合物來說的enablement要求，但是不滿足對(duì)于由化合物A-C組成的類別的權(quán)利要求的written description要求。

　　簡(jiǎn)而言之，兩者的一個(gè)重要區(qū)別可以理解為，對(duì)于enablement要求來說，可以從申請(qǐng)的直接公開內(nèi)容進(jìn)行引導(dǎo)或推導(dǎo)，并且可以結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)；而對(duì)于written description要求而言，只可由申請(qǐng)文件直接公開內(nèi)容得出，不能夠進(jìn)行引導(dǎo)或推導(dǎo)。

　　總之，112條a款下規(guī)定的書面描述要求迫使申請(qǐng)人描述發(fā)明并證明在申請(qǐng)日時(shí)擁有發(fā)明。除了該教導(dǎo)功能外，書面描述要求還對(duì)申請(qǐng)人后來修改申請(qǐng)或擴(kuò)大專利主題構(gòu)成限制。通過這些規(guī)定，書面描述要求旨在實(shí)現(xiàn)明確權(quán)利本源的正當(dāng)性問題以及避免對(duì)公眾權(quán)利的侵害。了解了這些，相信會(huì)有助于更好理解美國(guó)專利法112條的規(guī)定，并有效避免和克服相關(guān)缺陷。