文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋

　　印度尼西亞是世界上最大的群島國家，位于亞洲與澳洲之間，銜接太平洋與印度洋要沖，是東盟國家中經(jīng)濟體量較大者，同時也是中國一帶一路戰(zhàn)略中東南亞地區(qū)的重要貿(mào)易往來國家之一。自2015年起，中國企業(yè)到印尼投資和發(fā)展市場的情況愈見增多，中國企業(yè)對商標注冊和保護的需求也逐漸增加，但鑒于印尼特殊的先公告后實審的商標注冊制度及特殊國情，近年來，在印尼第三人惡意搶注中國公司商標的侵權(quán)事件頻發(fā)，對許多中國企業(yè)商標權(quán)利保護和市場發(fā)展帶來了較大的影響。本文從中國企業(yè)在印尼商標權(quán)利保護的角度出發(fā)，對印尼商標制度、惡意搶注發(fā)生的情況和中國企業(yè)合理應(yīng)對措施進行簡要闡述，以期能為相關(guān)中國企業(yè)在印尼尋求商標權(quán)利保護提供一定的思路。

　　一、印尼商標申請注冊流程簡介

　　印尼商標制度自2016年印尼《商標法》修改后，為先公告后實審制度，2016年以后提交的商標申請，申請?zhí)峤缓筮M入公告程序，公告期2個月，公告期內(nèi)無異議的，進入實質(zhì)審查程序，實審?fù)ǔＰ枰?-12個月。

　　實質(zhì)審查部分的內(nèi)容通常從絕對理由和相對理由兩方面進行審查，絕對理由通常指商標是否具有顯著性，以及是否有虛偽詐欺等不法事實和其他法律規(guī)定不可注冊的情況。相對理由主要指是否存在在先近似商標，包括申請中的在先商標等其他在先權(quán)利。如有符合上述事宜的，則會下發(fā)第一次駁回通知（provisional refusal）, 商標申請人需在30日內(nèi)進行答復(fù)，如不答復(fù)或答復(fù)理由未被審查員接受的，將被下發(fā)最終駁回通知（final refusal）， 針對該最終駁回通知，需在三個月內(nèi)向商標上訴委員會（The Trademark Appeal Board）上訴，否則該最終駁回通知將生效。

　　印尼在商品上適用尼斯分類，對商標顯著性的審查也較為常規(guī)，故較少因商標缺乏顯著性或商品修改意見而下發(fā)駁回。在印尼商標申請實踐中，最常見的駁回為引證在先近似商標的駁回。且如是印尼單一國家申請，印尼商標局在第一次駁回時不會下發(fā)部分駁回，而是直接駁回申請商標在全部商品上的注冊，如引證商標僅與申請商標的部分類別商品類似，則可以提交復(fù)審爭辯，如爭辯成功，官方會下發(fā)在部分商品上的最終駁回，而申請商標將直接在審查員認定不類似的商品上被核準注冊。如是馬德里指定印尼申請，則第一次駁回中即可能引證在先商標下發(fā)部分駁回，針對該部分駁回，如申請人未在期限內(nèi)委托當?shù)卮硭M行答復(fù)，則印尼官方將在該商標的全部商品上下發(fā)最終駁回，這也是近年來因印尼加入馬德里體系后，新出現(xiàn)的實踐變化。

　　此外，如企業(yè)商標在印尼申請過程中被引證近似度過高而難以克服的在先商標駁回的，因印尼不接受共存同意函，較為常見且有效的措施是與引證商標所有人進行和談，探討購買轉(zhuǎn)讓該商標的可能性，并將轉(zhuǎn)讓協(xié)議提交官方以克服駁回。因印尼許多商標均由個人申請，僅作為囤標手段或用于個體工商戶小規(guī)模經(jīng)營，此類情況下和談購買具有較強可行性，且支付的對價不至于過高，能夠較好地維護企業(yè)利益。

　　二、實踐中遇到的惡意搶注情形及應(yīng)對措施

　　因印尼商標惡意搶注情況較為嚴重，中國企業(yè)在印尼經(jīng)常會遇到商標被惡意搶注，搶注人可能是印尼當?shù)貎H為惡意囤積各知名企業(yè)商標的個人，也可能是中國企業(yè)在印尼的關(guān)聯(lián)公司，代理商及相關(guān)個人，或者在展會中了解到企業(yè)概況的相關(guān)人士使用企業(yè)宣傳物料上的商標標志進行搶注，種種情況，不一而足。搶注商標可能是與原商標完全一致，也可能作為仿冒經(jīng)營的品牌與原商標具有高度相似性。針對上述情況，在搶注商標申請注冊的不同階段，其具體的應(yīng)對措施及維權(quán)成本也各不相同。

　　1.探討和談購買搶注商標的可能

　　首先，如企業(yè)本身在印尼沒有在先商標申請的情況下，如在進入印尼市場后遇當?shù)貎H為惡意囤積各知名企業(yè)商標的個人，最經(jīng)濟有效的辦法即與該搶注人談判購買該商標，在維權(quán)的同時也獲得了較早時間申請或注冊的在先權(quán)利，同時降低了企業(yè)自身商標申請時被引證搶注商標駁回的風(fēng)險。

　　2.提前采取商標監(jiān)測，及時提起異議有效手段

　　其次，若企業(yè)不愿和談，或和談無果，則建議企業(yè)在2個月公告期的黃金時間，及時提起異議申請。即使在印尼并無在先權(quán)利，如企業(yè)在國內(nèi)有較早注冊和廣泛的使用情況，則異議成功的可能性較高。如此，可及時通過行政程序維權(quán)。在異議同時，建議及時提交新申請，以防第三人在此期間插足。印尼異議的審查程序與國內(nèi)基本相同，時間上需要10-18個月不等。

　　3.搶注商標實審階段可嘗試的措施

　　如搶注商標公告期已過，在實質(zhì)審查階段，則企業(yè)難以對搶注商標采取實質(zhì)有效的措施，可以考慮向印尼官方提交“非正式反對函”，說明搶注商標為惡意搶注，而企業(yè)為商標的真正權(quán)利人，但針對此類非正式反對函，審查員是否接受取決于其自由裁量，該反對函并無任何強制效力或證明效力。此外，如惡意搶注人同時搶注企業(yè)多件商標，或已生產(chǎn)或銷售商標侵權(quán)產(chǎn)品的，企業(yè)可以考慮向搶注人發(fā)送律師函，以起到警告和施壓的目的，為后續(xù)可能的和談提供籌碼，同時也是后續(xù)如需通過訴訟途徑主張賠償時的一個曾主張過侵權(quán)的重要佐證。

　　4.搶注商標已注冊后的救濟途徑

　　如搶注商標已成功注冊，則需對搶注商標提起無效或基于三年不使用提起撤銷。印尼商標無效及撤銷程序均屬于訴訟程序，成本較高且耗時較長，不便于企業(yè)市場發(fā)展及企業(yè)自身利益的維護。

　　如企業(yè)能夠證明商標搶注人為惡意的（a.提供商標在全球其他國家大量注冊和使用證據(jù)以主張企業(yè)商標為馳名商標，企業(yè)為商標真正權(quán)利人；或b.主張搶注人與企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系并能提供相關(guān)證據(jù)如與搶注人之間業(yè)務(wù)往來關(guān)系書面文件），則對搶注商標提起無效的成功概率稍高，商標無效程序主要是向印尼商業(yè)貿(mào)易法院（the Court of Commerce）提起訴訟，審理時長在8個月-1年左右，收到判決后14日內(nèi)可上訴至最高法院（the Supreme Court）。此外，因印尼商標無效程序不能同時請求賠償，對企業(yè)來說，需要再次提起民事訴訟以主張侵權(quán)賠償，維權(quán)成本較高。

　　如企業(yè)難以證明商標搶注人的惡意，可基于連續(xù)三年不使用對搶注商標提出撤銷。與國內(nèi)程序差異較大的是，印尼撤銷程序的舉證責(zé)任在撤銷方，因此，在提起撤銷訴訟前，需提供詳盡的市場調(diào)查報告。鑒于印尼由17000多個島嶼組成，市場調(diào)查的難度可想而知。因此，一般情況下，不建議企業(yè)貿(mào)然提起撤銷訴訟。

　　雖然針對不同情形和不同階段的商標搶注都有一定的相應(yīng)救濟手段，但是商標權(quán)利的提前布局，是擺脫被動地位的最佳選擇，且所受到的保護更加全面也更加有效。近年來，隨著中國由資本輸入國向資本輸出國轉(zhuǎn)向，大量的中國企業(yè)走出國門，逐漸面對地域性造成的知識產(chǎn)權(quán)保護差異，隨著企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護意識的提升，許多企業(yè)逐漸開始注重商標先于市場的布局，也盼望著在中國企業(yè)和商標代理機構(gòu)的共同努力之下，惡意搶注之風(fēng)能夠被盡力杜絕，廣大中國企業(yè)的商標權(quán)利能夠得到最大程度的保護。