文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋天凱

　　在申請(qǐng)文件撰寫(xiě)以及審查意見(jiàn)的答辯等環(huán)節(jié)中，背景技術(shù)所公開(kāi)的內(nèi)容發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，但目前，很多專利代理師（或申請(qǐng)人）并不重視背景技術(shù)的撰寫(xiě)以及查閱，這在申請(qǐng)文件撰寫(xiě)和審查意見(jiàn)答辯過(guò)程中都可能導(dǎo)致一系列的問(wèn)題。

　　★申請(qǐng)文件撰寫(xiě)過(guò)程中的問(wèn)題

　　根據(jù)《專利審查指南》第二部分第二章第2.2.3節(jié)規(guī)定，在發(fā)明或者實(shí)用新型說(shuō)明書(shū)的背景技術(shù)部分應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)，并且，還要客觀地指出背景技術(shù)中存在的、由本發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案所要解決的問(wèn)題和缺點(diǎn)。也就是說(shuō)，在一份申請(qǐng)文件中，背景技術(shù)部分需要指明本申請(qǐng)要解決的問(wèn)題和缺點(diǎn)是什么。

　　然而，現(xiàn)實(shí)的情況卻是很多的申請(qǐng)文件中有關(guān)背景技術(shù)一欄的內(nèi)容僅僅是對(duì)于技術(shù)領(lǐng)域部分的擴(kuò)大解釋，以闡釋該技術(shù)領(lǐng)域或相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品的重要性，甚至僅僅公開(kāi)一些不相關(guān)的內(nèi)容等。如此，就有可能導(dǎo)致獨(dú)立權(quán)利要求是否缺乏解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征的判定依據(jù)的缺失。

　　根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第二十條第二款規(guī)定，獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)記載解決技術(shù)問(wèn)題的必要技術(shù)特征，這里所提到的技術(shù)問(wèn)題即與背景技術(shù)部分所闡述的技術(shù)問(wèn)題相對(duì)應(yīng)。對(duì)此，或許會(huì)有人提出異議，根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第十七條第四款的規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型要解決的技術(shù)問(wèn)題是在發(fā)明內(nèi)容部分記載。不錯(cuò)，發(fā)明內(nèi)容部分也會(huì)對(duì)技術(shù)問(wèn)題以及技術(shù)效果等進(jìn)行記載，但是，發(fā)明內(nèi)容部分的問(wèn)題在于，很多時(shí)候代理師（或申請(qǐng)人）會(huì)將本申請(qǐng)所有的技術(shù)效果都以“有益效果”的形式羅列出來(lái)。

　　例如，發(fā)明內(nèi)容的第一段可以寫(xiě)作“本發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種XX產(chǎn)品，具有A效果、B效果、C效果……”，而事實(shí)上，獨(dú)立權(quán)利要求所要解決的技術(shù)問(wèn)題、所要取得的技術(shù)效果可能只對(duì)應(yīng)于A效果，此時(shí)，若將獨(dú)立權(quán)利要求與發(fā)明內(nèi)容部分相對(duì)應(yīng)，則必然會(huì)引起缺乏必要技術(shù)特征的實(shí)質(zhì)缺陷，一旦此缺陷產(chǎn)生，如不修改，本申請(qǐng)不能獲得授權(quán)，如修改，本申請(qǐng)的保護(hù)范圍又必將受到影響，這無(wú)疑會(huì)對(duì)申請(qǐng)人的利益造成嚴(yán)重?fù)p害。

　　因此，在對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行撰寫(xiě)時(shí)，代理師（或申請(qǐng)人）應(yīng)當(dāng)注重對(duì)于背景技術(shù)部分的描述，并最好明確提出本申請(qǐng)要解決的核心技術(shù)問(wèn)題是什么，這里的核心技術(shù)問(wèn)題即指與獨(dú)立權(quán)利要求相對(duì)應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題，以增加對(duì)于缺乏必要技術(shù)特征的抗辯依據(jù)。

　　此外，背景技術(shù)的內(nèi)容可以分為兩類：一類來(lái)自引證文件，這一類有據(jù)可查，且均位于申請(qǐng)日以前，基本可以認(rèn)定為現(xiàn)有技術(shù)；另一類則為代理師（或申請(qǐng)人）的自描述，這一類內(nèi)容在申請(qǐng)日之前的文獻(xiàn)中很難查到原文，同時(shí)，又很難證明現(xiàn)有技術(shù)中不存在。對(duì)于這類背景技術(shù)部分所公開(kāi)的內(nèi)容是否為現(xiàn)有技術(shù)的事實(shí)認(rèn)定，盡管有大量的學(xué)者、從業(yè)人員進(jìn)行討論，但當(dāng)前仍存在爭(zhēng)議。

　　筆者建議，但凡與本申請(qǐng)發(fā)明構(gòu)思相關(guān)的、能夠體現(xiàn)本申請(qǐng)新創(chuàng)性的內(nèi)容，如技術(shù)問(wèn)題的探索發(fā)現(xiàn)、技術(shù)方案的設(shè)置等應(yīng)盡量避免出現(xiàn)在背景技術(shù)部分，以防止在后續(xù)程序中引起爭(zhēng)議。

　　★審查意見(jiàn)答辯過(guò)程中的問(wèn)題

　　在對(duì)審查意見(jiàn)進(jìn)行答辯時(shí)，很多代理師（或申請(qǐng)人）都不看對(duì)比文件的背景技術(shù)，而是直接從對(duì)比文件的具體實(shí)施方式部分開(kāi)始查看，以直接獲知對(duì)比文件的整體方案，然后來(lái)判斷審查意見(jiàn)結(jié)論是否正確，并整理答復(fù)意見(jiàn)。但這種方式實(shí)際上忽略了對(duì)比文件的發(fā)明初衷和發(fā)明方向。

　　根據(jù)《專利審查指南》第二部分第3.2.1.1節(jié)中關(guān)于創(chuàng)造性判斷方法的規(guī)定，在判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說(shuō)是否顯而易見(jiàn)時(shí)，關(guān)鍵要確定的一點(diǎn)在于是否存在技術(shù)啟示，而是否存在技術(shù)啟示的一個(gè)重要依據(jù)即是對(duì)比文件的背景技術(shù)，對(duì)比文件的背景技術(shù)很大程度上決定著對(duì)比文件的發(fā)明方向，之后的任何依據(jù)對(duì)比文件的改進(jìn)都不應(yīng)當(dāng)與對(duì)比文件的發(fā)明方向相違背。

　　例如，筆者所處理的一個(gè)過(guò)濾設(shè)備的專利申請(qǐng)中，對(duì)比文件與本申請(qǐng)的一個(gè)區(qū)別在于濾材的使用，本申請(qǐng)采用的是一種纖維濾材，而對(duì)比文件所采用的是鋼絲布濾材，審查意見(jiàn)認(rèn)為該區(qū)別為一種常規(guī)設(shè)置，故而不具備創(chuàng)造性；但是，對(duì)比文件背景技術(shù)所公開(kāi)的內(nèi)容是絨布類、纖維類等濾材易堵塞、透氣性差的缺陷，也就是說(shuō)，對(duì)比文件的發(fā)明方向是要克服纖維類濾材的使用，如此，姑且不論前述區(qū)別是否為常規(guī)設(shè)置，其顯然都不能夠與對(duì)比文件相結(jié)合，也就不能夠據(jù)此來(lái)評(píng)價(jià)本申請(qǐng)的創(chuàng)造性。

　　因此，在答辯審查意見(jiàn)的過(guò)程中，代理師（或申請(qǐng)人）還應(yīng)當(dāng)關(guān)注對(duì)比文件背景技術(shù)部分的內(nèi)容，以明確對(duì)比文件的發(fā)明方向，更有利于判斷是否存在技術(shù)啟示，以更好地對(duì)創(chuàng)造性進(jìn)行答辯。

　　總之，背景技術(shù)部分對(duì)于申請(qǐng)文件的撰寫(xiě)、審查意見(jiàn)的答辯都十分重要，代理師（或申請(qǐng)人）應(yīng)高度重視這部分的內(nèi)容，以期在撰寫(xiě)時(shí)能夠形成更高質(zhì)量的專利申請(qǐng)文件，在答辯時(shí)能夠更好地維護(hù)申請(qǐng)人的利益。