文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張海永

　　一、引言

　　在專利審查過程中，申請人經(jīng)常會遇到審查員采用公知常識（common sense）和現(xiàn)有技術(shù)參考文獻結(jié)合的方式來否定專利申請的創(chuàng)造性的情況。在美國專利申請實踐中，也會遇到審查員以公知常識為基礎(chǔ)得出權(quán)利要求中的特征都被現(xiàn)有技術(shù)公開的結(jié)論。在得出申請不具有創(chuàng)造性的過程中，審查員經(jīng)常是直接拋出結(jié)論而省略具體的分析過程，而根據(jù)美國以往的判例法，審查員在依賴公知常識駁回專利申請時，需要提供實質(zhì)性的證據(jù)支持和具體的分析過程，而不能僅僅做出結(jié)論性的聲明。事實上，不僅是審查員，甚至是專利上訴委員會（PTAB）也會出現(xiàn)類似的對公知常識的誤用。

　　二、Arendi S.A.R.L. v. Apple,Inc案情梗概

　　在2016年的Arendi S.A.R.L. v. Apple, Inc案中，聯(lián)邦巡回上訴法院撤銷了上訴委員會的一項決定，原因是上訴委員會在顯而易見性分析中誤用了公知常識。在審判意見中，聯(lián)邦巡回上訴法院裁定上訴委員會用來駁回涉案專利創(chuàng)造性的單個現(xiàn)有技術(shù)參考文獻沒有提及涉案專利權(quán)利要求的一個關(guān)鍵特征，并重申了法院對使用公知常識來駁回專利申請的謹慎態(tài)度。聯(lián)邦上訴巡回法院的法官認可公知常識在顯而易見性測試中的作用，但同時重申在顯而易見性測試中，公知常識一般用來提供結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)參考文獻的動機而不是現(xiàn)有技術(shù)參考文獻中相對于權(quán)利要求缺失的特征限定。

　　涉案專利7,917,843涉及一種實現(xiàn)用于顯示文檔的第一計算機程序和用于在外部信息源進行搜索的第二計算機程序之間的協(xié)調(diào)合作的方法。該專利允許用戶在停留在第一計算機程序的同時利用第二計算機程序進行搜索。計算機進程分析文檔中的第一信息以確定是否可以用第一信息在另一程序中找到相關(guān)的第二信息。具體地，涉案專利公開了通過分析文檔以確定文檔中是否存在姓名和地址信息。第二計算機程序至少以第一信息的部分內(nèi)容作為關(guān)鍵詞在信息源中搜索與第一信息相關(guān)的信息。例如，如果在文檔中檢測到了姓名，則可以該姓名作為關(guān)鍵詞在信息源中進行搜索。

　　在之前的決定中，上訴委員會認為，“現(xiàn)有技術(shù)參考文獻No.5,859,636公開了涉案專利權(quán)利要求中除進行搜索之外的全部其他特征”，面對現(xiàn)有技術(shù)參考文獻缺少權(quán)利要求中的限定的情況，上訴委員會以公知常識來填補了缺失的限定，認定涉案專利權(quán)利要求1-2，8，14-17，20-21，23-24，30，36-39 以及42-43無效。上訴委員會的理由是，基于公知常識，本領(lǐng)域技術(shù)人員出于避免重復(fù)的目的，會在將現(xiàn)有技術(shù)參考文獻中將電話號碼添加到通訊錄之前在通訊錄中搜索該電話號碼。

　　三、法庭裁決

　　涉案專利的專利權(quán)人Arendi爭辯沒有證據(jù)支持上訴委員會的決定，即本領(lǐng)域技術(shù)人員基于公知常識會在將電話號碼添加到通訊錄之前會預(yù)先在通訊錄中進行搜索以確定其中是否存在重復(fù)號碼，現(xiàn)有技術(shù)參考文獻僅僅公開了基于文本進行文字識別。

　　在法庭審理環(huán)節(jié)，雙方都承認在數(shù)據(jù)庫中進行數(shù)據(jù)搜索是現(xiàn)有技術(shù)。只不過，被上訴人Apple Inc.提出既然數(shù)據(jù)庫中進行數(shù)據(jù)搜索是現(xiàn)有技術(shù)，那么在數(shù)據(jù)庫中搜索電話號碼不過是公知常識。

　　上訴法院并未接受被上訴人爭辯。聯(lián)邦巡回上訴法院確實同意被上訴人的觀點，即在現(xiàn)有技術(shù)中可以找到在數(shù)據(jù)庫中搜索數(shù)據(jù)這一更廣泛的概念。聯(lián)邦巡回上訴法院提出的問題與被上訴人所依據(jù)的推斷有關(guān)。被上訴人未能說明為什么從搜索數(shù)據(jù)庫的一般知識推斷出在現(xiàn)有技術(shù)參考文獻添加搜索電話號碼的特征是顯而易見的。根據(jù)上訴法院的裁定，被上訴人未能說明為什么通過首先搜索具有相同電話號碼的條目對于“添加到通訊錄”功能來說是常識。對于蘋果公司來說，他們并未提供足夠的證據(jù)和論證來說明現(xiàn)有技術(shù)參考文獻相對于涉案專利缺失的限定屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識。

　　四、判例法啟示和應(yīng)用

　　從上述的案例可以看出，美國專利申請中，對以公知常識為基礎(chǔ)做出駁回，尤其是對以公知常識來填補現(xiàn)有技術(shù)參考文獻和專利申請之間的不同，實際上保持著一種非常謹慎的態(tài)度，對相關(guān)的證據(jù)和論證提出了很高的標準。僅僅提供結(jié)論性的聲明是不夠的，必須還要具有非常確鑿的證據(jù)和詳實嚴謹?shù)恼撟C才能以公知常識來駁回專利申請。

　　在Arendi S.A.R.L. v. Apple, Inc案中，聯(lián)邦巡回上訴法院提出了三條進行顯而易見性分析時適用公知常識的注意事項：

　　1.公知常識一般是用來提供結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)參考文獻的動機而非提供現(xiàn)有技術(shù)參考文獻相對于專利申請缺失的特征限定；

　　2.目前為止，在使用公知常識來提供缺失的特征限定的Perfect Web案中，缺失的特征限定是尤其的簡單并且非常直截了當?shù)?。Perfect Web案中，涉及的專利包括比較成功發(fā)送的電子郵件消息的數(shù)量和預(yù)定的數(shù)量，如果發(fā)送的電子郵件消息的數(shù)量沒有達到預(yù)定數(shù)量，重復(fù)發(fā)送郵件的步驟直到達到預(yù)定數(shù)量。相應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)參考文獻相對于該專利缺失的特征限定僅僅是重復(fù)發(fā)送郵件的步驟。在判決書中，聯(lián)邦巡回上訴法院指出由于Perfect Web案的特殊性，相關(guān)的判例只能作為一個特例而不能作為普遍的規(guī)定。事實上，由于其特殊性，Perfect Web案是目前為止唯一的公知常識提供現(xiàn)有技術(shù)參考文獻相對于專利申請缺失的特征限定的案件；

　　3.最后，聯(lián)邦巡回上訴法院重申了其之前的立場，指出無論是用公知常識來提供結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)參考文獻的動機還是提供缺失的特征限定，僅僅公知常識本身和結(jié)論性的聲明是不足以駁回專利申請的，而必須提供確鑿的證據(jù)和論證。

　　上述判決在法理上對公知常識的應(yīng)用范圍作了非常嚴格的規(guī)定，即只有在極其特殊的情況下，公知常識才可以用來提供缺失的特征限定。之所以美國專利判例法對公知常識的應(yīng)用做出如此嚴格的限制，是源于美國憲法第五和第十四修正案中體現(xiàn)的程序正義原則，“除非有合理懷疑證明構(gòu)成他所受罪行所必需的一切事實，否則被告人不會被定罪”。專利權(quán)作為一種公民權(quán)利，在其受到質(zhì)詢或?qū)徟袝r，也只有在有確鑿的證據(jù)和論證表明專利申請涉及的所有要素都是現(xiàn)有技術(shù)時，專利權(quán)才能撤銷或被否決。在專利法103條款下，權(quán)利要求中的每個要素都必須要有對應(yīng)的證據(jù)，才能否決該權(quán)利要求的合法性。

　　然而美國專利審查指南（MPEP）2141部分在引用Arendi S.A.R.L. v. Apple, Inc案中聯(lián)邦巡回上訴法院的判決意見時，僅僅涉及到第三條注意事項，而沒有提到第一和第二條。這就給人一種“現(xiàn)有技術(shù)參考文獻（或者現(xiàn)有技術(shù)參考文獻的結(jié)合）無須給出意見專利申請的權(quán)利要求中所有的特征限定”的印象，事實上在審查指南中也是這樣規(guī)定的。因此，從審查指南的規(guī)定出發(fā)，審查員更容易使用公知常識來提供缺失的特征限定。而事實上，這樣的規(guī)定是不符合判例法精神的。

　　五、結(jié)語

　　或許某一天，可以看到對審查指南做出這樣的修改：現(xiàn)有技術(shù)參考文獻（或者現(xiàn)有技術(shù)參考文獻的結(jié)合）必須包含權(quán)利要求中所有限定的教導；只有在極個別的現(xiàn)有技術(shù)參考文獻缺失的特征限定尤其簡單并且非常直截了當?shù)那闆r下，才能依賴公知常識提供缺失的特征限定。

　　受限于筆者的水平，不當之處在所難免，歡迎各位批評指正。