文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 孔繁文
在英美法系,禁反悔原則(estoppel)起源于衡平法,后逐漸被普通法所吸收,成為訴訟等對抗性法律程序中當(dāng)事人應(yīng)予遵循的一項(xiàng)重要原則。這一原則與大陸法系中的公平(fairness)原則和誠實(shí)信用原則(good faith)法意相通,旨在限制一方當(dāng)事人利用前后不一致甚至自相矛盾的陳述和行為,來損害對方當(dāng)事人以及其它公眾的信賴?yán)?。因此,無論是英美法系還是大陸法系,在專利領(lǐng)域,禁反悔原則均已成為權(quán)利要求解釋時需要考慮的基本原則。
禁反悔作為一項(xiàng)原則,在專利領(lǐng)域已經(jīng)被司法實(shí)踐長期采納,并且已被明文規(guī)定在《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》-法釋(2009)21號第六條。也就是說,在專利授權(quán)、確權(quán)過程中,專利申請人、專利權(quán)人對權(quán)利要求的保護(hù)范圍作出“縮窄性”的修改或陳述后,其在專利侵權(quán)訴訟中并不能對該保護(hù)范圍作出與該縮窄性修改或陳述自相矛盾的解釋,以期獲得更大的保護(hù)范圍,損害對方當(dāng)事人或公眾的信賴?yán)妗?/p>
例如,在澳諾公司與午時公司等專利侵權(quán)案【(2009)民提字第20號】中,最高人民法院認(rèn)為,從涉案專利審批文檔中可以看出,專利申請人進(jìn)行的修改是針對國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)為涉案專利申請公開文本權(quán)利要求保護(hù)范圍過寬,在實(shí)質(zhì)上得不到說明書支持的審查意見而進(jìn)行的;被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征屬于專利權(quán)人在專利授權(quán)程序中放棄的技術(shù)方案,不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其與權(quán)利要求1中的技術(shù)特征等同而將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
另外,在優(yōu)他公司與萬高公司等專利侵權(quán)案【(2010)民提字第158號】中,最高人民法院根據(jù)專利權(quán)人在涉案專利授權(quán)和無效宣告程序中作出的意見陳述,以及涉案專利說明書中記載的有關(guān)不同工藝條件所具有的技術(shù)效果的比較分析,認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的相關(guān)技術(shù)特征與涉案專利中的對應(yīng)技術(shù)特征不構(gòu)成等同,被訴侵權(quán)產(chǎn)品沒有落入涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。
在筆者代理的諸多案件中,有兩個案件對于禁反悔原則的適用問題比較具有典型性,下文中將分別予以介紹:
一、禁反悔原則不適用的案例
2016年6月22日,北京市集佳律師事務(wù)所收到最高人民法院(2013)民提字第127號民事判決書。經(jīng)審判委員會討論決定,最高法院判決維持湖北高院(2011)鄂民三再終字第2號民事判決書,集佳代理長沙深湘通用機(jī)器有限公司獲得最終勝訴,為這一長達(dá)15年的馬拉松案件拉上帷幕。據(jù)了解,最高檢尚未有針對專利侵權(quán)民事案件向最高法院抗訴的前例。
此案的總審理周期長達(dá)15年,歷經(jīng)一審、二審、本院再審、最高院指令再審、最高檢抗訴最高院再審,以及其間的專利無效、行政訴訟一審、二審程序等,可以說開了中國專利侵權(quán)訴訟歷史之先河。其中的指令再審案件還被評為湖北省十大知識產(chǎn)權(quán)案件之一,與此案有關(guān)的另一案件也曾被評為湖南省十大知識產(chǎn)權(quán)案件之一。
本案中,案件的爭議焦點(diǎn)集中在三個方面,其中的第一個方面即為禁反悔原則的適用問題。具體而言:
1、最高檢在民事抗訴書中認(rèn)定此案應(yīng)當(dāng)適用禁反悔原則
最高檢認(rèn)為:專利權(quán)人在無效程序中曾陳述本專利中磨輥與磨盤為上下位置關(guān)系,而且復(fù)審委在利用對比文件1(US3339853)和對比文件6(US4022387)評價涉案專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性時,采納了專利權(quán)人的陳述,認(rèn)為本專利“磨輥位于磨盤的上方”與對比文件1、6中“磨輥位于磨盤的內(nèi)側(cè)”存在區(qū)別,進(jìn)而認(rèn)為權(quán)利要求1具有創(chuàng)造性。所以,(2011)鄂民三再終字第2號民事判決違反了“禁反悔”原則,認(rèn)定被控產(chǎn)品的“磨輥位于磨盤的內(nèi)側(cè)”與“磨盤上方通過支架活動裝有磨輥”構(gòu)成等同為適用法律錯誤。
2、集佳通過認(rèn)真研究,認(rèn)定本案并不應(yīng)適用禁反悔原則
我們?nèi)娼Y(jié)合專利權(quán)人做出上述陳述的語境和上下文進(jìn)行分析,得出了與最高檢完全不同的結(jié)論。
在涉案專利的無效程序中,現(xiàn)有技術(shù)中的磨盤和磨輥為完全的內(nèi)外關(guān)系,其磨輥的磨面與磨盤的磨面的外輪廓線均與地面垂直,如下圖所示:
上述對比文件(雷蒙機(jī))的附圖中,其磨輥和磨盤兩者磨面的外輪廓線與地面垂直,且二者的軸心線平行。因此,磨輥與磨盤的相對位置關(guān)系僅為簡單的內(nèi)外關(guān)系(完全內(nèi)側(cè)),也即是二者磨面的外輪廓線與軸心線均與地面垂直,并不存在上下關(guān)系。然而,在本專利的主要實(shí)施例中,磨輥與磨盤之間存在著上下關(guān)系,呈斜上方布置,參見下述該專利的附圖1:
因此,在專利權(quán)人關(guān)于“磨輥在上、磨盤在下”的陳述,是針對對比文件為一種雷蒙機(jī),只具有簡單的內(nèi)外關(guān)系,不存在任何形式的上下關(guān)系的情況,而相對比較后提出的。所以,在考慮禁反悔這一問題時,也僅涉及將磨輥與磨盤僅為簡單的內(nèi)外關(guān)系(磨輥和磨盤二者磨面的外輪廓線與二者的軸心線均與地面垂直)的情況排除在外,而不應(yīng)當(dāng)將磨盤與磨輥存在上下關(guān)系的多種方式,例如“磨輥傾斜設(shè)置”、“磨盤為錐形或盤形曲面”、“斜置磨合面”等斜上方的情況排除。
事實(shí)上,參見下述廣義公司提供的“廣義磨”的裝配圖,即可清楚地知道被控侵權(quán)產(chǎn)品的廣義磨,其磨輥也是位于磨盤的斜上方,與本專利完全相同,而不是抗訴書中提到的廣義磨是“磨輥位于磨盤的內(nèi)側(cè)”:
3、最高院肯定了專利權(quán)人的主張,認(rèn)定此案不適用禁反悔原則
最高院認(rèn)定: “禁反悔”原則規(guī)定于專利侵權(quán)司法解釋第六條:“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中,通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案,權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的,人民法院不予支持。”…….本院認(rèn)為,適用“禁反悔”原則需要考察專利權(quán)人在無效宣告請求審查程序中相關(guān)陳述的真實(shí)意思表示。經(jīng)審理,從無效宣告審查程序中的證據(jù) 1 ( US3 339853 號美國專利)、證據(jù) 6 ( US4022387 號美國專利)公開的技術(shù)方案來看,其所公開的磨合面均是垂直設(shè)置,這使得磨輥與磨盤位于同一水平高度上配合工作,從而體現(xiàn)為磨輥處于磨盤內(nèi)側(cè)的位置關(guān)系;而涉案專利權(quán)利要求 1 所包含的“磨輥位于磨盤斜 28側(cè)上方”的技術(shù)方案,能夠?qū)崿F(xiàn)延緩待磨物料下降速度、增加研磨工作時間等有益效果。深湘公司在無效宣告審查程序中的意見陳述,意在強(qiáng)調(diào)涉案專利與前述證據(jù) 1 、 6 所公開的現(xiàn)有技術(shù)“磨輥位于磨盤內(nèi)側(cè)”存在的區(qū)別,其只是在權(quán)利要求 1 所限定磨輥和磨盤相對位置的本來含義的范圍內(nèi)使用“上下位置”這一表述的。
顯然,在無效宣告請求審查程序中,專利權(quán)人深湘公司基于證據(jù) 1 、 6 這兩份對比文件對涉案專利權(quán)利要求 1 所作的陳述,并沒有對所爭議的技術(shù)特征的字面含義作進(jìn)一步的限制,沒有排除“磨輥位于磨盤斜側(cè)上方”的技術(shù)方案。因此,該技術(shù)方案不屬于在專利無效宣告程序中,通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案。湖北高院再審判決對此問題的認(rèn)定并未違反“禁反悔”原則。
最高院認(rèn)定中的亮點(diǎn)在于:適用“禁反悔”原則需要考察專利權(quán)人在無效宣告請求審查程序中相關(guān)陳述的真實(shí)意思表示,不應(yīng)當(dāng)對個別文字進(jìn)行斷章取義的解釋。這一論述對于今后案件中各級法院及案件當(dāng)事人在考慮適用“禁反悔原則”時具有指導(dǎo)意義。
二、禁反悔原則適用的典型案例
上海鑫曜節(jié)能科技有限公司、安徽沃弗電力科技有限公司訴麥格納驅(qū)動公司確認(rèn)不侵害專利權(quán)糾紛案。 永磁傳動技術(shù)的專利之爭,在電機(jī)傳動、節(jié)能市場上一直是被業(yè)內(nèi)廣泛熱議的話題。美國麥格納驅(qū)動公司(MagnaDrive Corporation) 于1999年在美國華盛頓州成立,為涉案專利ZL98802726.7的獨(dú)占被許可人。鑫曜公司是一家中國的臺資高科技能源科技企業(yè),與麥格納驅(qū)動公司的同類產(chǎn)品構(gòu)成競爭。
由于麥格納驅(qū)動公司向鑫曜公司發(fā)送律師函,聲稱鑫曜公司制造、銷售的永磁調(diào)速器產(chǎn)品侵犯了麥格納驅(qū)動公司發(fā)明專利,這對鑫曜公司及代理商的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生了重大不利影響,因此,在依法履行催告程序后,有鑒于麥格納驅(qū)動公司既不撤回警告也未提起訴訟,鑫曜公司及代理商沃弗公司于2013年3月20日向安徽省合肥市中級人民法院提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴。
本專利申請公開說明書中,權(quán)利要求1包括如下內(nèi)容:第一組兩個所述轉(zhuǎn)子分開一固定的軸向距離,并作為一個單元安裝到所述第一旋轉(zhuǎn)軸上隨其一致轉(zhuǎn)動;余剩的兩個所述轉(zhuǎn)子則安裝成沿軸向相反方向相對于所述的第二旋轉(zhuǎn)軸運(yùn)動并隨其一致轉(zhuǎn)動。
針對上述權(quán)利要求1,審查員在《第一次審查意見通知書》中指出:……(上述引用內(nèi)容)涵蓋了三種情況:兩個所述磁轉(zhuǎn)子,兩個所述導(dǎo)體轉(zhuǎn)子或一個所述磁轉(zhuǎn)子同一個所述導(dǎo)體轉(zhuǎn)子“分開一固定的軸向距離……安裝到軸”,而本申請的說明書只描述了其中一種情況……因此該權(quán)利要求得不到說明書的支持。
答復(fù)上述審查意見時,專利申請人對權(quán)利要求1的內(nèi)容進(jìn)行了修改,修改后的相應(yīng)技術(shù)特征成為現(xiàn)權(quán)利要求的新技術(shù)特征:兩個所述導(dǎo)體轉(zhuǎn)子分開一固定的軸向距離,并作為一個單元安裝到所述第一旋轉(zhuǎn)軸上隨其一致轉(zhuǎn)動。
也就是說,經(jīng)過修改,專利申請人明確將審查員指出的可能存在的三種情況,限定為本專利說明書中所記載的一種情況,而將其它兩種可能的情況排除在外。
本案中,專利權(quán)人認(rèn)為,針對涉案專利鑫曜公司僅僅是將專利所述的磁轉(zhuǎn)子和導(dǎo)體轉(zhuǎn)子的位置互換,兩者的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)構(gòu)成等同。然而,由于涉案產(chǎn)品所采用的技術(shù)方案,恰恰是專利申請人在審查過程中通過對權(quán)利要求的修改而放棄的技術(shù)方案”:“一個所述磁轉(zhuǎn)子同一個所述導(dǎo)體轉(zhuǎn)子…安裝到第一旋轉(zhuǎn)軸”。因此,根據(jù)禁止反悔原則,權(quán)利人無法在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將這一方案納入本專利的保護(hù)范圍。
合肥市中級人民法院經(jīng)開庭審理,做出(2013)合民三初字第89號民事判決書,認(rèn)定原告在其上所采用的技術(shù)方案,是專利權(quán)人在專利的申請過程中通過修改而放棄的技術(shù)方案,應(yīng)適用“禁止反悔原則”,不構(gòu)成專利侵權(quán)。
此后,合肥中院的一審判決由安徽省高級人民法院(2013)皖民三終字第84號判決所維持,并被安徽省高級人民法院選為年度十大知識產(chǎn)權(quán)案件之一。