文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋 嚴雨蒙

　　【系列導(dǎo)讀語】

　　2021年11月，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局制定了新一版的《商標審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經(jīng)成為商標審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標準執(zhí)行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國企業(yè)及出口商標代理人更好的了解作為中國第一大貿(mào)易國——美國的商標審查制度，“集佳”現(xiàn)推出《美國商標審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對該指南詳細的介紹、中美制度的對比，讓中國企業(yè)和商標代理人更加全面深入的了解美國商標申請注冊保護制度。

　　在商標的實際申請中，所涉及的商標構(gòu)成要素往往較為寬泛，除常見的文字、圖形及其組合外，還包括較為特殊的商號、商業(yè)外觀、顏色、聲音、氣味等等?！睹绹虡藢彶橹改稀罚ㄒ韵潞喎Q“《審查指南》”）第1202條規(guī)定了此類特殊要素的可注冊性審查標準及駁回救濟。本文將圍繞第1202條，對部分特殊要素進行介紹和解讀，希望能幫助國內(nèi)申請人初步了解特殊要素在美國的可注冊性，并更加全面細致的了解美國商標審查原則和審理體系。

　　一、商標要素可注冊性的審查原則——商標性使用

　　無論商標由何種要素構(gòu)成，只有在其被申請人用于識別商品和服務(wù)來源，即構(gòu)成商標性使用時才會被核準注冊，否則，審查員會基于該商標不具備區(qū)分商品和服務(wù)來源的商標性功能（failure to function）而對該申請下發(fā)駁回。需注意的是，僅在標識旁附加“TM”或“SM”標記不足以使其構(gòu)成商標性使用，仍需結(jié)合其實際使用中的功能判斷。

　　在以實際使用為基礎(chǔ)提交的申請中，審查員會根據(jù)申請人提交的使用證據(jù)和其他體現(xiàn)該商標在市場上使用方式的證據(jù)來判斷是否構(gòu)成商標性使用。在以意圖使用、基礎(chǔ)國在先注冊或在先申請為基礎(chǔ)提交的申請中，申請人無需提交使用證據(jù)，但審查員仍可以根據(jù)商標圖樣和商標描述，初步判斷該商標使用在市場中是否構(gòu)成商標性使用，從而下發(fā)前述“無商標性功能（failure to function）”駁回。

　　二、特殊要素的審查標準

　　1.商號

　　商號是廠商字號或商業(yè)名稱。美國商標法從功能和作用上對“商號”和“商標”作出了區(qū)分，商號被用于區(qū)分不同的企業(yè)，而商標被用于區(qū)分不同的商品/服務(wù)。一般而言一個企業(yè)只會使用一個商號，但可以在不同的商品/服務(wù)上注冊和使用不同的商標。商號有時會被企業(yè)作為商標使用。

　　根據(jù)《審查指南》第1202.01條，申請人若想將商號或包含商號的標識注冊為商標，該標識必須同時發(fā)揮商號和商標的功能。若審查員認為申請商標在功能上僅是一個商號，而不構(gòu)成商標性使用，則該商標在主簿和副簿上都無法獲得注冊。

　　在判斷一個商號或包含商號的標識是否在市場中構(gòu)成商標性使用時，審查員會根據(jù)申請人提交的使用證據(jù)等材料，綜合考慮該標識的使用方式、對消費者產(chǎn)生的影響、標識中商號顯示的位置、字體、字號、設(shè)計及是否與企業(yè)地址的顯示方式一致等因素。例如，甲有限公司為一家經(jīng)營家用日化產(chǎn)品的企業(yè)，消費者從其網(wǎng)上旗艦店中購買的洗發(fā)水正面用醒目設(shè)計字體顯示“甲”字樣，此時甲有限公司的商號同時構(gòu)成商標性使用，而附帶的售后說明卡片上顯示“若商品有質(zhì)量問題，請申請退款并按以下地址將商品退回甲有限公司，地址：丙省丁市戊路100號”，此時，該公司商號并沒有發(fā)揮商標性功能。

　　由于判斷時需重點參考使用證據(jù)，在以意圖使用為基礎(chǔ)提交的申請中，如遇商標“僅作為商號使用”的駁回（refusal of matter used solely as a trade name），通常在商標已過公告期，申請人遞交使用聲明和使用證據(jù)后下發(fā)。

　　2.顏色、背景設(shè)計和形狀、重復(fù)圖案商標

　　與其他構(gòu)成要素一樣，只有當顏色、背景設(shè)計和形狀、重復(fù)圖案本身具有足夠的顯著性，能給消費者帶來單獨的商業(yè)印象時，才被允許作為商標注冊。審查員會審查這些要素在市場中是否構(gòu)成商標性使用，以及消費者是否會依靠這些要素來識別對應(yīng)的商品/服務(wù)。若不能，審查員則會下發(fā)前述“無商標性功能（failure to function）”駁回。被依此理由駁回的商標，則在主副簿均不被允許注冊，也無法通過提交證據(jù)證明商標通過使用獲得顯著性。

　　即使上述要素未被基于上述“無商標性功能（failure to function）”駁回，除特殊情形外，審查員通常也會認定僅由這些要素構(gòu)成的標識不具備固有顯著性（inherent distinctiveness）并下發(fā)缺顯（non-distinctive）駁回，后續(xù)申請人需要在復(fù)審中提交大量使用證據(jù)來證明該標識已通過在商業(yè)中的長期連續(xù)使用獲得了顯著性（acquired distinctiveness），從而爭取注冊。

　　顏色：根據(jù)《審查指南》第1202.05條，顏色商標指僅由一種或多種顏色構(gòu)成的商標。如前所述，原則上顏色作為商標使用時沒有固有顯著性，但美國法院在In re Forney Industries，Inc.案中例外表示，多色商標被用在產(chǎn)品包裝上時是可能具有固有顯著性的。此外，在相關(guān)商品上發(fā)揮特定功能的顏色無法注冊為商標，如黃色應(yīng)用在交通安全用品上時起警示作用。

　　背景設(shè)計和形狀：根據(jù)《審查指南》第1202.11條，當申請人希望將某個背景設(shè)計注冊為單獨的商標而遇缺顯駁回，并在復(fù)審中提交使用證據(jù)以嘗試爭辯時，審查員會仔細審查申請人提交的證據(jù)是否足以說明申請人已對該背景設(shè)計連續(xù)獨占使用長達五年以上，從而使該背景設(shè)計獲得了顯著性。審查員認為證據(jù)不足的，則會進一步下發(fā)駁回，后續(xù)申請人可提交補充證據(jù)來嘗試克服。

　　重復(fù)圖案標識：根據(jù)《審查指南》第1202.19條，重復(fù)圖案標識是由單一的重復(fù)元素，或圖案、數(shù)字、字母和其他字符的重復(fù)組合形成的圖案，如下圖左：

　　重復(fù)圖案標識通常顯示在商品表面、產(chǎn)品包裝或廣告材料上（如上方右圖），常見于服裝和時尚配件、家具、床上用品、餐具等行業(yè)，也被注冊于零售和旅行社等服務(wù)業(yè)。獨特的重復(fù)圖案被用在特定商品或服務(wù)上時可能具備固有顯著性。

　　需要注意的是，在申請重復(fù)圖案商標時, 通常需要在提交標樣中顯示圖案使用的特定位置的設(shè)計圖樣，一方面標樣與使用證據(jù)所顯示的重復(fù)圖案需保持一致，另一方面，指定的商品/服務(wù)必須能夠以標樣中所示方式使用該重復(fù)圖案，例如下圖，申請人提交的標樣顯示重復(fù)圖案被用在鞋舌，然而申請的商品如非鞋子而是T恤，則審查員會基于商標與其指定的“商品或服務(wù)（的性質(zhì)）不一致（inconsistent goods or services）”而下發(fā)駁回。

　　3.出版物章節(jié)和欄目標記、單一作品名稱、作者和表演者姓名、角色姓名和設(shè)計

　　《審查指南》第1202.07條至第1202.10條規(guī)定了作品、出版物、作者和角色相關(guān)的商標構(gòu)成要素，此類要素很難被注冊為商標，因為消費者通常只用它們來區(qū)分不同的作品和作者，而不會用它們來區(qū)分不同的商品/服務(wù)“來源”，即印刷商、出版商和書商等，除非申請人有充足的證據(jù)證明這些要素能夠識別對應(yīng)來源。

　　《審查指南》第1202.08條規(guī)定，當作者或表演者姓名被用在系列作品中，且申請人能證明該姓名不僅能識別作者或表演者，也能識別相關(guān)商品/服務(wù)的來源，則該姓名可以獲得主簿注冊。例如，Cleo Virginia Andrews是一位逝于1986年的美國小說家，2005年，出版商VANDA PRODUCTIONS, LLC將她的筆名“V.C. Andrews”注冊為了商標，并將代筆者撰寫的系列小說以“V.C. Andrews”的名義出版。在消費者眼中，該商標既能識別已逝的小說家本人，也能識別出版商，因此該商標可獲主簿注冊。若作者或表演者姓名僅滿足前述條件之一，則只能獲得副簿注冊。

　　4.話題標簽

　　話題標簽系社交網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的產(chǎn)物，由以“#”符號為前綴的詞匯或短語組成（例如，#北京美食）。話題標簽經(jīng)常在社交網(wǎng)絡(luò)上被用來搜索特定的關(guān)鍵詞和熱點?！秾彶橹改稀返?202.18條規(guī)定，當申請商標包含“#”符號或“Hashtag（標簽）”一詞時，審查員會綜合考慮商標的整體使用環(huán)境、“#”符號在商標中的位置、指定商品和服務(wù)等因素來判斷申請商標是否構(gòu)成商標性使用。若該商標成功注冊，申請人通常需要放棄對“#”符號或“Hashtag（標簽）”一詞的專用權(quán)。例如，“#媽媽說”商標若獲準注冊，申請人很可能被官方要求放棄對商標中“#”符號的專用權(quán)。

　　除上述要素外，《審查指南》第1202條的內(nèi)容還涉及商業(yè)外觀、裝飾、信息、種子和植株的品種名稱、氣味、全息圖影、聲音、型號或級別、通用符號等多個特殊要素的可注冊性介紹。

　　三、駁回理由之“僅作為裝飾”和“僅傳遞信息”

　　對于前述特殊要素商標的可注冊性審查，除上述提及的“無商標性功能”和“缺乏固有顯著性”駁回理由外，當美國審查員認為申請商標可能適用更加具體的駁回理由，如僅作為裝飾或僅傳遞信息時，還可能會基于“僅作為裝飾（merely ornamental）”或“僅傳遞信息（merely informational）”兩個理由下發(fā)駁回，《審查指南》第1202條中亦介紹了這兩個理由的審查標準和駁回救濟方式。

　　1.“僅作為裝飾（merely ornamental）”

　　《審查指南》第1202.03條規(guī)定，如某個要素僅作為商品的裝飾性特征存在，而無法識別和區(qū)分商品來源的要素，則不滿足商標性使用標準，不能準予注冊。相反，若某個要素在功能上可以用來識別商品來源，即使它附帶有裝飾功能，也能被注冊為商標。

　　按可注冊性的由強到弱，可將裝飾性要素分為以下四類：

　?。?）作為“第二來源（secondary source）”標識的裝飾性要素：可獲得主簿注冊。例如，T恤上的“紐約大學(xué)”字樣，使得消費者即使并不是在紐約大學(xué)商店里直接購得的T恤，也能理解該T恤的來源和紐約大學(xué)之間有贊助或授權(quán)關(guān)系，因此“紐約大學(xué)”可以向消費者傳達該T恤的生產(chǎn)者以外的“第二來源”。

　　（2）既不具備固有顯著性，也不是“第二來源”標識的裝飾性要素：若申請人能證明該要素已通過使用在相關(guān)商品上獲得了顯著性，則可獲得主簿注冊。

　?。?）既不具備固有顯著性，也不是“第二來源”標識，也沒有獲得顯著性的裝飾性要素：若該要素能發(fā)揮一定的商標性功能，則可以獲得副簿注冊。

　　（4）僅作為裝飾而不具備任何商標性功能的要素：在主簿或副簿上都無法獲得注冊。

　　2.“僅傳遞信息（merely informational）”

　　《審查指南》第1202.04條規(guī)定，僅傳遞信息的內(nèi)容不能被注冊為商標，因為消費者不會依靠這些內(nèi)容來區(qū)分申請人的商品/服務(wù)和其他競爭者的商品/服務(wù)。

　　當申請商標包含下列內(nèi)容時，可能會被判斷為“僅傳遞信息”而下發(fā)駁回：

　　（1）僅傳達了有關(guān)商品或服務(wù)的一般信息，如食品包裝上的“有機”字樣；

　　（2）廣告或相關(guān)行業(yè)中常見的短語或信息，或者消費者習(xí)慣于在日常生活中看到的內(nèi)容，如紙巾產(chǎn)品上的“濕水強韌”，零售商店里的“全場五折”；

　?。?）對宗教文本的直接引用，用來表達對宗教文本所傳達理想的歸屬、支持或贊同，如“上帝與我們同在”。

　　判斷申請商標是否“僅傳遞信息”的關(guān)鍵因素是在相關(guān)消費者眼中，該商標是否指向商品或服務(wù)的唯一來源。消費者越是習(xí)慣于看到一個術(shù)語或短語在特定商品/服務(wù)上被普遍使用，越不會認為該術(shù)語或短語指向唯一來源。例如，當消費者習(xí)慣了看到各個飲料廠商都在其飲料產(chǎn)品上使用“低糖低卡”字樣，便不會認為標示“低糖低卡”的飲料都出自同一品牌。

　　審查員下發(fā)“僅傳遞信息”的駁回時，會在駁回通知中附上明確的證據(jù)以說明該商標在申請人指定的商品和服務(wù)上被申請人的競爭者們廣泛、普遍使用，而申請人亦有機會在復(fù)審中反向舉證說明該商標在消費者眼中僅指向申請人自身。雙方證據(jù)數(shù)量和證明力的對比決定了申請人能否成功克服這一駁回理由。需要注意的是，若審查員基于“僅傳遞信息”下發(fā)駁回，申請人無法通過聲明長時間使用、展示銷售額和廣告投入，以主張已通過使用獲得顯著性；或替換原申請中的使用證據(jù)以試圖證明商標的使用形式非“僅傳遞信息”等方式來克服該駁回，也無法轉(zhuǎn)為副簿注冊。

　　四、結(jié)語

　　綜上所述，《美國商標審查指南》第1202條規(guī)定了十八種商標特殊要素的可注冊性和審查標準，而在國內(nèi)，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標審查審理指南》僅在下編第七章“顏色組合商標”、第八章“聲音商標”對兩種常見特殊要素的審查審理作出了解讀，其他特殊要素則被歸納在常見要素相關(guān)篇目下作為“特殊情形”進行了概括性的總結(jié)。相對而言，《美國商標審查指南》對特殊要素的歸納更為系統(tǒng)和全面，對國內(nèi)想要了解特殊要素可注冊性的申請人亦有一定參考價值。相關(guān)申請人如有需求，也可在專業(yè)律師的指導(dǎo)下，依據(jù)中美兩國審查指南，綜合分析申請商標所含要素在兩國的可注冊性，來評估申請商標在兩國順利注冊的成功把握。