由一個案例引起的思考

2003-07-16
由一個案例引起的思考
                          文/北京集佳專利商標(biāo)事務(wù)所 專利部 王 謙

最近，北京市高級人民法院的一個案例在我國知識產(chǎn)權(quán)界引起很大的爭議。俗話說“理不辯不清”，筆者在此也發(fā)表一些自己對該案的一些看法，希望能夠拋磚引玉。
案情已經(jīng)刊載于2003年4月15日的中國知識產(chǎn)權(quán)報，這里簡單回顧一下幾個重要時間：舒某于1991年2月7日提出一項實用新型專利申請91211222.0，該申請于1992年2月26日被公告授予實用新型專利權(quán)，專利權(quán)于1999年2月7日期滿終止；但是，舒某于1992年2月22日又就同一技術(shù)方案提出了一項發(fā)明專利申請92106401.2，該申請經(jīng)初步審查合格后于1993.09.01公布，經(jīng)實質(zhì)審查后于1999年10月13日被授予發(fā)明專利權(quán)。

1. 關(guān)于公用技術(shù)的理解
在本案中，由于舒某的實用新型專利申請是在第一次專利法修改以前提出的，他的實用新型專利權(quán)的期限比較短（5年加續(xù)展3年），而其發(fā)明專利申請?zhí)岢龅猛砹私?年，實質(zhì)審查的期間又比較長，在該申請實質(zhì)審查終結(jié)時，實用新型專利權(quán)已經(jīng)期滿終止。根據(jù)審查指南的規(guī)定，專利局無需通知申請人進(jìn)行選擇，可以直接對發(fā)明專利申請授予專利權(quán)。
所以，筆者認(rèn)為，專利局對舒某授予的發(fā)明專利權(quán)是符合現(xiàn)行規(guī)定的，專利復(fù)審委員會和北京市第一中級人民法院就山東濟(jì)寧無壓鍋爐廠請求宣告該發(fā)明專利權(quán)無效一案所作的維持該發(fā)明專利權(quán)的決定和判決也是正確的。北京市高級人民法院認(rèn)為，在本案中，實用新型專利權(quán)由于期滿已經(jīng)終止，其專利技術(shù)落入了公用領(lǐng)域，對該技術(shù)授予發(fā)明專利權(quán)，相當(dāng)于將已經(jīng)落入公用領(lǐng)域的技術(shù)又授予專利權(quán)，屬于重復(fù)授權(quán)，違反了對一項發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利的原則，因而判決將該發(fā)明專利權(quán)宣告無效。筆者認(rèn)為這種論點(diǎn)是否妥當(dāng)，值得商榷。
在本案中，雖然兩項申請的技術(shù)內(nèi)容是相同的，但是二者在法律上是不同的客體。根據(jù)專利法第十三條的規(guī)定，發(fā)明專利申請的技術(shù)方案在公布以后到被授予專利權(quán)之前的期間，受到專利法規(guī)定的臨時保護(hù)。這里所以稱其為“臨時保護(hù)”，是因為其保護(hù)效力待定，需要根據(jù)該專利申請是否被授予專利權(quán)來確定，它一旦被授予發(fā)明專利權(quán)，那么這種臨時保護(hù)便會“轉(zhuǎn)正”，具有與授權(quán)以后的保護(hù)相同的保護(hù)效力。也就是說，該專利申請被授予專利權(quán)是臨時保護(hù)“轉(zhuǎn)正”的唯一條件。在臨時保護(hù)期內(nèi)，只要有人實施該發(fā)明，申請人就有權(quán)要求其支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用；如果該實施人不支付費(fèi)用，申請人可以在被授予專利權(quán)以后進(jìn)行追償。
所謂的“公用領(lǐng)域”，應(yīng)該是所有公眾都可以無限制的自由使用的公知技術(shù)領(lǐng)域。在本案中，即使在實用新型專利權(quán)期滿終止后，該技術(shù)方案仍然處于發(fā)明專利的臨時保護(hù)期內(nèi)。也就是說，該技術(shù)方案仍然受到專利法的保護(hù)，是“不自由的”，怎么可以因為其他專利的期滿而就認(rèn)為是落入了公用領(lǐng)域呢？所以，北京市高級人民法院認(rèn)定該專利技術(shù)進(jìn)入公用領(lǐng)域欠缺法律依據(jù)，剝奪了專利權(quán)人在公開后的申請階段對該發(fā)明專利依法享有的臨時保護(hù)。
在我國的專利法、專利法實施細(xì)則和審查指南中，都沒有限制同一個人同時或先后就同一技術(shù)方案或者相近技術(shù)方案分別提出實用新型和發(fā)明專利兩份申請，只要它們符合現(xiàn)行法律規(guī)范規(guī)定的授權(quán)條件，就應(yīng)該授予專利權(quán)。從屬發(fā)明專利就是很常見的一種類型，并且與本案在實質(zhì)上很相似。從屬專利是對基礎(chǔ)專利的改進(jìn)，二者的保護(hù)范圍經(jīng)常存在一定的交叉。當(dāng)從屬專利因為沒有按期繳納年費(fèi)而終止專利權(quán)以后，只要其技術(shù)方案中與基礎(chǔ)專利交叉的部分在后者的權(quán)利要求保護(hù)范圍內(nèi)，該交叉部分就仍然受到基礎(chǔ)專利的限制，他人不能隨便實施。顯然，這時基礎(chǔ)專利與從屬專利的技術(shù)方案交叉部分并沒有進(jìn)入公用領(lǐng)域，那么本案中的發(fā)明專利的技術(shù)方案（也就是實用新型專利的技術(shù)方案）怎么就會因為另外一項專利的期滿而進(jìn)入公用領(lǐng)域呢？二者雖然在相同的程度上有所區(qū)別（一種是完全相同，另一種是部分交叉），在保護(hù)的程度上有所區(qū)別（一種是效力待定的臨時保護(hù)，另一種是效力明確的授權(quán)保護(hù)），申請人上有所區(qū)別（一種是同一個人，另一種是不同的人），但是在法律實質(zhì)上并無區(qū)別，都受到專利法明文規(guī)定的保護(hù)。
所以，筆者認(rèn)為認(rèn)定發(fā)明專利技術(shù)進(jìn)入公用領(lǐng)域欠妥，不應(yīng)該因此被宣告無效。

2. 關(guān)于保護(hù)期的理解
由于我國的實用新型專利申請不進(jìn)行實質(zhì)審查，授權(quán)比較容易并且較快，而發(fā)明專利申請則采取“早期公開、延遲審查”的制度，授權(quán)難度較大并且耗時長。于是，很多申請人在實踐中綜合考慮二者優(yōu)缺點(diǎn)來制定專利戰(zhàn)略，就相同的發(fā)明創(chuàng)造先后提出實用新型專利和發(fā)明申請，以使某項技術(shù)方案的得到盡量長的實際保護(hù)期限，即實際的保護(hù)期限為：實用新型授權(quán)公告日至實用新型放棄日+發(fā)明專利公開日至發(fā)明專利期滿，并且兩段時間一般會有幾年的重疊期。事實上，本案就是這種情況。如果單獨(dú)提出一項發(fā)明專利申請，按照正常程序需要在18個月公開以后才能獲得臨時保護(hù)，在申請日至公開這段時間沒有任何保護(hù)，實際的保護(hù)期限最多是18年6個月。而采用上述策略，則可以使這18個月也得到保護(hù)，并且是充分的專利權(quán)保護(hù)，而不是臨時保護(hù)。
專利法第四十二條規(guī)定，發(fā)明專利權(quán)的期限為20年，實用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計專利權(quán)的期限為10年，均自申請日起計算。于是，有人認(rèn)為采用上述策略在實際上延長對該技術(shù)的保護(hù)期限違背了上述法條，侵犯了社會公眾的利益，筆者認(rèn)為這種觀點(diǎn)也值得商榷。
專利法第四十二條的規(guī)定，是針對特定的專利申請而言，而不是針對特定的技術(shù)方案而言。也就是說，該法條僅僅是規(guī)定了如下內(nèi)容：對于某項發(fā)明專利申請而言，從其申請日到專利權(quán)終止日的期間是20年，對于某項實用新型專利申請或外觀設(shè)計專利申請而言，從其申請日到專利權(quán)終止日的期間是10年。可見，該法條并沒有限定對某項技術(shù)方案的保護(hù)期限，而現(xiàn)行的其他法律規(guī)范也沒有明確規(guī)定對某項技術(shù)方案的保護(hù)期限。
專利法是調(diào)節(jié)專利權(quán)人和公眾利益平衡的手段，要了解其精神實質(zhì)，應(yīng)該把所有的相關(guān)法律規(guī)范作為一個整體來理解，而不能抽出其中的某項法條進(jìn)行孤立的理解。專利法調(diào)節(jié)利益平衡這一功能的實現(xiàn)，首先是通過審查員的工作來實現(xiàn)的，即審查員除了進(jìn)行形式審查外，還通過新穎性、創(chuàng)造性、實用性、充分公開、說明書對權(quán)利要求的支持等方面的實質(zhì)審查來確定一項專利是否應(yīng)該授予專利權(quán)、應(yīng)該授予多大的保護(hù)范圍。然后，如果公眾認(rèn)為某項專利權(quán)侵犯了其利益，則可以通過宣告無效的途徑來徹底否定不應(yīng)該授予的專利權(quán)，或者通過部分無效來縮小其授權(quán)范圍；而專利權(quán)人在其利益受到侵犯時，則可以通過法院訴訟的途徑來解決。也就是說，利益平衡的調(diào)節(jié)是通過實體權(quán)利來實現(xiàn)的，而某項技術(shù)方案所能夠得到的實際保護(hù)期限則是相關(guān)法律規(guī)范綜合作用的結(jié)果，對此并沒有規(guī)定一個明確的期限。既然它尚不明確，怎么就可以認(rèn)定是專利權(quán)人侵犯了公眾利益呢？這樣認(rèn)定是沒有根據(jù)的。
至于這些法律規(guī)范是否沖突、是否合理，法律規(guī)范的相對人無義務(wù)承擔(dān)由此引起的后果。它們一旦公布生效，相對人只要沒有違反其中的禁止性條款或者限制性條款，就應(yīng)該認(rèn)為是守法的。
所以，采用上述策略使某項技術(shù)的保護(hù)期限盡量長，完全是對現(xiàn)行法律規(guī)范的合理利用，不存在違背法條、侵犯公眾利益的問題。
事實上，在從宣告專利權(quán)無效發(fā)展到狀告專利復(fù)審委員會的過程中，本案已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，即已經(jīng)從行政程序轉(zhuǎn)變?yōu)閷唧w行政行為不服的行政訴訟程序。北京市高級人民法院在審理本案時，應(yīng)該對專利復(fù)審委員會作出具體行政行為的合法性進(jìn)行審查，并對其作出具體行政行為的依據(jù)進(jìn)行審查。顯然，這里的依據(jù)是審查指南中的相關(guān)規(guī)定，專利復(fù)審委員會和北京市第一中級人民法院也都是據(jù)此判定的。如果北京市高級人民法院認(rèn)為本案屬于重復(fù)授權(quán)，那么就是認(rèn)為審查指南是違法的，應(yīng)該責(zé)令國家知識產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行修改。唯有如此，才能從根本上避免以后再次發(fā)生此類事情。

3. 關(guān)于優(yōu)先權(quán)制度的理解
專利法在1992年進(jìn)行修改時增加了本國優(yōu)先權(quán)制度?，F(xiàn)行專利法第二十九條第二款規(guī)定，申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起12個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。
專利法實施細(xì)則第三十三條第二款規(guī)定，申請人要求本國優(yōu)先權(quán)，在先申請是發(fā)明專利申請的，可以就相同主題提出發(fā)明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發(fā)明專利申請。
在實踐中，由于文獻(xiàn)資料檢索手段、語言、經(jīng)費(fèi)、時間等方面的限制，申請人經(jīng)常對自己的發(fā)明創(chuàng)造的新穎性、創(chuàng)造性沒有很大的把握，不知道到底是否該申請專利，擔(dān)心不能被授權(quán)反而造成自己技術(shù)的公開。而利用上述的本國優(yōu)先權(quán)制度，則可以先提交一份初步申請取得申請日，使別人的公開不會影響自己已經(jīng)取得的成果的新穎性和創(chuàng)造性，然后改進(jìn)技術(shù)進(jìn)一步提高其新穎性和創(chuàng)造性。在具備條件時可以再提交一份申請，并要求在先申請的優(yōu)先權(quán)；如果因為種種原因而在12個月之內(nèi)不能提高其新穎性和創(chuàng)造性，達(dá)不到專利性的要求，則還可以撤回在先申請，避免其技術(shù)的公開。可以說，這是優(yōu)先權(quán)制度的最大優(yōu)點(diǎn)。
另外，由于我國的實用新型專利申請具有“授權(quán)容易并且快、但是授權(quán)后不穩(wěn)定”的特點(diǎn)，而發(fā)明專利申請則具有“授權(quán)難度大并且耗時長、但是授權(quán)后較穩(wěn)定”的特點(diǎn)，當(dāng)申請人對自己的技術(shù)的新穎性、創(chuàng)造性沒有很大的把握時，可以先提交實用新型專利申請，然后在改進(jìn)技術(shù)方案以后再提交發(fā)明專利申請，并要求在先實用新型專利申請的優(yōu)先權(quán)，從而使實用新型專利轉(zhuǎn)換為發(fā)明專利，延長保護(hù)期；如果申請人認(rèn)為自己的技術(shù)方案滿足發(fā)明專利的授權(quán)條件而先提交了一份發(fā)明專利申請，但是考慮到產(chǎn)品的市場壽命比較短等因素，又希望盡快授權(quán)，則可以再提交一份實用新型專利申請，并要求在先發(fā)明專利申請的優(yōu)先權(quán)，從而使發(fā)明專利轉(zhuǎn)換為實用新型專利，縮短保護(hù)期。
可以看出，優(yōu)先權(quán)制度既充分保護(hù)了申請人的利益，又促進(jìn)了發(fā)明人提高其技術(shù)方案的積極性，從而推動了整個社會的技術(shù)進(jìn)步。
在本案引發(fā)的討論中，有人認(rèn)為我國現(xiàn)行的對抵觸申請的處理規(guī)定實際上削弱了本國優(yōu)先權(quán)制度，使本國優(yōu)先權(quán)制度不能發(fā)揮其作用，筆者認(rèn)為這種觀點(diǎn)欠妥，值得進(jìn)行討論。
從上面對本國優(yōu)先權(quán)制度的分析可以看出，使用它進(jìn)行發(fā)明和實用新型類型的轉(zhuǎn)換，僅僅是其作用的一個方面，而不是該制度的根本目的，更不是唯一目的。比如，在對在后發(fā)明專利申請進(jìn)行實質(zhì)審查時，對于其中要求了優(yōu)先權(quán)的技術(shù)內(nèi)容部分，審查員只考慮在優(yōu)先權(quán)日之前已經(jīng)公開的文獻(xiàn)資料，即只有這部分文獻(xiàn)資料才會影響要求了優(yōu)先權(quán)的技術(shù)內(nèi)容部分的新穎性和創(chuàng)造性，而在優(yōu)先權(quán)日至在后申請的申請日期間公開的文獻(xiàn)資料則不予考慮。
事實上，除了機(jī)械設(shè)備等方面的專利申請以外，所有領(lǐng)域的方法專利、化學(xué)領(lǐng)域的幾乎所有產(chǎn)品專利都是不能申請實用新型專利的。這時，雖然申請人不能借助本國優(yōu)先權(quán)制度進(jìn)行發(fā)明和實用新型類型的轉(zhuǎn)換，但是可以用來保全其新穎性和創(chuàng)造性，有時優(yōu)先權(quán)制度可能會關(guān)乎在后申請專利的生死存亡，因而對于申請人來說非常重要。
所以，應(yīng)該全面認(rèn)識本國優(yōu)先權(quán)制度的優(yōu)點(diǎn)，不能因為在某個技術(shù)領(lǐng)域、某一特定時間沒有被申請人利用就認(rèn)為它不能發(fā)揮其作用。畢竟，本國優(yōu)先權(quán)只是賦予申請人的權(quán)利，至于申請人在權(quán)限范圍內(nèi)是否使用、如何使用都由他自由決定。

4. 關(guān)于抵觸申請和重復(fù)授權(quán)的理解
專利法第九條規(guī)定：兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人。仔細(xì)研讀可以發(fā)現(xiàn)，該法條的基點(diǎn)是申請人，即以申請人為考慮對象，決定是否授予其專利權(quán)。當(dāng)出現(xiàn)不同的申請人先后在不同的時間分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的情況時，專利權(quán)只授予最先申請的人，這種情況稱作“抵觸申請現(xiàn)象”。專利法實施細(xì)則第十三條第二款又規(guī)定，兩個以上的申請人在同一日分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，應(yīng)當(dāng)在收到國務(wù)院專利行政部門的通知后自行協(xié)商確定申請人。但是，這些規(guī)定并沒有限制同一申請人先后或者同時就相同的發(fā)明創(chuàng)造分別提出發(fā)明或者實用新型專利申請。
專利法實施細(xì)則第十三條第一款規(guī)定：同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項專利。仔細(xì)研讀可以發(fā)現(xiàn)，該法條的基點(diǎn)是技術(shù)方案，即以技術(shù)方案為考慮對象，決定是否授予其專利權(quán)，而不考慮該技術(shù)方案是否來自同一申請人，該規(guī)定稱作“禁止重復(fù)授權(quán)原則”。在實踐中，專利局的操作守則是“只要兩個專利不同時存在，就不認(rèn)為是重復(fù)授權(quán)”。顯然，這也是以技術(shù)方案為考慮對象的。
從上述規(guī)定的實質(zhì)內(nèi)容和立法目的來看，這些規(guī)定的本意都是要規(guī)定對于一項發(fā)明創(chuàng)造只授予一項專利權(quán)，防止專利權(quán)的“濫授”，保護(hù)公眾利益。因為公眾只需要知道一份對現(xiàn)有技術(shù)作出貢獻(xiàn)的專利申請文件中的技術(shù)方案就可以了，作為回報，公眾也希望只對這一份專利申請文件承擔(dān)不得實施其技術(shù)方案的義務(wù)。由于公眾再重復(fù)知道該技術(shù)并無意義，如果再有一份同樣的專利申請文件公開，那么這時的公眾是被迫接受的，如果也賦予在后公開的專利申請文件以專利權(quán)，顯然對公眾是不公平的。而要判斷擁有一項技術(shù)的人何時具有公開其技術(shù)的真實意思表示，只能以其提交申請文件的時間為準(zhǔn)，在后提交申請者無權(quán)再進(jìn)行重復(fù)公開，這同時也是“在先申請”專利制度的本意。
但是，由于專利法及其實施細(xì)則并沒有限制同一申請人先后或者同時就相同的發(fā)明創(chuàng)造分別提出發(fā)明或者實用新型專利申請，在實踐中也就只能接受這種情形的出現(xiàn)。審查指南規(guī)定，在其中一個專利申請授權(quán)之后，在另一個專利申請也符合授權(quán)的條件下，給申請人一次選擇機(jī)會，如果申請人放棄在先的專利權(quán)，在后的專利申請仍可以被授權(quán)。顯然，這里又是以申請文件為考慮對象，決定是否授予其專利權(quán)。由于專利法第九條的規(guī)定是針對兩個以上不同申請人的情況，并且基點(diǎn)是申請人，如果單純從字面上看，不能認(rèn)為審查指南的規(guī)定違背了該法條，但是它卻在實質(zhì)上背離了該法條的立法精神；同時，審查指南對“禁止重復(fù)授權(quán)原則”的理解也流于文字，同樣背離了其立法精神，使一項發(fā)明創(chuàng)造可以被授予兩項專利權(quán)。
從上面的分析可以發(fā)現(xiàn)，不同的法律規(guī)范采用了不同的基點(diǎn)，它們分別是：申請人、技術(shù)方案、申請文件，這種文字表述上的不一致，難免會導(dǎo)致實踐中的混亂和理解上的錯誤。鑒于此，筆者建議所有的規(guī)范都以專利申請文件為基點(diǎn)，將專利法第九條修改為：“就同樣的發(fā)明創(chuàng)造提出兩個以上專利申請的，專利權(quán)授予符合授權(quán)條件的在先申請”，這樣不但解決了申請文件在時間上的抵觸，也解決了申請人在時間上的抵觸。為了限制同一申請人同時就相同的發(fā)明創(chuàng)造分別提出發(fā)明或者實用新型專利申請，可以在專利法實施細(xì)則第十三條中增加第三款，“同一申請人在同一日就相同的發(fā)明創(chuàng)造分別提出發(fā)明或者實用新型專利申請，只受理其中的一份申請，由申請人自己選擇”。

　

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