淺談計(jì)算機(jī)軟件類專利申請的技術(shù)挖掘
2004-12-15淺談計(jì)算機(jī)軟件類專利申請的技術(shù)挖掘
文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 專利代理人 胡晶
由于距離和時間等原因,技術(shù)人員通常將其要申請的技術(shù)內(nèi)容通過技術(shù)交底書以書面形式給代理人,代理人在根據(jù)技術(shù)交底書公開的內(nèi)容,理解技術(shù),并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)挖掘,以便能撰寫出有效且保護(hù)范圍更大的專利申請文件。技術(shù)交底書中至少包括該技術(shù)的詳細(xì)介紹、該技術(shù)解決的問題以及該技術(shù)以前的現(xiàn)有技術(shù)。在技術(shù)交底書的基礎(chǔ)上進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)挖掘是非常重要的,它是一份好的申請文件的基礎(chǔ),而申請文件是審查員進(jìn)行審查判斷能否獲得專利權(quán)的法律文件,更是后續(xù)判斷是否侵權(quán)的依據(jù)。
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,利用計(jì)算機(jī)解決某一領(lǐng)域存在的某一問題,像這一類的發(fā)明創(chuàng)造日益增多。我在接收到這一類關(guān)于計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)交底書時,發(fā)現(xiàn)對其的技術(shù)挖掘與其它類型技術(shù)交底書的技術(shù)挖掘有著相同之處及不同之處。為此,以計(jì)算機(jī)軟件類專利申請為例初略談?wù)勅绾芜M(jìn)行技術(shù)挖掘工作。
(一)從專利的角度判斷技術(shù)交底書中公開的內(nèi)容是否符合專利保護(hù)的客體,若不是,則盡量在與技術(shù)人員充分溝通的基礎(chǔ)上,提供能落入專利保護(hù)的建議。
由于軟件申請的特殊性以及技術(shù)人員對此了解有限,因此代理人接收到的技術(shù)交底書很可能是一些表象內(nèi)容,如該技術(shù)一些功能介紹,而并未涉及實(shí)質(zhì)的內(nèi)容,如一些應(yīng)用類軟件的流程類似于智力活動的規(guī)則和方法等。
對于技術(shù)人員來說,每一件申請都是傾注其心血,對于一個公司提出一件專利都是有其市場或戰(zhàn)略等考慮因素,因此絕不能很粗暴地說這個專利不能申請。
比如,我曾經(jīng)接到一個技術(shù)交底書,技術(shù)交底書的內(nèi)容大致是:在一個測試過程中,第一種現(xiàn)有技術(shù)是采用A算法進(jìn)行測量,第二種現(xiàn)有技術(shù)是采用B算法進(jìn)行測量,本發(fā)明的發(fā)明點(diǎn)在于在測量過程中,加上一個判斷條件C,當(dāng)C成立時采用A算法進(jìn)行測量,否則采用B算法進(jìn)行測量。我在技術(shù)人員溝通時,了解到該測試過程中公知的,并且該判斷條件C也是顯然易見的,也就是,本領(lǐng)域的技術(shù)人員通過現(xiàn)有技術(shù)的A和B無需創(chuàng)造性勞動即可得到本發(fā)明的發(fā)明點(diǎn)。后來,我以該專利申請存在創(chuàng)造性不夠?yàn)樵?,建議該技術(shù)人員重新考慮此案的申請。技術(shù)人員為此專門敘述此技術(shù)申請的發(fā)明背景以及此技術(shù)的市場前景,并強(qiáng)烈表示希望能獲得專利保護(hù)。在這次溝通過程中,技術(shù)人員無意間透露算法B是未公開的一項(xiàng)專利申請的內(nèi)容。為此,我對本技術(shù)的撰寫是否具有創(chuàng)造性重新做出的考慮,并且在溝通過程中,也獲知此技術(shù)的兩個非常重要的應(yīng)用過程。后來,我又向技術(shù)人員要求提供這兩個應(yīng)用過程的具體步驟。在撰寫該申請文件時,我先保護(hù)該測量過程,并且將該測量過程作為一個具體步驟又保護(hù)了兩個具體的應(yīng)用過程。
對于應(yīng)用類軟件的技術(shù)交底書,需要啟發(fā)技術(shù)人員提供完整的技術(shù)方案。但是,很多時候技術(shù)人員提供的技術(shù)方案雖然包括問題、解決該問題的技術(shù)過程等內(nèi)容,但按照其技術(shù)交底書提供的內(nèi)容是無法獲得專利保護(hù)的,通常代理人需要找到能獲得專利保護(hù)的發(fā)明點(diǎn),然后關(guān)于此發(fā)明點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)挖掘。
比如:曾有一家軟件公司提供的一份技術(shù)交底書,大致內(nèi)容如下:銀行需要進(jìn)行風(fēng)險控制,現(xiàn)有的風(fēng)險控制是先在計(jì)算機(jī)中設(shè)置各個風(fēng)險點(diǎn),然后計(jì)算機(jī)將從各個銀行網(wǎng)點(diǎn)采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行該些風(fēng)險點(diǎn)的篩選,并將篩選后的數(shù)據(jù)進(jìn)行保存,以便人為判斷是否存在不安全交易。但是,每天篩選后得到的數(shù)據(jù)是非常巨大的,人為判斷準(zhǔn)確性不高,在技術(shù)交底書中公開的發(fā)明點(diǎn)是通過在計(jì)算機(jī)建立風(fēng)險模型來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險點(diǎn)的篩選。初略看,該專利申請的內(nèi)容即是將人為完成的工作通過計(jì)算機(jī)來完成。這種技術(shù)方案屬于智力活動的規(guī)則,是不受專利保護(hù)的。但是,我仔細(xì)閱讀其技術(shù)方案后發(fā)現(xiàn),若從銀行網(wǎng)點(diǎn)過來的數(shù)據(jù)作為考慮客體,原有的數(shù)據(jù)處理流程和現(xiàn)有的數(shù)據(jù)處理流程是非常不同的,并且,新的數(shù)據(jù)處理流程能夠達(dá)到提高CPU的處理效率、大大減少存儲空間等技術(shù)效果。為此,我就以該數(shù)據(jù)處理流程為發(fā)明點(diǎn),并將其銀行風(fēng)險控制過程作為應(yīng)用例來向發(fā)明人進(jìn)行技術(shù)挖掘。
(二)以撰寫的申請文件具有有效性為原則進(jìn)一步挖掘技術(shù)
以日本的日立公司為例,它對于專利申請一直推行著“5FP(5fighting patents)”活動。所述5FP活動是指針對公司的每種主要產(chǎn)品的技術(shù),以獲取至少5件戰(zhàn)略專利特別是至少5種能夠經(jīng)得起法院判決的專利為目標(biāo)。也就是說,撰寫的申請文件是否有效,不僅僅是考慮讓其能夠獲得專利權(quán),而且至少還要考慮到無效過程。也就是,所撰寫的專利申請文件應(yīng)具有強(qiáng)有力打擊競爭對手的法律文書。
在無效理由中,關(guān)于所請求專利技術(shù)不具備專利性的條件,一般難以取證,舉證成本也較高。然而,針對專利申請文件本身缺陷提出宣告專利無效請求,無需另行取證。“以彼之矛,攻彼之盾”,是專利侵權(quán)抗辯人最經(jīng)濟(jì)、最有效的反擊手段,也是專利權(quán)人最痛悔的專利保護(hù)失敗。
為此,代理人在技術(shù)挖掘時,至少要考慮到:專利說明書清楚、完整和能夠?qū)崿F(xiàn)。
對于大多數(shù)涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請,由于計(jì)算機(jī)硬件和軟件之間的相互關(guān)系和相互依存,不但要在軟件方面充分公開而且要在硬件方面充分公開,因此,在說明書中,還要對涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明所賴難以完成實(shí)現(xiàn)的硬件環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)描述。
比如,曾有一份技術(shù)交底書是有關(guān)自動控制領(lǐng)域的本體法PVC生產(chǎn)工藝一種改良方法。技術(shù)人員在該技術(shù)交底書中將其生產(chǎn)工藝過程詳細(xì)公開,但在與技術(shù)人員溝通過程發(fā)明該生產(chǎn)工藝是離不開一特定的控制設(shè)備。為此,我說服技術(shù)人員提供與該工藝有關(guān)的控制設(shè)備信息。
對于大多數(shù)涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利申請,還需要避免技術(shù)方案公開不充分的問題。比如,將計(jì)算機(jī)程序分解成不同的代碼段、功能塊或進(jìn)行塊等,然后將它們作為硬件組件來描述。即進(jìn)行軟件模塊化地處理時,很難判斷該技術(shù)方案是否公開充分,為此,需要將其特征細(xì)化到下一層次。最常見的是技術(shù)交底書中對處理器的描述“處理器用于控制其他器件的工作”。在技術(shù)挖掘時,需要將處理器完成的工作具體化。比如,以我撰寫的一個“倒車?yán)走_(dá)”為例,在技術(shù)交底書中,技術(shù)人員對倒車?yán)走_(dá)的控制中心的描述是非常簡單“用于控制其他器件的工作”,為了能將該控制中心公開充分,需要了解在倒車?yán)走_(dá)裝置偵測障礙物的控制方法中,控制中心完成哪些工作,以便在撰寫過程中能將該些工作分類后進(jìn)行模塊化。為此,至少需要技術(shù)人員能詳細(xì)提供該控制中心在該控制過程中的所完成的工作。
(三) 以撰寫的申請文件具有較大保護(hù)范圍為原則進(jìn)一步挖掘技術(shù)
對于技術(shù)人員來說,他(們)面對的更多是市場,也就是用戶的需求。他(們)在考慮這項(xiàng)技術(shù)時,會針對一個特定的領(lǐng)域并且技術(shù)方案相對比較完善。代理人不僅僅在基于技術(shù)人員提供的技術(shù)交底書中,而且應(yīng)以更大的保護(hù)范圍為原則挖掘技術(shù),使撰寫的專利申請的保護(hù)應(yīng)大于技術(shù)交底書公開的范圍。
比如:軟件提供的方案通常是局限于某一領(lǐng)域,代理人需要考慮技術(shù)方案是否只能局限于此領(lǐng)域,若否,則需要將其擴(kuò)展成一個更廣泛的領(lǐng)域。再比如:技術(shù)人員通常提供一種能夠?qū)嵤┑妮^佳的實(shí)施方案,首先需考慮解決預(yù)先提及的技術(shù)問題是否還需要其他的實(shí)施方式,然后再考慮組成該技術(shù)方案的每個技術(shù)特征是否可以有其他可替換的技術(shù)特征,這樣既能擴(kuò)大保護(hù)范圍又能使得權(quán)利要求得到說明書的支持。在與技術(shù)人員溝通時,多問幾個還有其他方式實(shí)現(xiàn)嗎,這種特征還能有其他特征來替換嗎,這兩個特征可以將其上位嗎?
以上僅為我對于計(jì)算機(jī)軟件類專利申請的技術(shù)挖掘幾點(diǎn)體會。事實(shí)上,即便代理人能有機(jī)會和技術(shù)人員做面對面的溝通,代理人對該技術(shù)也非常了解,通常也需要技術(shù)人員提供一份有關(guān)此技術(shù)的技術(shù)交底書。另外,對于技術(shù),技術(shù)人員永遠(yuǎn)是專家,因此代理人應(yīng)充分發(fā)揮技術(shù)人員的積級性,只有代理人和技術(shù)人員齊心協(xié)心才能將申請文件撰寫好。還有,代理人在研讀技術(shù)交底書后,若先按照所理解的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行檢索,不僅有利于了解該領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù),最重要的是有的放矢挖掘技術(shù)內(nèi)容。