申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)需要注意的幾個(gè)問(wèn)題

2007-03-21
文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 高柯

隨著世界政治局面的日趨穩(wěn)定以及全球經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，各國(guó)間的政治、經(jīng)濟(jì)、文化交流越來(lái)越多。自從中國(guó)加入世界貿(mào)易組織，中國(guó)企業(yè)也越來(lái)越多的加入到爭(zhēng)奪國(guó)際市場(chǎng)的行列中。可是如何保護(hù)自己好不容易得到的國(guó)際市場(chǎng)，卻成了中國(guó)企業(yè)家們頭疼的問(wèn)題。隨著知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)的增強(qiáng)，越來(lái)越多的企業(yè)家們懂得了用知識(shí)產(chǎn)權(quán)這把利劍，為自己的產(chǎn)品進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)保駕護(hù)航。于是形成了當(dāng)今商標(biāo)“國(guó)際注冊(cè)”的熱潮。但是，每個(gè)國(guó)家都有著自己獨(dú)特的商標(biāo)法律制度，因此選擇在那些國(guó)家申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，如果注冊(cè)以及如何利用已注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)自己的合法權(quán)利，成為了很多人迫切想要了解的問(wèn)題。這篇文章以美國(guó)為例，主要講述國(guó)內(nèi)企業(yè)以及個(gè)人到美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)以及維護(hù)已注冊(cè)商標(biāo)需要注意的幾個(gè)問(wèn)題。

一、申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)需要注意的問(wèn)題

（一）、商標(biāo)

美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局對(duì)商標(biāo)的審查十分嚴(yán)格，因此申請(qǐng)人針對(duì)不同類(lèi)型的商標(biāo)需要注意以下問(wèn)題:

1、中文商標(biāo)可以在美國(guó)提交申請(qǐng)，但是申請(qǐng)人需要提供構(gòu)成該商標(biāo)的每一個(gè)中文字的讀音以及相應(yīng)的英文翻譯。

2、如果商標(biāo)是由簡(jiǎn)單的英文字母組成，并且這些字母沒(méi)有進(jìn)行風(fēng)格化的修飾，為了使商標(biāo)受保護(hù)的范圍更廣，我們通常會(huì)建議申請(qǐng)人提交申請(qǐng)時(shí)聲明該商標(biāo)為普通字體（Standard Charaters），即不聲明保護(hù)任何顏色、大小、字體。這里所說(shuō)的普通字體，通常指TIMES NEW ROMAR 或ARIAL。

3、商標(biāo)如果為彩色，需要具體說(shuō)明每個(gè)部分的顏色。值得注意的是，如果商標(biāo)為灰色，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局將認(rèn)定該商標(biāo)為彩色商標(biāo)。

4、必須明確指出該商標(biāo)是否在相關(guān)商業(yè)或貿(mào)易、地理描述或其他語(yǔ)言上有特殊含義。

另外，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局對(duì)提供的商標(biāo)圖樣的要求也非常嚴(yán)格。商標(biāo)圖樣必須清晰，不能有任何模糊感。由于美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)大多采用電子提交的方式，因此，申請(qǐng)人需要提供圖片格式的商標(biāo)圖樣（如：jpg格式），美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局對(duì)圖片格式的像素也有要求，不能小于250像素大于944像素。

（二）、商品/服務(wù)項(xiàng)目的選擇

雖然美國(guó)不限制提交申請(qǐng)的商品/服務(wù)的個(gè)數(shù)，但是由于美國(guó)主張“使用”原則，因此申請(qǐng)人在選擇商品/服務(wù)時(shí)一定要限定為確實(shí)在生產(chǎn)銷(xiāo)售的商品或者提供的服務(wù)，切不可認(rèn)為提交的商品越多，商標(biāo)保護(hù)的范圍就越廣，從而選擇一些根本沒(méi)有在生產(chǎn)銷(xiāo)售或提供的服務(wù)。這樣做很可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)商標(biāo)被撤銷(xiāo)。

另外，美國(guó)雖然遵循國(guó)際尼斯分類(lèi)，但是其商品服務(wù)項(xiàng)目往往比尼斯分類(lèi)中的商品服務(wù)項(xiàng)目要求更加細(xì)化。比如，商品“計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備”是尼斯分類(lèi)中規(guī)范的商品項(xiàng)目，但是該項(xiàng)商品在美國(guó)不能被接受，原因就在于商品“計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備”的范圍太寬泛，不具體。如果要想被美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局接受，必須細(xì)化到“鍵盤(pán)、鼠標(biāo)、調(diào)制解調(diào)器、掃描儀、打印機(jī)等等”。我們建議申請(qǐng)人在選擇準(zhǔn)備申請(qǐng)的商品/服務(wù)時(shí)，可以提供該商品/服務(wù)在行業(yè)內(nèi)的通用名稱(chēng)，而不必刻板的按照中國(guó)商標(biāo)局出版的《類(lèi)似商品和服務(wù)區(qū)分表》提供的商品/服務(wù)名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行選擇。

（三）美國(guó)商標(biāo)的申請(qǐng)基礎(chǔ)

申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)，只能基于三種基礎(chǔ)。也就是所，只有滿足了三種基礎(chǔ)中的一種才能申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)。

1、以實(shí)際使用（Actual Use）為基礎(chǔ)提交申請(qǐng)

實(shí)際使用是指商標(biāo)在申請(qǐng)之日起前已經(jīng)在美國(guó)使用。“使用”主要是指標(biāo)有該商標(biāo)的產(chǎn)品已經(jīng)在美國(guó)市場(chǎng)上銷(xiāo)售或者在美國(guó)媒體上做了宣傳廣告。同時(shí)值得注意的是，使用是指申請(qǐng)指定的所有商品/服務(wù)都有使用，而不是指部分使用。

如果以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交美國(guó)申請(qǐng)，申請(qǐng)人需要請(qǐng)?zhí)峁┥虡?biāo)使用證據(jù)（即每個(gè)類(lèi)別至少提供一張標(biāo)有商標(biāo)的產(chǎn)品照片），以及在美國(guó)和在世界其他國(guó)家首次使用的日期（需精確到年月）

2、以意圖使用(Intend-to-Use)為基礎(chǔ)提交申請(qǐng)

意圖使用是指雖然商標(biāo)在提交申請(qǐng)時(shí)尚未在美國(guó)使用，但是申請(qǐng)人真誠(chéng)地（Bona Fide）計(jì)劃即將在美國(guó)使用該商標(biāo)。根據(jù)美國(guó)商標(biāo)法第一條（d）第1款的規(guī)定，以意圖使用為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請(qǐng)，待該商標(biāo)通過(guò)審查后，自下發(fā)核準(zhǔn)通知書(shū)（Notice of Acceptance）之日起三年內(nèi)，必須提交商標(biāo)在美國(guó)使用的聲明。否則，該商標(biāo)申請(qǐng)將被撤銷(xiāo)。

3、以國(guó)內(nèi)注冊(cè)（Home Registration）為基礎(chǔ)提交申請(qǐng)

以該國(guó)內(nèi)注冊(cè)為基礎(chǔ)提交美國(guó)申請(qǐng)，需要注意以下幾點(diǎn)：第一、獲得國(guó)內(nèi)注冊(cè)的商標(biāo)必須與打算在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)一模一樣，不能有任何細(xì)微的改動(dòng)；第二、國(guó)內(nèi)注冊(cè)證上指定的商品/服務(wù)的范圍必須大于擬在美國(guó)申請(qǐng)保護(hù)的商品/服務(wù)范圍；第三、申請(qǐng)人名稱(chēng)地址必須保持一致。

我們注意到，很多有中國(guó)企業(yè)或個(gè)人申請(qǐng)的美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)都是以實(shí)際使用為基礎(chǔ)提交的。但是，實(shí)際上只有很少的一部分商標(biāo)真正在美國(guó)使用，絕大部分的申請(qǐng)人都只是出于為以后進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)做好鋪墊的考慮。因此，只要任何第三方就注冊(cè)中的一項(xiàng)商品并沒(méi)有在美國(guó)使用提出有力證據(jù)，并且被美國(guó)上訴審判委員會(huì)（TTAB）接受，則該注冊(cè)將很有可能被整個(gè)撤銷(xiāo)，而不是刪除沒(méi)有使用的部分商品。

二、 商標(biāo)在美國(guó)注冊(cè)后需要注意的問(wèn)題

1、提交商標(biāo)繼續(xù)使用的聲明

美國(guó)商標(biāo)法第八條（b）指出，以本法第十二條（c）規(guī)定予以公告的注冊(cè)商標(biāo)，注冊(cè)人應(yīng)于注冊(cè)后第六年屆滿前一年內(nèi)（即商標(biāo)注冊(cè)后的第五年到第六年間）向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊(cè)人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒(méi)有放棄該商標(biāo)的意思。否則，在自注冊(cè)公布之日起第六年屆滿時(shí)，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局將撤銷(xiāo)該商標(biāo)注冊(cè)。

在實(shí)踐中，我們不難發(fā)現(xiàn)很多注冊(cè)人都沒(méi)有注意或重視此項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)為只需要等10年有效期屆滿前進(jìn)行續(xù)展就可以維持該商標(biāo)的有效性。因此造成了一大批美國(guó)已注冊(cè)商標(biāo)因沒(méi)有及時(shí)提交繼續(xù)使用證明而被撤銷(xiāo)。

2、無(wú)可爭(zhēng)辯性（Incontestability）的權(quán)利

美國(guó)商標(biāo)法規(guī)定，如果商標(biāo)注冊(cè)人自商標(biāo)注冊(cè)之日起連續(xù)五年在美國(guó)使用其注冊(cè)商標(biāo)，則注冊(cè)人通過(guò)申請(qǐng)可以獲得無(wú)可爭(zhēng)辯性的權(quán)利。一項(xiàng)無(wú)可爭(zhēng)辯性的注冊(cè)可以構(gòu)成注冊(cè)人擁有在貿(mào)易中使用其商標(biāo)的獨(dú)占權(quán)的確鑿證據(jù)。而且任何第三方再也不能以該商標(biāo)缺乏顯著性為理由，而要求美國(guó)上訴審判委員會(huì)撤銷(xiāo)該商標(biāo)注冊(cè)。

對(duì)于真正有在美國(guó)銷(xiāo)售其產(chǎn)品的注冊(cè)人來(lái)說(shuō)，此項(xiàng)規(guī)定十分有意義。然而在實(shí)踐中卻很少有人很好的利用了該項(xiàng)權(quán)利來(lái)保護(hù)自己的注冊(cè)商標(biāo)和捍衛(wèi)自己的權(quán)利。

3、續(xù)展

美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的有效期為10年，從注冊(cè)之日起計(jì)算。自有效期屆滿之日前六個(gè)月內(nèi)，商標(biāo)所有人可以向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交續(xù)展申請(qǐng)。

與其他國(guó)家不同的是，注冊(cè)商標(biāo)所有人提交續(xù)展申請(qǐng)的同時(shí)，還仍然需要提交使用聲明，聲明該商標(biāo)在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務(wù)上，或聲明注冊(cè)人未使用該商標(biāo)是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒(méi)有放棄該商標(biāo)的意思。否則，美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局將撤銷(xiāo)該商標(biāo)注冊(cè)。

美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)程序相對(duì)復(fù)雜，對(duì)于準(zhǔn)備在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)的中國(guó)企業(yè)或個(gè)人，在提交申請(qǐng)前需要仔細(xì)檢查準(zhǔn)備申請(qǐng)的商標(biāo)、選擇符合規(guī)范的商品/服務(wù)以及采用適合的提交基礎(chǔ)，只有這樣才能盡可能的避免商標(biāo)審查中下發(fā)審查意見(jiàn)，確保商標(biāo)的順利注冊(cè)；已經(jīng)申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)或者已獲得美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的中國(guó)企業(yè)或個(gè)人需要重視并及時(shí)關(guān)注自己商標(biāo)的最新?tīng)顟B(tài)，避免商標(biāo)因疏忽而被撤銷(xiāo)。

　

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