從屬權(quán)利要求的撰寫芻議
2007-12-05文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李文紅
權(quán)利要求是一件專利申請文件的核心部分,起著說明和界定專利保護(hù)范圍的重要作用(參考專利法第五十六條)。權(quán)利要求的撰寫質(zhì)量與申請人的利益緊密相關(guān),相應(yīng)地,知識產(chǎn)權(quán)工作者和研究人員對于權(quán)利要求的撰寫都極為關(guān)注,但目前的研究大部分集中于獨(dú)立權(quán)利要求,在此,筆者希望與大家一起探討與從屬權(quán)利要求的撰寫相關(guān)的幾個(gè)問題。
一.從屬權(quán)利要求撰寫的意義和作用
專利法實(shí)施細(xì)則第二十一條規(guī)定,權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立權(quán)利要求,也可以有從屬權(quán)利要求。
就筆者的觀察,目前的實(shí)踐中,在專利申請時(shí)的權(quán)利要求書中一般都會(huì)出現(xiàn)從屬權(quán)利要求。有趣的是,外國人提交的中國專利申請中,通常會(huì)部署多個(gè)從屬權(quán)利要求,并且層次和結(jié)構(gòu)較為合理;與之相對的是,國內(nèi)的單位和個(gè)人提交的專利申請中,通常只有寥寥可數(shù)的幾個(gè)從屬權(quán)利要求。更為有意思的是,有些國內(nèi)申請人的申請文件的權(quán)利要求書的權(quán)利要求總數(shù)一般控制在十項(xiàng)以內(nèi),但是其整體布局卻不盡合理。當(dāng)然,也有的申請人只是從形式上追求從屬權(quán)利要求與獨(dú)立權(quán)利要求的配合,認(rèn)為權(quán)利要求的數(shù)目越多,其發(fā)明或者實(shí)用新型的高度就越高,這種傾向也是應(yīng)該避免的。
造成這種現(xiàn)象的原因是多方面的,例如可能與權(quán)利要求的超項(xiàng)費(fèi)有關(guān),但筆者認(rèn)為更主要的是對從屬權(quán)利要求的意義認(rèn)識不夠。大家目前都認(rèn)識到獨(dú)立權(quán)利要求的重要作用,如北京高院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》規(guī)定:專利獨(dú)立權(quán)利要求從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案,記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征,其保護(hù)范圍與從屬權(quán)利要求相比最大。因此,確定專利權(quán)保護(hù)范圍時(shí),應(yīng)當(dāng)對保護(hù)范圍最大的專利獨(dú)立權(quán)利要求做出解釋。
實(shí)際上,相對獨(dú)立權(quán)利要求而言,從屬權(quán)利要求同樣具有重要的意義,例如,北京高院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》規(guī)定:權(quán)利人依據(jù)專利從屬權(quán)利要求起訴被告侵權(quán)的,法院也可以對從屬權(quán)利要求的保護(hù)范圍予以解釋界定。
《專利代理概論》一書總結(jié)從屬權(quán)利要求的作用在于:在審批程序中為針對新穎性、創(chuàng)造性的審查意見提供答復(fù)的回旋余地;在無效程序中形成專利權(quán)人的多道防線;限定一些比較有商業(yè)應(yīng)用價(jià)值的具體技術(shù)方案,從而在侵權(quán)訴訟和許可證貿(mào)易使專利權(quán)人十分有利。
上述總結(jié)是相當(dāng)精辟的,對實(shí)踐工作具有重要的幫助;在此基礎(chǔ)上,筆者認(rèn)為某些從屬權(quán)利要求的作用還在于公開要求保護(hù)的技術(shù)方案以限制競爭對手,這是由于我國采取“先申請主義(參考專利法第九條)”,為了防止重復(fù)授權(quán),還設(shè)置了“抵觸申請(參考專利法第二十三條)”和不同申請人同日申請相同發(fā)明創(chuàng)造時(shí)的協(xié)商(參考專利法實(shí)施細(xì)則第十三條)這兩種機(jī)制。對于這兩種情況來說,判斷是否屬于相同的發(fā)明創(chuàng)造主要是以權(quán)利要求書的內(nèi)容為依據(jù)(參考《新專利法詳解》)。因此,如果對于某些意義在當(dāng)前不是特別明顯,但未來前景難以預(yù)期的技術(shù)方案,沒有在專利申請文件中采用從屬權(quán)利要求的方式來加以保護(hù),將有可能帶來不利的后果,例如在給競爭對手設(shè)置的專利壁壘中留下漏洞,甚至有可能被競爭對手搶得先機(jī),為自己帶來不必要的麻煩。
因此,探討如何來部署從屬權(quán)利要求是有必要的,也是申請人和代理人應(yīng)該積極進(jìn)行關(guān)注的。
眾所周知,從屬權(quán)利要求的撰寫應(yīng)該以獨(dú)立權(quán)利要求的撰寫為基礎(chǔ)。
在撰寫?yīng)毩?quán)利要求時(shí),需要對申請人的技術(shù)方案進(jìn)行分析,列出所有的技術(shù)特征;隨后結(jié)合最接近的現(xiàn)有技術(shù),確定發(fā)明創(chuàng)造要解決的技術(shù)問題;針對技術(shù)問題,對技術(shù)特征進(jìn)行分類,找出必要技術(shù)特征(包括適當(dāng)?shù)母爬ê统橄螅┖头潜匾夹g(shù)特征;根據(jù)必要技術(shù)特征完成獨(dú)立權(quán)利要求的撰寫。
在獨(dú)立權(quán)利要求的基礎(chǔ)上,可以參照下述步驟來完成從屬權(quán)利要求的撰寫。
二.按照申請目的確定從屬權(quán)利要求記載的附加技術(shù)特征
從理論上說,在得到說明書支持的基礎(chǔ)上,除了必須記載在獨(dú)立權(quán)利要求中的必要技術(shù)特征外,原則上其他的技術(shù)特征都可以記載在從屬權(quán)利要求中。
這是因?yàn)?,專利法?shí)施細(xì)則第二十一條規(guī)定,從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)用附加的技術(shù)特征,對引用的權(quán)利要求作進(jìn)一步限定。對此,《審查指南》的解釋是:從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征,可以是對引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征作進(jìn)一步限定的技術(shù)特征,也可以是增加的技術(shù)特征?!秾彶橹改稀愤€指出:在前的獨(dú)立權(quán)利要求采用兩部分撰寫方式的,其后的從屬權(quán)利要求不僅可以進(jìn)一步限定該獨(dú)立權(quán)利要求特征部分的特征,也可以進(jìn)一步限定前序部分的特征。
因此,在實(shí)際的撰寫過程中,需要結(jié)合申請人的目的(如獲得權(quán)利、權(quán)利實(shí)施或商業(yè)目的、阻止在后專利申請授權(quán))進(jìn)行分析,確定從屬權(quán)利要求的內(nèi)容以及從屬權(quán)利要求之間、從屬權(quán)利要求與獨(dú)立權(quán)利要求之間的結(jié)構(gòu)和層次。
從申請人提出專利申請的目的出發(fā),可以將非必要技術(shù)特征分為下列類型(筆者稱之為目的分類法):
創(chuàng)造性相關(guān)非必要技術(shù)特征,指的是有可能對申請的創(chuàng)造性起作用的技術(shù)特征,其意義在于加快審批程序和應(yīng)付可能的專利無效宣告程序;
明確化相關(guān)非必要技術(shù)特征,指的是對一些比較有商業(yè)價(jià)值的具體技術(shù)方案起明確作用的技術(shù)特征,其意義在于在侵權(quán)訴訟中將專利保護(hù)范圍限定得十分明確而限制對手的爭辯余地或者在專利權(quán)許可或轉(zhuǎn)讓中起到重要的作用;
公開性相關(guān)非必要技術(shù)特征,指的是用于公開一些意義不是特別明顯的技術(shù)方案的技術(shù)特征,其意義在于阻止他人的同日或在后專利申請獲得授權(quán)。
應(yīng)該說,上述分類的理論性較強(qiáng),在實(shí)際的工作中,很有可能會(huì)出現(xiàn)某些非必要技術(shù)特征同時(shí)屬于兩個(gè)以上分類的情況。
在進(jìn)行上述分析后,就可以按照申請人實(shí)際提交專利申請想達(dá)到的目的來確定需要要求保護(hù)的技術(shù)方案,從對應(yīng)的目的分類中挑選出需要在從屬權(quán)利要求中予以記載的非必要技術(shù)特征,即附加技術(shù)特征。
當(dāng)然,在實(shí)際的工作過程中,附加技術(shù)特征的確定還有可能需要考慮到其他的因素,例如附加費(fèi)的問題,這是因?yàn)槲覈鴩鴦?wù)院專利行政部門規(guī)定一件專利申請文件的權(quán)利要求的數(shù)目超過十項(xiàng)后,將按項(xiàng)計(jì)收超項(xiàng)附加費(fèi)。
由于按照目的出發(fā)來挑選附加技術(shù)特征,就可以在撰寫時(shí)做到心中有數(shù)、有的放矢,從而有效改進(jìn)目前有些申請人/代理人漫無邊際、盲目地撰寫從屬權(quán)利要求的現(xiàn)狀。
此外,目前有些專利申請中,在部署從屬權(quán)利要求時(shí),只考慮對申請的新穎性和創(chuàng)造性有可能起幫助的非必要技術(shù)特征,而忽略其他有商業(yè)價(jià)值或者可能阻止競爭對手獲得專利權(quán)的非必要技術(shù)特征,應(yīng)該說還是有所欠缺的。
三.按照技術(shù)特征之間的關(guān)系確定從屬權(quán)利要求的布局
在確定附加技術(shù)特征后,接下來需要考慮的問題就是如何進(jìn)行合理的組合以形成最終的從屬權(quán)利要求。
為此,需要明確所有的技術(shù)特征(包括必要技術(shù)特征和附加技術(shù)特征)之間的關(guān)系,這是下面的關(guān)系分類法發(fā)揮作用的大好時(shí)機(jī)。
從非必要技術(shù)特征與引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征的關(guān)系出發(fā),可以將非必要技術(shù)特征分為下列類型(筆者稱之為關(guān)系分類法):
追加型非必要技術(shù)特征,指的是在引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征的集合的基礎(chǔ)上增加的技術(shù)特征,將所述增加的技術(shù)特征鑲嵌到引用的權(quán)利要求的原技術(shù)特征集合中應(yīng)當(dāng)能夠構(gòu)成一個(gè)新的、完整、合理的技術(shù)特征的集合,即新的技術(shù)方案;
限定型非必要技術(shù)特征,指的是對所引用的權(quán)利要求中的技術(shù)特征進(jìn)行修飾性說明或者實(shí)例化的技術(shù)特征,當(dāng)所述限定型非必要技術(shù)特征限定引用的權(quán)利要求的原技術(shù)特征后,新的技術(shù)特征的集合應(yīng)當(dāng)是完整、合理的技術(shù)方案。
實(shí)際上,如果仔細(xì)推敲,可以進(jìn)一步將限定型非必要技術(shù)特征區(qū)分成修飾性限定型非必要技術(shù)特征和實(shí)例化限定型非必要技術(shù)特征。
在厘清技術(shù)特征之間的關(guān)系后,就基本可以確定從屬權(quán)利要求的布局,即從屬權(quán)利要求整體的結(jié)構(gòu)和層次。此階段明確的主要問題包括:
單個(gè)的從屬權(quán)利要求應(yīng)該由哪些附加技術(shù)特征組成。需要考慮的是技術(shù)方案的完整性和合理性,即該從屬權(quán)利要求中記載的附加技術(shù)特征和其引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征的集合能夠有機(jī)結(jié)合成一個(gè)新的有效的技術(shù)方案,該技術(shù)方案能夠?qū)嵤┎⑶夷軌蚪鉀Q特定的技術(shù)問題。
從屬權(quán)利要求之間的引用關(guān)系如何配置。需要考慮的是技術(shù)方案之間的層次感,即一組相互具有引用關(guān)系的權(quán)利要求的保護(hù)范圍之間應(yīng)該形成一種上寬下窄的金字塔結(jié)構(gòu)。
通常,對于從屬權(quán)利要求記載限定型的非必要技術(shù)特征的情況,引用關(guān)系的配置相對簡單,只需要弄清楚附加技術(shù)特征限定的技術(shù)特征所處的權(quán)利要求,適當(dāng)引用該權(quán)利要求即可。
需要注意的是從屬權(quán)利要求記載追加型的非必要技術(shù)特征的情況,理論上來說,追加型的非必要技術(shù)特征不太可能孤立存在,也會(huì)與被引用的權(quán)利要求中的某些技術(shù)特征具有相互的關(guān)系(如連接關(guān)系、位置關(guān)系、相互作用的關(guān)系、數(shù)據(jù)交互的關(guān)系以及功能上相互支持的關(guān)系等等),因此只需要弄清楚與附加技術(shù)特征關(guān)聯(lián)的技術(shù)特征所處的權(quán)利要求,適當(dāng)引用該權(quán)利要求即可;但是實(shí)踐中,經(jīng)常會(huì)有申請人/代理人不會(huì)太在意前述的各技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)而隨意引用,造成權(quán)利要求的無效(理由包括保護(hù)范圍不清楚、得不到說明書支持等)。
此外,對于某些從屬權(quán)利要求來說,其記載的某個(gè)附加技術(shù)特征所限定的或者關(guān)聯(lián)的某個(gè)技術(shù)特征同時(shí)出現(xiàn)在前面的多個(gè)權(quán)利要求中,此時(shí)需要根據(jù)具體的個(gè)案來確定是進(jìn)行多項(xiàng)引用還是選擇其中哪一個(gè)進(jìn)行引用。
此外,對于某些被引用的權(quán)利要求來說,其記載的一些技術(shù)特征被某些在后的從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征所限定的或者關(guān)聯(lián),另一些技術(shù)特征被另一些在后的從屬權(quán)利要求的附加技術(shù)特征所限定的或者關(guān)聯(lián),并且這些在后的從屬權(quán)利要求記載的附加技術(shù)特征彼此之間沒有關(guān)聯(lián),此時(shí)需要根據(jù)具體的個(gè)案來確定是否在后的從屬權(quán)利要求都引用該被引用的權(quán)利要求,還是在從屬權(quán)利要求之間進(jìn)行引用關(guān)系的配置。
并列的從屬權(quán)利要求之間的先后順序如何設(shè)置。這種情況下,可以參照目的分類法的結(jié)果來進(jìn)行設(shè)置,一般可以將記載創(chuàng)造性相關(guān)非必要技術(shù)特征的從屬權(quán)利要求設(shè)置在前,然后設(shè)置那些記載明確化相關(guān)非必要技術(shù)特征的從屬權(quán)利要求,再設(shè)置那些記載公開性相關(guān)非必要技術(shù)特征的從屬權(quán)利要求。
總之,在部署從屬權(quán)利要求時(shí)需要考慮權(quán)利范圍和層次是否適當(dāng),包括各從屬權(quán)利要求的內(nèi)容是否有效、從屬權(quán)利要求之間是否具有互相支持的凝聚力,從而形成一份有效力的權(quán)利要求書,并為將來的審查程序和可能出現(xiàn)的無效、訴訟程序預(yù)留了較多的退路,同時(shí)也為以后的權(quán)利實(shí)施帶來有利的地位,并有效阻滯競爭對手就同樣的技術(shù)方案獲得專利授權(quán)。
四.如何評價(jià)從屬權(quán)利要求的撰寫質(zhì)量
在面對一件專利申請文件的權(quán)利要求時(shí),應(yīng)如何評價(jià)從屬權(quán)利要求的撰寫質(zhì)量也是一個(gè)值得探討的話題。
首先,應(yīng)該判斷從屬權(quán)利要求是否能夠達(dá)到申請人提交專利申請文件的目的。主要是分析單個(gè)的從屬權(quán)利要求記載的附加技術(shù)特征所構(gòu)成的技術(shù)方案是否確實(shí)合理有效。
其次,應(yīng)該判斷從屬權(quán)利要求之間的引用關(guān)系的配置是否合理。主要分析的內(nèi)容包括:
是否符合鑲嵌原則,即當(dāng)附加技術(shù)特征屬于追加型非必要技術(shù)特征時(shí),是否可以鑲嵌到被引用的權(quán)利要求的技術(shù)特征的集合中,能夠明確記載在新的技術(shù)方案中,該附加技術(shù)特征與其他的技術(shù)特征是如何相互支持而產(chǎn)生預(yù)期功能的。
是否符合替換原則,即當(dāng)附加技術(shù)特征屬于實(shí)例化限定型非必要技術(shù)特征時(shí),是否可以用該附加的實(shí)例化特征替換掉被引用的技術(shù)特征中的抽象的技術(shù)特征,而形成一個(gè)合理的新的技術(shù)方案。
是否符合修飾原則,即當(dāng)附加技術(shù)特征屬于修飾性限定型非必要技術(shù)特征時(shí),是否可以用該附加技術(shù)特征對被限定的技術(shù)特征進(jìn)行修飾,作出明確的說明。
此外,當(dāng)被引用的權(quán)利要求采用上位概念進(jìn)行概括時(shí),從屬權(quán)利要求中需要存在多個(gè)對應(yīng)的下位的概念對其進(jìn)行支持。
當(dāng)然,在從屬權(quán)利要求滿足上述實(shí)質(zhì)要求的同時(shí),還需要杜絕各種形式缺陷。例如,口頭語、方言土語、語句過于復(fù)雜和語法規(guī)則雜亂等。
此外,在實(shí)踐中還存在一些與從屬權(quán)利要求的撰寫有關(guān)的問題。申請人/代理人為了權(quán)利要求的簡明起見,經(jīng)常會(huì)省略掉獨(dú)立權(quán)利要求前序部分的某些必要技術(shù)特征,這本來無可厚非。例如,在現(xiàn)有的自行車的基礎(chǔ)上,有人對其把手進(jìn)行了該改進(jìn),其獨(dú)立權(quán)利要求寫成“一種自行車,其特征在于,把手……”。但是,由于沒有進(jìn)行認(rèn)真的分析,有些申請人/代理人會(huì)將該省略的技術(shù)特征作為附加技術(shù)特征記載到從屬權(quán)利要求中,例如,從屬權(quán)利要求寫成“如權(quán)利要求1所述的自行車,其特征在于,還包括車輪”,從而有可能帶來一些不利的影響,這是應(yīng)該避免的。