文/北京市集佳律師事務(wù)所 黎琳
當(dāng)收到國知局下發(fā)的《關(guān)于提供注冊商標(biāo)使用證據(jù)的通知》時,考慮到的確存在一些特殊情況導(dǎo)致商標(biāo)無法使用,商標(biāo)權(quán)人因某種正當(dāng)理由確未使用商標(biāo)的,可以嘗試向官方陳述商標(biāo)不使用的正當(dāng)理由,爭取維持商標(biāo)注冊。
《商標(biāo)法實(shí)施條例》對于商標(biāo)法第四十九條規(guī)定的商標(biāo)不使用的“正當(dāng)理由”,列舉了以下幾種情形:(一)不可抗力;(二)政府政策性限制;(三)破產(chǎn)清算;(四)其他不可歸責(zé)于商標(biāo)注冊人的正當(dāng)事由。前三種情形(不可抗力、政府政策性限制、破產(chǎn)清算)都屬于法定事由,已有清晰的界定,不再詳述,本文試就“其他不可歸責(zé)于商標(biāo)注冊人的正當(dāng)事由”做一厘清。
最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第二十條第三款規(guī)定:“如果商標(biāo)權(quán)人因不可抗力、政策性限制、破產(chǎn)清算等客觀事由,未能實(shí)際使用注冊商標(biāo)或者停止使用,或者商標(biāo)權(quán)人有真實(shí)使用商標(biāo)的意圖,并且有實(shí)際使用的必要準(zhǔn)備,但因其他客觀事由尚未實(shí)際使用注冊商標(biāo)的,人民法院可以認(rèn)定其有正當(dāng)理由?!鄙鲜鲆?guī)定中的后半句即解釋了何為“其他不可歸責(zé)于商標(biāo)注冊人的正當(dāng)事由”的情形,要滿足該情形需同時滿足三個要件,缺一不可:①有真實(shí)使用商標(biāo)的意圖;②有實(shí)際使用的必要準(zhǔn)備;③因其他客觀事由尚未實(shí)際使用。
筆者近期辦理的一個案件就成功運(yùn)用了上述商標(biāo)不使用的正當(dāng)理由抗辯:國知局要求商標(biāo)權(quán)人提交第21553518號“元力”商標(biāo)于2019年6月16日至2022年6月15日三年期間的使用證據(jù),但該商標(biāo)的真正使用人——北京元力公司的成立時間是2022年3月28日,也就是說:2022年3月28日至2022年6月15日這短短不足三個月的時間內(nèi),北京元力公司確未使用也無法使用“元力”商標(biāo)。
“元力”商標(biāo)核定提供的服務(wù)項目是第41類“培訓(xùn),安排和組織會議,流動圖書館,提供在線電子出版物(非下載),游樂園服務(wù),健身俱樂部(健身和體能訓(xùn)練),玩具出租,游戲器具出租,動物園服務(wù)”,事實(shí)上,北京元力公司的創(chuàng)始人早在2021年就開始籌劃建立體育培訓(xùn)學(xué)校,于2022年3月28日設(shè)立北京元力公司。公司成立后至2022年6月15日之間,北京元力公司的創(chuàng)始人為公司使用“元力”商標(biāo)投入運(yùn)營做了如下準(zhǔn)備工作:
?。?)2022年4月20日,創(chuàng)始人聯(lián)系商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備注冊“元力”商標(biāo),發(fā)現(xiàn)已被他人注冊,也就是本案的涉案商標(biāo)第21553518號“元力”商標(biāo);
?。?)2022年4月25日,北京元力公司與庫房產(chǎn)權(quán)人簽訂《庫房租賃合同》,準(zhǔn)備對他人空置的庫房進(jìn)行改建、改造成專業(yè)的體育培訓(xùn)用場館;
(3)2022年4月27日至5月7日,創(chuàng)始人聯(lián)絡(luò)到涉案商標(biāo)的原權(quán)利人,獲得原權(quán)利人同意轉(zhuǎn)讓商標(biāo)的意向,隨即啟動商標(biāo)轉(zhuǎn)讓流程,與此同時原權(quán)利人向北京元力公司出具商標(biāo)使用許可合同,明確從2022年5月1日起至商標(biāo)轉(zhuǎn)讓流程完成期間,原權(quán)利人許可北京元力公司使用“元力”商標(biāo);
?。?)2022年5月1日至6月3日,北京元力公司的董事、創(chuàng)始人與品牌設(shè)計師溝通logo設(shè)計工作并成形;
(5)2022年5月5日,北京元力公司與工程設(shè)計公司簽訂《建設(shè)工程設(shè)計合同》,約定由設(shè)計公司對庫房進(jìn)行設(shè)計,以便改造成專業(yè)的體育培訓(xùn)用場館;
?。?)2022年5月8日至6月間,北京元力公司的董事通過聯(lián)系俄羅斯的朋友,在俄羅斯尋找藝術(shù)體操教練、網(wǎng)球教練、擊劍教練;
?。?)2022年6月,北京元力公司就《庫房租賃合同》付費(fèi)一百萬元整,6月15日庫房產(chǎn)權(quán)人開具租金發(fā)票。
因體育場館改建工程復(fù)雜,且施工期在2022年因遭遇不可抗力的環(huán)境因素影響,體育場館的改建直到2023年年底才基本完成,因而在涉案的2019年6月16日至2022年6月15日三年期間,北京元力公司確實(shí)無法使用“元力”商標(biāo)開展經(jīng)營活動。但從上述(1)至(7)可以看出:北京元力公司具有真實(shí)使用“元力”商標(biāo)的意圖,并為實(shí)際使用商標(biāo)做了必要準(zhǔn)備。但因客觀事由以及體育場館改建工程的復(fù)雜性,而在2022年6月15日之前無法使用“元力”商標(biāo)。
北京元力公司提交了相關(guān)證據(jù)證實(shí)上述情況,涉案三年期間后的部分證據(jù)也從側(cè)面佐證(1)至(7)的真實(shí)存在:2022年6月25日《北京青年報 順義社區(qū)報》刊登文章報道體育場館的改建工作,2022年7月7日順義區(qū)政府召開項目協(xié)調(diào)會并于2022年7月30日出具會議紀(jì)要,當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府的辦公室主任也當(dāng)庭作證證實(shí)北京元力公司的創(chuàng)始人就開展體育培訓(xùn)項目的溝通早在2021年就開始了,2022年之后項目啟動準(zhǔn)備工作,并于2024年5月試運(yùn)營,持續(xù)運(yùn)營至今。最終,法院采信北京元力公司的全部證據(jù),認(rèn)定在涉案的三年期間,北京元力公司對“元力”商標(biāo)在“培訓(xùn)、健身俱樂部(健身和體能訓(xùn)練)”2項服務(wù)上有不使用商標(biāo)的正當(dāng)理由,從而可以在這2項服務(wù)上維持注冊。
本案是一個商標(biāo)不使用正當(dāng)理由抗辯的典型案例,北京元力公司的行為符合最高人民法院所規(guī)定的商標(biāo)不使用正當(dāng)理由的構(gòu)成要件??紤]到設(shè)立商標(biāo)不使用撤銷制度的目的是避免閑置和浪費(fèi)有限的商標(biāo)資源,在商標(biāo)權(quán)人具有真實(shí)使用意圖、并為使用商標(biāo)做了必要準(zhǔn)備,僅因客觀事由而無法使用的情況下,法律應(yīng)保護(hù)商標(biāo)權(quán)人付出的努力。