文/北京市集佳律師事務(wù)所 張亮
2024年10月17日,北京知識產(chǎn)權(quán)法院發(fā)布《專利授權(quán)確權(quán)審判案析(2014-2024)》(以下簡稱《確權(quán)案析》)。《確權(quán)案析》中包含了北京知識產(chǎn)權(quán)法院從審結(jié)的一萬余件案件中精選的58件典型示例,其中大部分案例涉及創(chuàng)造性評價的審判規(guī)則。本文從中遴選了7件與技術(shù)領(lǐng)域有關(guān)的案例,結(jié)合個人實務(wù)經(jīng)驗,對典型案例中體現(xiàn)的“技術(shù)領(lǐng)域?qū)?chuàng)造性評價的影響”的審判規(guī)則進(jìn)行分析和解讀,總結(jié)對我們實務(wù)工作的啟示,以期能夠幫助對專利確權(quán)確有需求者更好地理解《確權(quán)案析》中的裁判規(guī)則,并將其運(yùn)用到專利申請、復(fù)審、無效和行政訴訟工作中。
案例1:(2016)京73行初5648號
201080019204.X用于監(jiān)視床的電極布置案[i]
案件背景
本案系針對申請人利納克公司的申請?zhí)?01080019204.X,名稱“用于監(jiān)視床的電極布置”的發(fā)明專利PCT申請(簡稱“本申請”)的第112004號復(fù)審請求審查決定(簡稱“被訴決定”)的行政訴訟案,案號為(2016)京73行初5648號。根據(jù)說明書的記載,本申請的技術(shù)領(lǐng)域為:用于床、特別是病床或護(hù)理床的設(shè)備。此外,本發(fā)明涉及用于測量床墊片是否濕的方法;其技術(shù)問題為:“提供一種在監(jiān)視床方面故障安全的方案,指示床是否濕,并且同時提供一種便宜和簡單的方案。同時要求一種考慮了人的安全性和人的舒適性的方案?!痹胬{克公司經(jīng)兩次修改后的獨立權(quán)利要求包括權(quán)1和權(quán)8,在此僅以權(quán)1為例:
權(quán)1.一種用于指示床是否濕的設(shè)備,所述設(shè)備包括:具有兩個電極(9,10)的遺尿者墊片(8),所述電極(9,10)為導(dǎo)電材料的,并且,電極(9,10)相互間隔地布置在遺尿者墊片(8)中或遺尿者墊片(8)處;用于測量電極(9,10)之間的電阻、電容或阻抗的測量電路;用于基于來自測量電路的測量來確定遺尿者墊片(8)是否濕的控制單元,其特征在于,各電極(9,10)在兩端具有用于連接電極(9,10)與測量電路的電連接點(11,12,13,14),并且測量電路被裝備以通過在各電極(9,10)的兩個電連接點(11,12;13,14)之間執(zhí)行導(dǎo)電測試來執(zhí)行電極(9,10)是否完好的測試。
201080019204.X號專利附圖
在駁回決定中,審查員引用了兩篇對比文件,分別是對比文件1,公開號為WO2009002180A1,名稱為水檢測器的PCT發(fā)明專利申請公布文本;對比文件2,公開號為CN1380547A,名稱為:用于尿布等的潮濕檢測裝置和具有這種裝置的尿布的中國發(fā)明專利申請公布文本。被訴決定認(rèn)定本申請相對于對比文件2的區(qū)別技術(shù)特征主要為:(1)遺尿者墊片用于床上;(2)測量電路被裝備以通過在各電極的兩個電連接點之間執(zhí)行導(dǎo)電測試來執(zhí)行電極是否完好的測試。本申請相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)實際解決的技術(shù)問題為:如何指示床是否濕以及進(jìn)行電極完好性測試。針對區(qū)別特征(1),對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說為了實現(xiàn)對床上遺尿的檢測,而將遺尿者墊片用于床上屬于本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段。針對區(qū)別特征(2),對比文件1和2同屬于對濕度檢測的技術(shù)領(lǐng)域,對比文件1公開了一種濕度檢測裝置,給出了對電極是否完好性檢測的技術(shù)啟示,本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠想到將其應(yīng)用于對比文件2中,并進(jìn)一步轉(zhuǎn)用于床濕度檢測領(lǐng)域,因此,本申請不具備創(chuàng)造性。
對比文件1,WO2009002180A1附圖
對比文件2,CN1380547A申請附圖
法院觀點
一審法院認(rèn)為:本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉的僅是最接近現(xiàn)有技術(shù)這一發(fā)明的起點,如果本領(lǐng)域技術(shù)人員不會朝著被結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)的方向進(jìn)行檢索,則本領(lǐng)域技術(shù)人員將不會發(fā)現(xiàn)該現(xiàn)有技術(shù),相應(yīng)地,在其僅知曉最接近現(xiàn)有技術(shù)的情況下,將很難得出訴爭發(fā)明相對于案件中全部對比文件的結(jié)合不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。
本案中,在對比文件1為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時,一方面,對比文件1涉及一種水檢測器,其應(yīng)用于在大面積范圍內(nèi)檢測建筑物和構(gòu)筑物內(nèi)水分含量,以保證建筑安全;其與對比文件2檢測的對象完全不同,應(yīng)用的場景和目的差異較大,確屬不同的技術(shù)領(lǐng)域。另一方面,對比文件1也未給出對電極完好性進(jìn)行測試的技術(shù)啟示。在評價本申請權(quán)利要求1的創(chuàng)造性時,本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機(jī)將對比文件1和對比文件2結(jié)合進(jìn)行評述,二者的結(jié)合存在技術(shù)障礙。
對比文件2作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)時,由于對比文件2為一種用于指示尿布是否潮濕的檢測裝置,其應(yīng)用領(lǐng)域為一次性尿布,但本申請系一種用于指示床是否濕的設(shè)備,其應(yīng)用領(lǐng)域為床。因在對比文件2所應(yīng)用的一次性尿布領(lǐng)域客觀上不可能存在“難以指示床是否濕”這一技術(shù)問題,因此,本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到對比文件2的技術(shù)方案時,便不會產(chǎn)生解決“如何指示床是否濕”這一問題的動機(jī)。在不存在這一動機(jī)的情況下,其顯然不會為解決上述問題而去檢索現(xiàn)有技術(shù),亦即,其不會發(fā)現(xiàn)對比文件1,并進(jìn)而將其中的相應(yīng)技術(shù)特征與對比文件2相結(jié)合從而獲得本申請權(quán)利要求1的技術(shù)方案。由此,在以對比文件2為最接近現(xiàn)有技術(shù)的情況下,無法得出本申請權(quán)利要求1相對于對比文件2與1的結(jié)合不具備創(chuàng)造性的結(jié)論,被訴決定有關(guān)本申請權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的認(rèn)定有誤。
實務(wù)啟示
在運(yùn)用“三步法”創(chuàng)造性判斷規(guī)則時,最首要的就是確定最接近的現(xiàn)有技術(shù),即選擇適格的現(xiàn)有技術(shù)作為發(fā)明創(chuàng)造的起點?!秾@麑彶橹改稀返诙糠值谒恼?.2.1.1給出了兩種最接近現(xiàn)有技術(shù)選擇的方法:(1)選擇與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同,所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近的現(xiàn)有技術(shù)。(2)公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù),或者雖然與要求保護(hù)的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同 ,但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能,并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)。據(jù)此,在具體實務(wù)中,可以按照以下順序依次選擇:
本案給我們的另一個啟示是:在選擇最接近的現(xiàn)有技術(shù)時,還需要密切關(guān)注最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否存在區(qū)別特征實際解決的技術(shù)問題。這也是決定該現(xiàn)有技術(shù)是否有資格作為發(fā)明的起點的關(guān)鍵依據(jù)。如果現(xiàn)有技術(shù)中客觀上不可能存在區(qū)別技術(shù)特征所實際解決的技術(shù)問題,則本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能有動機(jī)去現(xiàn)有技術(shù)中尋找解決技術(shù)問題的技術(shù)手段,則也就根本上不存在于其他對比文件進(jìn)行結(jié)合得到本申請的技術(shù)方案了。
案例2:(2018)京行終2307號
201020149855.8液壓開孔器案[ii]
案件背景
本案系針對蔡光華擁有的專利號201020149855.8(公開號CN201659199U),名稱“液壓開孔器”的實用新型專利(簡稱“涉案專利”)的第25420號無效請求審查決定(簡稱“被訴決定”)的行政訴訟案,一審案號為(2015)京知行初字第3885號,二審案號為(2018)京行終2307號。根據(jù)說明書的記載,涉案專利的技術(shù)領(lǐng)域為:對鋼軌進(jìn)行打孔作業(yè)的液壓開孔器,涉及液壓工具技術(shù)領(lǐng)域。發(fā)明目的為:“提供一種操作方便、機(jī)體不易損壞的液壓開孔器?!?/p>
蔡光華在無效程序中修改后的權(quán)利要求1為:
一種液壓開孔器,包括油泵、油管、開有可容納鋼軌的空腔的機(jī)體、安裝于機(jī)體內(nèi)的油缸、設(shè)于油缸內(nèi)的活塞和活塞桿、位于空腔一側(cè)的擠孔陽模、位于空腔另一側(cè)的擠孔陰模、出料孔,所述擠孔陽模安裝于活塞桿前端,活塞桿、擠孔陽模、擠孔陰模三者的中心線在同一條直線上,其特征在于:所述機(jī)體為下端封閉的環(huán)狀結(jié)構(gòu),開有可容納鋼軌的空腔位于機(jī)體中部。
CN201659199U號專利附圖
被訴決定主要使用了無效請求人江蘇虹晨液壓機(jī)電制造有限公司提交的證據(jù)1,CN101259503A號,名稱為沖孔裝置的中國發(fā)明申請公布文本、證據(jù)2,CN2153576Y號,名稱為液壓擠孔機(jī)的中國實用新型專利公告文本。
以證據(jù)1為最接近的現(xiàn)有技術(shù),權(quán)利要求1相對于證據(jù)1的區(qū)別特征為:(1)權(quán)利要求1包括油泵、油管,證據(jù)1未公開油泵、油管;(2)權(quán)利要求1采用擠頭陽模和擠頭陰膜配合形成開孔。實際解決的技術(shù)問題為:機(jī)體形成一個環(huán)狀封閉結(jié)構(gòu),以克服下端開放結(jié)構(gòu)帶來的機(jī)體易損的技術(shù)問題。由于證據(jù)2是涉案專利的背景技術(shù),用于鋼軌工件的沖孔,與證據(jù)1用于汽車制造中的管件加工的加工工件不同,加工目的和原理也不相同,無改進(jìn)動機(jī)以解決相應(yīng)的技術(shù)問題,因此其兩者之間沒有結(jié)合的技術(shù)啟示,涉案專利具備創(chuàng)造性。
以證據(jù)2為最接近的現(xiàn)有技術(shù),權(quán)利要求1相對于證據(jù)2的區(qū)別特征為:權(quán)利要求1的機(jī)體為下端封閉的環(huán)狀結(jié)構(gòu),開有可容納鋼軌的空腔位于機(jī)體中部。實際解決的技術(shù)問題:提供一種加強(qiáng)機(jī)體強(qiáng)度、機(jī)體不易損壞的液壓開孔器。涉案專利的空腔為一容納待沖孔工件的空腔,其作用主要是通過機(jī)體的環(huán)狀封閉結(jié)構(gòu)來降低下端不封閉結(jié)構(gòu)所帶來的機(jī)體易損壞的技術(shù)問題。雖然證據(jù)1中空腔14的四周封閉,但其封閉有其特殊的目的,沖頭20、模具及其空腔14、支撐桿70與加工對象即管件16之間需要密切配合、相互作用,也即,證據(jù)1中模具設(shè)置的目的與本專利并不相同。因此,證據(jù)1沒有給出明確啟示,涉案專利具有創(chuàng)造性。
證據(jù)1,CN101259503A附圖
證據(jù)2,CN2153576Y附圖
法院觀點
上訴人(原告)的主要上訴理由為:證據(jù)1、2在加工對象、目的、模具設(shè)置原理等方面都不相同,本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有將證據(jù)1、2的技術(shù)方案相結(jié)合的技術(shù)啟示。對此,一審、二審法院均認(rèn)為:證據(jù)2公開了一種液壓擠孔機(jī),證據(jù)1和涉案專利均系液壓沖孔裝置,均系利用液壓原理將部件沖孔,三者的技術(shù)領(lǐng)域相同,設(shè)置原理基本相同,僅是加工的部件不相同,涉案專利與證據(jù)1加工的部件為鋼軌,證據(jù)1加工的部件為管件。
針對證據(jù)2與證據(jù)1這一結(jié)合方式,法院認(rèn)為,證據(jù)1中下模具及上模具配合構(gòu)成的空腔的作用是平衡管件內(nèi)部流體向外的壓力,從而達(dá)到良好的沖孔效果。且證據(jù)1中的操作對象管件系中空的,硬度較小,對其沖孔時,對空腔兩側(cè)模具的沖擊不大,證據(jù)1中并沒有減小對空腔兩側(cè)模具沖擊的需求。證據(jù)2的液壓擠孔機(jī)其操作對象是礦山鋼軌,作用是對鋼軌的雙壁擠孔。因鋼軌硬度較大,對其擠孔時,下端開放的機(jī)體兩側(cè)受到的沖擊較大,使機(jī)體容易受損。在面對證據(jù)2現(xiàn)有技術(shù)存在的上述技術(shù)問題時,本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機(jī)將證據(jù)1中所應(yīng)用的下模具及上模具配合構(gòu)成的空腔應(yīng)用到證據(jù)2中以解決相應(yīng)的技術(shù)問題,即就解決機(jī)體易受損問題而言,證據(jù)1、證據(jù)2兩者沒有結(jié)合的啟示。因此,證據(jù)1沒有明示或暗示關(guān)于將環(huán)狀結(jié)構(gòu)應(yīng)用于鋼軌開孔器中以加強(qiáng)機(jī)體強(qiáng)度、使機(jī)體穩(wěn)固不易受損的技術(shù)內(nèi)容,且目前亦沒有充分的證據(jù)表明這是本領(lǐng)域的公知常識。故涉案專利相對于證據(jù)2與證據(jù)1的結(jié)合具備創(chuàng)造性。
但如果以證據(jù)1作為最接近現(xiàn)有技術(shù),在面對證據(jù)1存在的:機(jī)體形成一個環(huán)狀封閉結(jié)構(gòu),以克服下端開放結(jié)構(gòu)帶來的機(jī)體易損的技術(shù)問題時,由于區(qū)別技術(shù)特征(2)已被證據(jù)2公開。液壓裝置包括油泵、油管是本領(lǐng)域的公知常識。因此,涉案專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)1與證據(jù)2和公知常識相結(jié)合不具備創(chuàng)造性。
實務(wù)啟示
《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定(一)》第十二條規(guī)定:人民法院確定權(quán)利要求限定的技術(shù)方案的技術(shù)領(lǐng)域,應(yīng)當(dāng)綜合考慮主題名稱等權(quán)利要求的全部內(nèi)容、說明書關(guān)于技術(shù)領(lǐng)域和背景技術(shù)的記載,以及該技術(shù)方案所實現(xiàn)的功能和用途等。
本案被訴決定認(rèn)為“證據(jù)2與證據(jù)1的加工工件不同,加工目的和原理也不相同”,而法院判決認(rèn)為,“涉案專利、證據(jù)1、2均系液壓沖孔裝置,均系利用液壓原理將部件沖孔,三者的技術(shù)領(lǐng)域相同,設(shè)置原理基本相同,僅是加工的部件不相同?!笨梢?,法院更傾向于以技術(shù)方案所實現(xiàn)的功能和用途來認(rèn)定所屬技術(shù)領(lǐng)域。
本案給我們另一個啟示是,選擇不同的最接近的現(xiàn)有技術(shù),得到的實際解決技術(shù)問題不同,對與其結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)的領(lǐng)域要求以及公開的技術(shù)特征、啟示的要求亦不同。
案例3:(2015)京知行初字第6679號
200980149984.7氫捕獲材料、制備方法及應(yīng)用[iii]
案件背景
被訴決定系被告國家知識產(chǎn)權(quán)局針對原告原子能委員會就名稱為“氫捕獲材料、制備方法及應(yīng)用”的第200980149984.7號PCT發(fā)明專利申請(簡稱本申請)所提復(fù)審請求作出的。根據(jù)說明書的記載,本發(fā)明提出一種材料,所述材料在礦物基質(zhì)(mineral matrix)中包含至少一種涂覆的吸氫劑(hydrogen getter),并且所述材料用于處理尤其是在放射性廢物的運(yùn)輸安全和儲存的可逆相的范圍內(nèi)的氫氣危險。利用所述裝置可以在長時間內(nèi),在含放射性材料的封閉外殼內(nèi)或不在所述封閉外殼內(nèi),將可燃?xì)怏w,尤其是氫除去,這種裝置應(yīng)該易于操作和制備并且對輻射分解不敏感。
本案訴爭焦點主要在獨立權(quán)利要求5的創(chuàng)造性問題。原告在復(fù)審程序中修改后的獨立權(quán)利要求5為:
一種能夠容納放射性材料的封閉外殼,所述放射性材料可以通過輻射分解或化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生至少一種可燃?xì)怏w,其特征在于,所述外殼進(jìn)一步容納根據(jù)前述權(quán)利要求中任一項所述的至少一種材料。
針對權(quán)利要求5的創(chuàng)造性,駁回決定引用的對比文件如下:
對比文件1:US3939006A,公開了一種在封閉電池中阻止氫氣聚集的氫氣吸收材料(相當(dāng)于能夠捕獲可燃?xì)怏w的材料),包括能夠和氫氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的物質(zhì)、催化氫氣發(fā)生反應(yīng)的催化劑、以及能夠與前兩種材料相容并且賦予氫氣吸收材料一定形狀的粘結(jié)劑。粘結(jié)劑可以是無機(jī)水泥,如波特蘭水泥(相當(dāng)于膠凝基質(zhì))。能夠和氫氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的物質(zhì)可以是MnO2或Ag2O(相當(dāng)于膠凝基質(zhì)中包含至少一種金屬氧化物)。該氫氣吸收材料可封裝于單個電池中,也可用于其他需要吸收氫氣的封閉容器中。
對比文件2:DE3730743A1,公開了一種在存儲核廢料的封閉容器(相當(dāng)于能夠容納放射性材料的封閉外殼,且放射性材料可以通過輻射分解或化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生氫氣)內(nèi)減少氫氣聚集的方法,將能和氫氣反應(yīng)的物質(zhì)加入到核廢料中,能和氫氣反應(yīng)的物質(zhì)例如封閉電動車電池中使用的吸氫物質(zhì)。
被訴決定認(rèn)定最接近的現(xiàn)有技術(shù)對比文件1相對于本申請權(quán)利要求5的區(qū)別技術(shù)特征為:(1)氫氣吸收材料的應(yīng)用場合不同,權(quán)利要求5限定將氫氣吸收材料放置在能夠容納放射性材料的封閉外殼內(nèi),放射性材料可以通過輻射分解或化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生至少一種可燃?xì)怏w,而對比文件1公開的氫氣吸收材料放置在封閉的電池內(nèi)。(2)膠凝基質(zhì)是地聚膠凝基質(zhì)。實際解決的技術(shù)問題為:降低封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度、選擇另一種膠凝基質(zhì)的替代方案。
法院觀點
法院認(rèn)為,被訴決定認(rèn)定本申請實際解決的技術(shù)問題為“降低封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度、選擇另一種膠凝基質(zhì)的替代方案”,這一認(rèn)定意味著對比文件1客觀存在“封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度過高”這一技術(shù)問題。只有如此,本領(lǐng)域技術(shù)人員才有可能產(chǎn)生解決該問題的動機(jī),并基于這一動機(jī)去檢索現(xiàn)有技術(shù)以獲得解決該技術(shù)問題的技術(shù)手段,最終獲得本申請權(quán)利要求5的技術(shù)方案。對比文件1為一種用于電池中的吸氫材料,本申請權(quán)利要求5雖亦包含吸氫材料,但該產(chǎn)品為一種封閉核廢料的容器。因?qū)Ρ任募?的應(yīng)用領(lǐng)域為電池,而非封閉核廢料的容器,其客觀上不可能存在“封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度過高”這一技術(shù)問題,因此,本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到對比文件1的技術(shù)方案時,便不會產(chǎn)生“降低封閉核廢料的容器內(nèi)聚集的氫氣濃度”的動機(jī)。在不存在這一動機(jī)的情況下,其顯然不會為解決上述問題而去檢索現(xiàn)有技術(shù),亦即,其不會發(fā)現(xiàn)對比文件2,并進(jìn)而將其中的相應(yīng)技術(shù)特征與對比文件1相結(jié)合從而獲得本申請權(quán)利要求5的技術(shù)方案。由此可知,在以對比文件1為最接近現(xiàn)有技術(shù)的情況下,無法得出本申請權(quán)利要求5相對于對比文件1與2的結(jié)合不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。
對于權(quán)利要求5而言,比較合理的評述邏輯應(yīng)是將同屬核廢料領(lǐng)域的對比文件2作為最接近現(xiàn)有技術(shù)。雖然其相對于對比文件1公開了較少的技術(shù)特征,但其卻可能使本領(lǐng)域技術(shù)人員產(chǎn)生解決問題的動機(jī)?;谶@一動機(jī),本領(lǐng)域技術(shù)人員會尋求相關(guān)技術(shù)手段以解決其所存在問題,從而有可能發(fā)現(xiàn)對比文件1。如果本申請權(quán)利要求5相對于對比文件2的區(qū)別特征已被對比文件1公開或?qū)儆趹T常技術(shù)手段且有結(jié)合啟示,則可以據(jù)此而認(rèn)定本申請權(quán)利要求5不具備創(chuàng)造性。
盡管如此,因本案為駁回復(fù)審案件,而專利法中未規(guī)定部分授權(quán)制度,在本申請除權(quán)利要求5、14以外的其他權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的情況下,本申請仍不應(yīng)被授權(quán),故盡管被訴決定中有關(guān)權(quán)利要求5、14不具備創(chuàng)造性的認(rèn)定有誤,但其有關(guān)維持駁回決定這一結(jié)論正確。
實務(wù)啟示
發(fā)明創(chuàng)造的實際產(chǎn)生過程通??梢阅P突癁椋夯诂F(xiàn)有的技術(shù)A,發(fā)現(xiàn)技術(shù)A中存在的技術(shù)問題A’,技術(shù)人員隨機(jī)在現(xiàn)有技術(shù)中尋找可以解決該技術(shù)問題的現(xiàn)有技術(shù)手段,經(jīng)過實驗和驗證,最終得到可以解決該技術(shù)問題A’的技術(shù)方案,即發(fā)明創(chuàng)造本身。這個過程中,技術(shù)人員的思維是“天馬行空”式不受限制的。
而專利創(chuàng)造性判斷的“三步法”則是在后評價已經(jīng)做出的發(fā)明創(chuàng)造,其必然要基于專利的技術(shù)方案、技術(shù)背景以及本領(lǐng)域技術(shù)人員所能夠具備的基本知識,換言之,要受到相應(yīng)的能力限制。
正如一審判決中所述,“專利法中創(chuàng)造性判斷的實質(zhì)是以本領(lǐng)域技術(shù)人員為主體對發(fā)明創(chuàng)造的重構(gòu)過程,而非對各對比文件中所公開內(nèi)容的機(jī)械結(jié)合。因此,這一判斷邏輯并非是以本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉全部對比文件為前提,而是按照發(fā)明創(chuàng)造的客觀規(guī)律,以最接近現(xiàn)有技術(shù)為起點,判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員基于其對現(xiàn)有技術(shù)整體的理解,在看到最接近現(xiàn)有技術(shù)時,是否可以發(fā)現(xiàn)其所存在的問題,并以解決該問題為目的進(jìn)行檢索以獲得被結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)?!?/p>
因此,我們在實務(wù)中需要密切注意本申請相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的實際解決的技術(shù)問題的具體領(lǐng)域,包括應(yīng)用領(lǐng)域、功能領(lǐng)域。然后在領(lǐng)域相同、相近或者功能相關(guān)的領(lǐng)域中尋找用于結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù),從而避免盲目劃定過大的檢索范圍,浪費大量的工作量,最終可能得到的對比文件在解決的技術(shù)問題這一方面即不滿足要求。
案例4:(2015)京知行初字第2527號
201010182156.8防泡顆粒[iv]
案件背景
被訴決定系被告國家知識產(chǎn)權(quán)局針對瓦克化學(xué)股份公司(簡稱瓦克公司)名稱為“防泡顆粒”的第201010182156.8號發(fā)明專利申請(簡稱本申請)所提復(fù)審請求作出的74856號專利復(fù)審決定(簡稱被訴決定)。根據(jù)說明書的記載,本發(fā)明涉及防泡顆粒,含有脲或三聚氰胺、或它們的混合物與烷醛(alkanal)的多孔共聚物,以及液體硅酮防泡組合物。
本案訴爭焦點主要在獨立權(quán)利要求1的創(chuàng)造性問題。權(quán)利要求1:
防泡顆粒(P),含有(A)脲或三聚氰胺、或它們的混合物與烷醛的多孔共聚物,以及(B)在0℃時為液體的硅酮防泡組合物,其中硅酮防泡組合物(B)含有至少一種具有通式(2)的單元的有機(jī)硅化合物(C),Ra(R1O)bR2cSiO(4-a-b-c)/2(2)其中R是氫原子,單價、SiC鍵合的、可選地取代的脂肪族烴基,或通過脂肪族基團(tuán)連接到硅原子的芳香族烴基,所述基含有1至18個C原子,R1是氫原子或單價、可選地取代的具有1至30個C原子的烴基,R2是單價、可選地取代的具有6至18個C原子的芳香族烴基并通過環(huán)碳原子連接到硅原子上,且a、b、c表示數(shù)值0、1、2或3,條件是a+b+c的總和小于或等于3,且每個分子,在通式(2)的所有單元的1-100%,優(yōu)選地10-60%,更優(yōu)選地20-40%中c不是0,且在所述有機(jī)硅化合物中通式(2)的所有單元的至少50%中a+b+c的總和是2。
被訴決定認(rèn)為:對比文件1:CN1745167A,公開了一種洗滌劑和織物軟化劑配方,實施例4公開了組分(A),其與權(quán)利要求1的區(qū)別特征在于組分(B)的結(jié)構(gòu)不同,具體地,權(quán)利要求1限定了(B)硅酮防泡組合物的具體組成,對比文件1實施例4使用的是Ultratex7649硅氧烷油。本申請權(quán)利要求1相對于對比文件1實施例4實際解決的技術(shù)問題僅是提供了一種防泡顆粒組合物的替代配方,因此,本申請權(quán)利要求1是否具備創(chuàng)造性的關(guān)鍵在于,現(xiàn)有技術(shù)中是否存在將(B)硅酮防泡組合物用作防泡劑的技術(shù)啟示。對比文件2:CN1950136A,除泡組合物,公開了區(qū)別特征組分(B),且其也作為除(消)泡劑組合物的組分使用,本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機(jī)使用上述有機(jī)硅化合物的組合物代替對比文件1實施例4的Ultratex7649硅氧烷油,與載體PergopakM結(jié)合形成防泡顆粒,并且預(yù)期其能達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)效果。因此,在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合對比文件2和公知常識,得出權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案,對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是顯而易見的。
原告訴訟的理由主要包括:(1)最接近的現(xiàn)有技術(shù)認(rèn)定錯誤;(2)對比文件1領(lǐng)域不同,不存在結(jié)合啟示;(3)權(quán)利要求1具有預(yù)料不到的技術(shù)效果。
法院觀點
法院認(rèn)為,審查指南中依據(jù)密切程度可能涉及的情形對于最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定規(guī)定了相關(guān)參考因素,其目的便在于為審查員及無效請求人提供有價值的指引,以盡可能確保只有真正對現(xiàn)有技術(shù)整體具有技術(shù)貢獻(xiàn)的發(fā)明創(chuàng)造方可獲得授權(quán),從而提高授權(quán)質(zhì)量。盡管如此,“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”仍僅是創(chuàng)造性判斷的起點,其僅可能通過對創(chuàng)造性判斷的結(jié)論產(chǎn)生影響而間接發(fā)揮作用,其本身并非單獨的授權(quán)條件。換言之,最接近現(xiàn)有技術(shù)的確定并無對錯之分。即便具體案件中所確定的最接近現(xiàn)有技術(shù)與訴爭發(fā)明創(chuàng)造并不“最密切相關(guān)”,甚至并不“相關(guān)”,法院亦不會因此而撤銷被訴決定。
對比文件1領(lǐng)域雖然不同,但在硅氧烷油的常見用途之一是消泡劑的情況下,本領(lǐng)域技術(shù)人員當(dāng)然可以認(rèn)識到這一混合物具有消泡的作用。相應(yīng)地,本領(lǐng)域技術(shù)人員基于前述認(rèn)知有動機(jī)將該混合物中的消泡劑硅氧烷油替換為其他消泡劑,以達(dá)到預(yù)期技術(shù)效果,因此,原告認(rèn)為本領(lǐng)域技術(shù)人員不會基于消泡的目的而將對比文件1、2相結(jié)合的主張不能成立。
實務(wù)啟示
最接近的現(xiàn)有技術(shù)的地位相當(dāng)于真實研發(fā)過程中的起點,“最密切相關(guān)”具有參考指引作用,并非授權(quán)的條件之一。因此,只要能夠通過創(chuàng)造性“三步法”判斷規(guī)則的檢驗,無論選擇的最接近的現(xiàn)有技術(shù)與本申請是否“最密切相關(guān)”,均不影響得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。
此外,在確定現(xiàn)有技術(shù)的領(lǐng)域時,還需要注意類似本案這種對比文件的技術(shù)方案具有其他“公知”的功能或作用,避免忽略技術(shù)實質(zhì)性的內(nèi)容而導(dǎo)致對技術(shù)領(lǐng)域認(rèn)定錯誤,從而錯過可用的對比文件的情況發(fā)生。
案例5:(2015)京知行初字第5974號
201020130726.4一種乒乓球拍[v]
案件背景
被訴決定系被告國家知識產(chǎn)權(quán)局針對王才本擁有的名稱為“一種乒乓球拍”的第201020130726.4號(CN201643580U)實用新型專利(簡稱涉案專利)所提無效請求作出的26731號專利無效請求審查決定(簡稱被訴決定)。
本案訴爭焦點主要在獨立權(quán)利要求1的創(chuàng)造性問題。權(quán)利要求1:
一種乒乓球拍,包括手柄1、底板2和位于底板上的彈性面板3,其特征在于:所述手柄1和底板2由塑料材料和玻璃纖維注塑成型制成,彈性面板3與底板通過注塑的方法固定連接在一起,手柄1的表面注塑有天然橡膠、人工橡膠、硅膠或塑料膠粒制成的防滑層4;所述彈性面板3由天然橡膠、人工橡膠、硅膠或塑料膠粒制成;所述制成底板2的塑料材料是PP、ABS或聚丙烯;所述塑料膠料為PPE、PU、TPU、EPDM或POE。
CN201643580U一種乒乓球拍附圖
無效請求人廣州雙魚體育用品集團(tuán)有限公司(簡稱雙魚公司)針對權(quán)利要求1主要提交了兩份證據(jù),附件1為CN1827194A的中國發(fā)明專利申請公開說明書,其公開了一種乒乓球拍,其相對于涉案專利權(quán)利要求1的區(qū)別技術(shù)特征為:(1)手柄和底板采用注塑成型,彈性面板與底板通過注塑的方法固定連接在一起;(2)手柄和底板材料中的纖維為玻璃纖維,所述制成底板的塑料材料是PP、ABS或聚丙烯,所述彈性面板由天然橡膠、人工橡膠、硅膠或塑料膠粒制成,所述塑料膠料為PPE、PU、TPU、EPDM或POE;(3)手柄的表面注塑有天然橡膠、人工橡膠、硅膠或塑料膠粒制成的防滑層。附件2為CN101003169A的中國發(fā)明專利申請公布說明書,其公開了一種帶有加強(qiáng)芯和防滑條的長桿狀工具手柄的兩次成型方法,并具體公開了:長桿狀工具手柄包括加強(qiáng)芯3,材料為玻璃鋼或天然材料或金屬材料或塑料,用注塑或模壓方式在加強(qiáng)芯3表面上復(fù)合一層防滑條7,其中防滑條7剛好位于工作時手握處,防滑條7的材料選用普通橡膠或硫化橡膠或熱塑彈性材料或改性彈性材料。
附件1:CN1827194A附圖
附件2:CN101003169A附圖
被訴決定認(rèn)為:區(qū)別技術(shù)特征(1)注塑成型和模壓制成型是本領(lǐng)域兩種常用的用于塑料等材料的成型工藝;區(qū)別技術(shù)特征(2)玻璃纖維是本領(lǐng)域公知的塑料添加纖維,技術(shù)效果可以預(yù)料;區(qū)別技術(shù)特征(3)被附件2公開,有結(jié)合啟示,技術(shù)效果能夠預(yù)料。因此,權(quán)利要求1相對于附件1、2以及本領(lǐng)域公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。
原告訴訟的主要理由為:附件2與涉案專利的領(lǐng)域完全不同,不能用于評價創(chuàng)造性,因此,涉案專利權(quán)利要求1具備創(chuàng)造性。
法院觀點
法院認(rèn)為,因?qū)嵱眯滦蛯@c發(fā)明專利在創(chuàng)造性上的區(qū)別體現(xiàn)為創(chuàng)造性程度的高低,而創(chuàng)造性程度與技術(shù)領(lǐng)域并無必然聯(lián)系,故即便被結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)與實用新型專利并非相同、相近或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域,亦不意味著該實用新型專利必然具有創(chuàng)造性,仍需考慮該技術(shù)方案對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否容易想到。
附件2中披露的手柄防滑手段在附件2中所起的作用與本專利權(quán)利要求1中防滑層所起的作用并無不同,均是用以加強(qiáng)手柄的防滑功能。在無證據(jù)證明存在結(jié)合障礙的情況下,本領(lǐng)域技術(shù)人員基于乒乓球拍的使用需求,在附件2的基礎(chǔ)上將其防滑條位置進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整,并與附件1相結(jié)合以獲得本專利無需創(chuàng)造性勞動。
實務(wù)啟示
《專利審查指南》第四部分第六章第4節(jié)規(guī)定了實用新型專利創(chuàng)造性要求與發(fā)明專利有所不同,具體可以參見下表:
由此可知,對于實用新型專利而言,在進(jìn)行創(chuàng)造性評價時,其對比文件應(yīng)著重從相同的領(lǐng)域選擇。但是,也并不是說完全不能選擇相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù),主要是看是否有明確的啟示。這意味著,我們在實務(wù)中需要根據(jù)實際解決的技術(shù)問題的指引,尋找?guī)в小懊鞔_的啟示”的現(xiàn)有技術(shù)作為對比文件。
案例6:(2020)最高法知行終383號
201420052110.8便攜式頻譜儀[vi]
案件背景
被訴決定系被上訴人國家知識產(chǎn)權(quán)局針對上訴人廣東駿豐頻譜股份有限公司(以下簡稱駿豐公司)擁有的名稱為“便攜式頻譜儀”的第201420052110.8號(CN203829490U)實用新型專利(簡稱涉案專利)所提無效請求作出的33249號專利無效請求審查決定(簡稱被訴決定)。根據(jù)涉案專利說明書的記載,涉案專利屬于頻譜保健治療領(lǐng)域,尤其涉及一種利用紅外輻射的保健治療儀。
本案訴爭焦點主要在獨立權(quán)利要求1的創(chuàng)造性問題。權(quán)利要求1:
“一種便攜式頻譜儀,包括一本體,所述本體帶有能產(chǎn)生紅外輻射的頻譜發(fā)生器,其特征在于,所述本體包括上轉(zhuǎn)體、上轉(zhuǎn)軸、中轉(zhuǎn)體、下轉(zhuǎn)軸、手柄,所述上轉(zhuǎn)體與所述中轉(zhuǎn)體通過上轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動連接,所述中轉(zhuǎn)體與手柄通過下轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動連接,所述上轉(zhuǎn)軸與下轉(zhuǎn)軸垂直;所述頻譜發(fā)生器位于所述上轉(zhuǎn)體內(nèi),所述上轉(zhuǎn)體與所述頻譜發(fā)生器的輻射面相對應(yīng)的一面設(shè)有柵格,所述頻譜發(fā)生器所產(chǎn)生的紅外輻射可透過所述柵格?!?/p>
CN203829490U便攜式頻譜儀附圖
無效請求人北京周林頻譜科技有限公司(以下簡稱周林公司)針對權(quán)利要求1主要提交了兩份證據(jù),證據(jù)1,第CN302124388S號中國外觀設(shè)計專利,公開了一種便攜式頻譜儀,并具體公開了:便攜式頻譜儀,用于局部照射,改善血液循環(huán),促進(jìn)新陳代謝,消除腫脹,活血化瘀,用于局部損傷的輔助治療和保健。證據(jù)12,CN202859585U號中國實用新型專利,公開了一種多功能按摩椅,并具體公開了:按摩椅包括旋轉(zhuǎn)式紅外線桌板,桌板上設(shè)有紅外線保健裝置6,可選用紅外線、磁石、鈾玉等材質(zhì)制成,紅外線保健裝置正常工作時可以覆蓋人體大腿及膝蓋部位,改善血液循環(huán),桌架連接桿的一端設(shè)于第一缺口槽內(nèi)并通過第一銷軸連接,桌架連接桿(相當(dāng)于手柄)的另一端設(shè)有第二缺口槽,轉(zhuǎn)動塊(相當(dāng)于中轉(zhuǎn)體)設(shè)于第二缺口槽內(nèi)并通過第二銷軸(相當(dāng)于下轉(zhuǎn)軸)連接,所述轉(zhuǎn)動塊上設(shè)有第三缺口槽,桌板固定架(相當(dāng)于上轉(zhuǎn)體)上的旋轉(zhuǎn)部設(shè)于第三缺口槽內(nèi)并通過第三銷軸(相當(dāng)于上轉(zhuǎn)軸)連接,這樣的結(jié)構(gòu)比較簡單,連接、旋轉(zhuǎn)比較可靠。這樣的結(jié)構(gòu)可以使桌板翻轉(zhuǎn)和旋轉(zhuǎn),使桌板沿固定點實現(xiàn)360度旋轉(zhuǎn),便于旋轉(zhuǎn)式紅外線桌板的安裝,同時也便于滿足客戶的需要。
證據(jù)1:CN302124388S附圖
證據(jù)12:CN202859585U附圖
被訴決定認(rèn)為:權(quán)利要求1相對于證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征為:轉(zhuǎn)軸、下轉(zhuǎn)軸,所述上轉(zhuǎn)體與所述中轉(zhuǎn)體通過上轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動連接,所述中轉(zhuǎn)體與所述手柄通過下轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動連接,所述上轉(zhuǎn)軸與下轉(zhuǎn)軸垂直。實際解決的技術(shù)問題為:如何連接上轉(zhuǎn)體、中轉(zhuǎn)體和手柄并實現(xiàn)多角度調(diào)整。
證據(jù)12中的旋轉(zhuǎn)式紅外線桌板也可以實現(xiàn)360度旋轉(zhuǎn),滿足客戶的需要,上述特征在證據(jù)12中起到的作用與該特征在權(quán)利要求1中的作用相同,都是實現(xiàn)多角度調(diào)整,因此證據(jù)12給出了將上述特征應(yīng)用于證據(jù)1的啟示。因此,權(quán)利要求1相對于證據(jù)1、12以及本領(lǐng)域公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。
原告訴訟的主要理由為:(1)在認(rèn)定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題時,應(yīng)當(dāng)基于技術(shù)效果來確定。因此,技術(shù)問題應(yīng)為:通過連接上轉(zhuǎn)體、中轉(zhuǎn)體和手柄實現(xiàn)多角度調(diào)整以實現(xiàn)便于攜帶。(2)證據(jù)12的領(lǐng)域差距過大,多功能按摩椅不存在便于攜帶的問題,沒有啟示。
法院觀點
法院認(rèn)為,對于實際解決技術(shù)問題的認(rèn)定著眼于區(qū)別技術(shù)特征在整體技術(shù)方案中所直接起到的技術(shù)效果,本專利權(quán)利要求1相對于證據(jù)1的區(qū)別特征的實質(zhì)在于,通過轉(zhuǎn)軸的設(shè)置使得上轉(zhuǎn)體及中轉(zhuǎn)體可繞軸轉(zhuǎn)動,而該技術(shù)手段所直接導(dǎo)致的技術(shù)效果即為被訴決定中所認(rèn)定的對于上轉(zhuǎn)體及中轉(zhuǎn)體實現(xiàn)多角度調(diào)整。針對原告主張權(quán)利要求1具有便攜這一技術(shù)效果,法院認(rèn)為,因在考慮結(jié)合啟示時僅需考慮區(qū)別技術(shù)特征所實際解決的技術(shù)問題,而便攜這一技術(shù)效果客觀上并非單獨由區(qū)別技術(shù)特征所直接導(dǎo)致,故對于該技術(shù)問題在考慮結(jié)合啟示時無需考慮。駿豐公司上訴主張原審判決認(rèn)定的“多角度調(diào)整”實質(zhì)上只是一種技術(shù)手段,并非一種技術(shù)效果,其實際上是將技術(shù)問題的確定限定在了與技術(shù)效果相關(guān)的技術(shù)問題中,限縮了對技術(shù)啟示的范圍,既不符合創(chuàng)造性評價的審查實踐,也無法律依據(jù)。
創(chuàng)造性程度與技術(shù)領(lǐng)域并無必然聯(lián)系,故即便被結(jié)合的現(xiàn)有技術(shù)與實用新型專利并非相同、相近或相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域,亦不意味著該實用新型專利必然具有創(chuàng)造性,仍需考慮該技術(shù)方案對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是否容易想到。現(xiàn)有技術(shù)中給出明確的啟示,例如現(xiàn)有技術(shù)中有明確的記載,促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段的,可以考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。證據(jù)12公開的一種多功能按摩椅,包括了具有紅外線保健功能的紅外線保健裝置,紅外線保健裝置與本專利所屬技術(shù)領(lǐng)域相近,并非是不同的技術(shù)領(lǐng)域,因此,可以考慮該相近技術(shù)領(lǐng)域是否存在技術(shù)啟示。證據(jù)12公開的按摩椅的旋轉(zhuǎn)式紅外線桌板中具體公開了桌板固定架(相當(dāng)于上轉(zhuǎn)體)、轉(zhuǎn)動塊(相當(dāng)于中轉(zhuǎn)體)及桌架連接桿(相當(dāng)于手柄),上述三部件之間分別通過第三銷軸(相當(dāng)于上轉(zhuǎn)軸)及第二銷軸(相當(dāng)于下轉(zhuǎn)軸)連接,且第二銷軸和第三銷軸相互垂直。可見,證據(jù)12中公開了本專利權(quán)利要求1對于證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征上轉(zhuǎn)軸、下轉(zhuǎn)軸,以及“所述上轉(zhuǎn)體與所述中轉(zhuǎn)體通過上轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動連接,所述中轉(zhuǎn)體與所述手柄通過下轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動連接,所述上轉(zhuǎn)軸與下轉(zhuǎn)軸垂直”。因證據(jù)12的上述技術(shù)手段所實際解決的技術(shù)問題與本專利與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征實際解決的技術(shù)問題均為調(diào)整使用角度,故本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機(jī)將該技術(shù)手段應(yīng)用于證據(jù)1以得到本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案,且無需創(chuàng)造性勞動。
實務(wù)啟示
《專利審查指南》第二部分第七章5.3規(guī)定:功能類似或應(yīng)用類似的技術(shù)領(lǐng)域是根據(jù)申請文件中揭示出的申請的主題所必須具備的本質(zhì)功能或者用途來確定,而不是只根據(jù)申請的主題的名稱,或者申請文件中明確指出的特定功能或者特定應(yīng)用來確定。
因此,在認(rèn)定實用新型專利的現(xiàn)有技術(shù)的相近或者相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域時,應(yīng)該綜合考慮其公開的技術(shù)方案中具備的本質(zhì)功能或者用途來確定,不能受限于現(xiàn)有技術(shù)文件中指出的某個特定功能或者特定應(yīng)用。
案例7:(2018)京73行初5186號
200720051346.X一種充氣式球門[vii]
案件背景
被訴決定系被告國家知識產(chǎn)權(quán)局針對原告梁廣仁擁有的名稱為“一種充氣式球門”的第200720051346.X號(CN201049185Y)實用新型專利(簡稱涉案專利)所提無效請求作出的34844號專利無效請求審查決定(簡稱被訴決定)。
本案訴爭焦點主要在獨立權(quán)利要求1的創(chuàng)造性問題。經(jīng)修改的權(quán)利要求1為:
“一種充氣式球門,其包括:若干軟管;若干球門連接裝置,所述球門連接裝置用于連接所述軟管;所述若干軟管連接成球門狀,其中,所述若干球門連接裝置中至少一個具有充/排氣閥,其特征在于:所述球門連接裝置進(jìn)一步包括:至少兩個接頭,所述接頭前端具有倒齒;固套,所述固套放置于所述接頭中以支撐所述接頭;以及外環(huán);所述外環(huán)套在所述倒齒上。”
CN201049185Y一種充氣式球門附圖
無被訴決定針對權(quán)利要求1的創(chuàng)造性主要涉及廣州市毅拓體育用品有限公司(簡稱毅拓公司)、紹興市太一文具有限公司(簡稱太一公司)提交的兩份證據(jù),附件1,公開號為GB2422322A的英國專利,公開一種充氣運(yùn)動球門。附件3,授權(quán)公告號為CN2230865Y的中國實用新型專利,其公開了一種上水管接頭。
附件1:GB2422322A運(yùn)動球門附圖
附件3:CN2230865Y上水管接頭附圖
被訴決定認(rèn)為:附件1中所述的“單個空心的連接體”相應(yīng)于本專利權(quán)利要求1中所述的連接裝置,附件1中所述的充氣式球門的連接體包括多個本專利權(quán)利要求1中所述的“接頭”,本專利權(quán)利要求1和附件1的區(qū)別在于:(1)所述接頭前端具有倒齒;(2)固套,所述固套放置于所述接頭中以支撐所述接頭;以及(3)外環(huán),所述外環(huán)套在軟管外而將軟管緊壓在所述倒齒上。實際解決的技術(shù)問題為:改進(jìn)分體式充氣球門接頭之間的連接方式,提供防止接頭之間漏氣的連接裝置。
附件3中公開了上述區(qū)別技術(shù)特征的連接方式,且公開了所述的“固套”、“倒齒”、“外環(huán)”具體特征,作用與權(quán)利要求1相同。本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機(jī)采用上述區(qū)別特征改進(jìn)附件1從而獲得本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案,本專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案對本領(lǐng)域的技術(shù)人員而言是顯而易見的,不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。
針對梁廣仁強(qiáng)調(diào)的附件3與本專利不屬于同一技術(shù)領(lǐng)域,本專利是對氣體的密封,附件3涉及的是對水的密封,兩者差別大,對氣密性、壓力等要求不相同,附件1、3不具備結(jié)合的啟示,被訴決定認(rèn)為:雖然水管與接頭之間的密封和氣管與接頭之間的密封雖然存在差別,但兩者類似,達(dá)到防止管中的流體泄漏是連接的基本要求,本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對充氣管之間的連接時,為避免漏氣,結(jié)合其知曉的普通技術(shù)知識,會促使其到常用的軟管連接裝置,如水管連接裝置中尋找相關(guān)技術(shù)手段,由此,對氣密性、壓力等要求不相同并不妨礙本領(lǐng)域技術(shù)人員采用附件3改進(jìn)附件1,而且,將附件3公開的連接方式結(jié)合本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)改進(jìn)后用于附件1并不存在技術(shù)上障礙,是出于提高分體式充氣球門接頭之間的連接密封性能的需要,這也是通常的需求。
法院觀點
法院認(rèn)為,雖然對實用新型專利的創(chuàng)造性審查中,在判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否存在相關(guān)技術(shù)啟示時,一般著重于考慮該實用新型專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域,但是如果現(xiàn)有技術(shù)中給出明確的啟示,促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員到相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ矣嘘P(guān)技術(shù)手段的,可以考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。雖然附件3公開了一種上水管接頭,而非充氣式球門,二者領(lǐng)域不同,但在本案中,本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對如何改進(jìn)軟管與連接裝置的連接方式以使密封性更好這一普遍問題時,有動機(jī)借鑒生活中常用的連接方式,正如被訴決定的示例那樣,例如水管連接接頭的密封、煤氣管道連接接頭的密封等。上述連接方式屬于生活常識中給出的明確啟示情形。即便水管與接頭之間的密封和氣管與接頭之間的密封存在差別,但不能忽略兩者均有防止管中的流體泄漏的共同屬性,這也屬于連接的基本要求,本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對充氣管之間的連接時,對氣密性、壓力等要求不同,進(jìn)一步結(jié)合其知曉的普通技術(shù)知識,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整即可,并不存在明顯技術(shù)結(jié)合障礙。為了解決軟管與軟管連接的密封性問題,本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機(jī)采用附件3公開的管連接裝置應(yīng)用在附件1中從而獲得涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案,涉案專利權(quán)利要求1相對于附件1和附件3的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。
實務(wù)啟示
《專利審查指南》第二部分第四章2.4對“所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員”的知識和能力進(jìn)行了界定:他知曉申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的普通技術(shù)知識,能夠獲知該領(lǐng)域中所有的現(xiàn)有技術(shù),并且具有應(yīng)用該日期之前常規(guī)實驗手段的能力,但他不具有創(chuàng)造能力。如果所要解決的技術(shù)問題能夠促使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ壹夹g(shù)手段,他也應(yīng)具有從該其他技術(shù)領(lǐng)域中獲知該申請日或者優(yōu)先權(quán)日之前的相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)、普通技術(shù)知識和常規(guī)實驗手段的能力。
因此,實務(wù)中,在運(yùn)用“三步法”重新定位區(qū)別特征實際解決的技術(shù)問題時,需要注意應(yīng)用領(lǐng)域和技術(shù)手段的關(guān)聯(lián)性判斷。如果技術(shù)問題涉及具體應(yīng)用領(lǐng)域的“個性的特定問題”,則一般來說,應(yīng)用領(lǐng)域?qū)^(qū)別技術(shù)特征具有限定作用,不能將兩者割裂開來,換言之,所屬領(lǐng)域技術(shù)人員不會有動機(jī)去其他領(lǐng)域?qū)ふ医鉀Q技術(shù)問題的技術(shù)手段。如果技術(shù)問題涉及的是可能在不同應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)普遍的共性技術(shù)問題,則所屬領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合其應(yīng)有的能力,在該技術(shù)問題促使下,有動機(jī)跨領(lǐng)域?qū)ふ医鉀Q技術(shù)問題的技術(shù)手段。這也不失是我們在實務(wù)中選擇用于結(jié)合的對比文件的領(lǐng)域范圍的判斷方法。
參考文獻(xiàn)
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