文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 譚雅琦
依據(jù)國內(nèi)商標申請和審查實踐，黑白商標（即不聲明顏色的商標）的保護范圍可及于彩色商標，因此在申請時以黑白標樣申請居多。但歐盟商標的審查實踐，確不盡然，這也導致了很多申請人的困惑和疑慮。
在近期Barry's Bootcamp Holdings, LLC對HUMMEL HOLDING A/S名下第915 962號馬德里指定商標“
”提起連續(xù)五年不使用的撤銷案件中，歐盟知識產(chǎn)權局上訴委員會對上述問題再次予以了討論和明確。借由該案，我們可進一步探析歐盟知識產(chǎn)權局關于“彩色商標是否視為黑白商標的使用”的審查標準。
一、基本案情
在該案件中，歐盟知識產(chǎn)權局經(jīng)審查在部分商品上維持了“
”商標的注冊。被撤銷申請人在撤銷答辯中所提交的產(chǎn)品圖片，如下圖所示：
撤銷申請人Barry's Bootcamp Holdings, LLC不服撤銷決定，向上訴委員會提交上訴稱：HUMMEL HOLDING A/S的部分使用證據(jù)顯示白色的“V”形圖案在黑色的背景上（如圖1），或黑色的“V”形圖案在彩色的背景上（如圖2），而并非注冊商標所顯示的黑色的“V”形圖案在白色背景上。因爭議注冊商標僅為在白色背景上的兩個黑色插入符，并沒有任何其他特征。整體而言，爭議注冊商標十分簡單，甚至可能被視為裝飾圖案而顯著性極弱，尤其在時尚、運動服裝領域。因此，爭議注冊商標的黑白顏色構成其顯著識別部分的要素之一，在使用過程中，改變前述要素即改變了注冊商標的顯著特征，因此下述使用證據(jù)并不能視為爭議注冊商標在注冊商品上的真實使用。
同時，Barry's Bootcamp Holdings, LLC援引19/06/2019, T‐ 307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427在先案例（以下簡稱“EU:T:2019:427案件”），認為本案亦應適用相同的審查標準。在前述案例中，Adidas AG的第12442166號“
”商標被Shoe Branding Europe BVBA基于缺乏顯著特征提起無效宣告。歐盟法院認定，如果商標極其簡單，即使是微小的差異也可能導致注冊商標的特征發(fā)生重大改變，而Adidas AG提供的部分使用證據(jù)為注冊商標的反轉(zhuǎn)配色方案，前述形式的使用改變了爭議商標的顯著特征，因此Adidas AG提供的使用證據(jù)不足以證明已滿足《歐盟知識產(chǎn)權規(guī)則》（EUTMR）第7（3）條和第59（2）條“通過使用獲得顯著特征”的要求，予以無效宣告。
二、撤銷復審決定
上訴委員會經(jīng)審理，在上訴決定中指出：本案中，爭議商標主要體現(xiàn)以下三種形式，即 (i) 該標志顯示為已注冊標識，(ii) 該標志以黑色背景，顯示為白色圖案，(iii) 該標志顯示為黑色“V”形圖案，在彩色背景下。
為平衡注冊商標的穩(wěn)定性和企業(yè)市場發(fā)展和營銷需求，《歐盟知識產(chǎn)權規(guī)則》（EUTMR）第18條規(guī)定，在審查注冊商標在被撤銷期限是否有投入實際使用時，若使用的形式與注冊商標不一致，只要不改變注冊商標的顯著特征，均可視為注冊商標的使用，而無論實際使用的商標是否指向同一所有人名下其他已注冊的標識。因此，本案的爭議焦點即上述(ii)和(iii)的使用形式是否改變了訴爭商標“
”的顯著特征。
首先，訴爭商標享有注冊有效性的推定，即在所有指定商品上具有顯著特征。盡管同一所有人名下的相關商標，如“
”、“
”、“ 
（位置商標）”等商標均被認定為不具有固有的顯著特征。但與前述標識以及第12442166號“
”標識不同的是，該標志由兩個相同的V形圖案組成，而并非基本的幾何形狀，且它們的厚度和寬度以及它們之間的距離相等。一般而言，V形標記可以由多種方式呈現(xiàn)，展現(xiàn)不同特征，如“
”等，因此訴爭商標的幾何設計具有一定的顯著性。
其次，根據(jù)《關于黑白商標保護范圍通行實踐的共同通訊》所提及的彩色商標是否視為黑白商標使用所確立的四個條件，在本案中，兩個V形圖案是本案爭議商標的主要顯著元素，而黑白顏色組合本身并不是顯著要素的組成部分，因此實際使用的標識保持了相應顏色的對比度，可以視為注冊商標的使用。
最后，上訴委員會指出，在本案中，無論是黑色圖形使用在白色背景上，或者白色圖形使用在黑色背景上，并不會阻止相關公眾認定相關商品來源于該特定企業(yè)。相較于EU:T:2019:427案件，前述案例系在審查不具有固有顯著性的標識“
”，是否通過實際使用獲得了顯著特征。而本案審查的訴爭商標已被推定認為具有顯著特征。雖然兩個案件均涉及“顏色改變是否影響商標的顯著特征”，但“允許變化的程度標準”在本案中可以更為寬松，因為相較于“需通過使用獲得顯著特征”，本案的注冊商標顯著性并無爭議。
基于上述，上訴委員會認定商標注冊人所提交上述使用證據(jù)可以視為注冊商標的使用，維持了相應指定商品的注冊。
三、簡要評析
關于“彩色商標是否視為黑白商標的使用”問題，早在2014年4月15日，歐盟知識產(chǎn)權局發(fā)布的《關于黑白商標保護范圍通行實踐的共同通訊》即明確：黑白或灰度的商標與其彩色版本的商標不被視為相同，除非顏色的變化并不顯著，即細心的消費者在并排檢查標記時，并不能察覺其差異。因此，彩色版本的商標可被視為黑白或灰度注冊商標的真實使用，需滿足顏色的改變并不會改變注冊商標的顯著識別特征，具體可考慮兩者標識：a) 文字/圖形元素一致且是主要顯著元素；b) 尊重色調(diào)對比；c) 顏色或顏色組合本身不具有顯著特征；d) 顏色不是商標整體獨特性的因素之一。
但從實踐來看，關于上述共同通訊中所提及的“是否改變顯著識別特征”，以及“商標本身的顯著程度”、“顏色是否為商標整體獨特性的因素之一”等問題，在個案中多有爭議。
從上述案件來看，依據(jù)國內(nèi)審查標準可能并不構成爭議焦點的問題，在歐盟歷經(jīng)了撤銷和撤銷復審的審理，最終塵埃落定。這也提示國內(nèi)企業(yè)在歐盟申請注冊保護時，考慮是否在實際使用中會采用彩色標識，并依據(jù)實際情況，補充彩色標樣的申請注冊。尤其是當商標本身的顯著性較弱，或有明顯的色調(diào)比對時，彩色商標的申請注冊有助于避免后續(xù)可能的爭議。