文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦
依據(jù)國內(nèi)商標(biāo)申請和審查實踐，黑白商標(biāo)（即不聲明顏色的商標(biāo)）的保護(hù)范圍可及于彩色商標(biāo)，因此在申請時以黑白標(biāo)樣申請居多。但歐盟商標(biāo)的審查實踐，確不盡然，這也導(dǎo)致了很多申請人的困惑和疑慮。
在近期Barry's Bootcamp Holdings, LLC對HUMMEL HOLDING A/S名下第915 962號馬德里指定商標(biāo)“
”提起連續(xù)五年不使用的撤銷案件中，歐盟知識產(chǎn)權(quán)局上訴委員會對上述問題再次予以了討論和明確。借由該案，我們可進(jìn)一步探析歐盟知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于“彩色商標(biāo)是否視為黑白商標(biāo)的使用”的審查標(biāo)準(zhǔn)。
一、基本案情
在該案件中，歐盟知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審查在部分商品上維持了“
”商標(biāo)的注冊。被撤銷申請人在撤銷答辯中所提交的產(chǎn)品圖片，如下圖所示：
撤銷申請人Barry's Bootcamp Holdings, LLC不服撤銷決定，向上訴委員會提交上訴稱：HUMMEL HOLDING A/S的部分使用證據(jù)顯示白色的“V”形圖案在黑色的背景上（如圖1），或黑色的“V”形圖案在彩色的背景上（如圖2），而并非注冊商標(biāo)所顯示的黑色的“V”形圖案在白色背景上。因爭議注冊商標(biāo)僅為在白色背景上的兩個黑色插入符，并沒有任何其他特征。整體而言，爭議注冊商標(biāo)十分簡單，甚至可能被視為裝飾圖案而顯著性極弱，尤其在時尚、運動服裝領(lǐng)域。因此，爭議注冊商標(biāo)的黑白顏色構(gòu)成其顯著識別部分的要素之一，在使用過程中，改變前述要素即改變了注冊商標(biāo)的顯著特征，因此下述使用證據(jù)并不能視為爭議注冊商標(biāo)在注冊商品上的真實使用。
同時，Barry's Bootcamp Holdings, LLC援引19/06/2019, T‐ 307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427在先案例（以下簡稱“EU:T:2019:427案件”），認(rèn)為本案亦應(yīng)適用相同的審查標(biāo)準(zhǔn)。在前述案例中，Adidas AG的第12442166號“
”商標(biāo)被Shoe Branding Europe BVBA基于缺乏顯著特征提起無效宣告。歐盟法院認(rèn)定，如果商標(biāo)極其簡單，即使是微小的差異也可能導(dǎo)致注冊商標(biāo)的特征發(fā)生重大改變，而Adidas AG提供的部分使用證據(jù)為注冊商標(biāo)的反轉(zhuǎn)配色方案，前述形式的使用改變了爭議商標(biāo)的顯著特征，因此Adidas AG提供的使用證據(jù)不足以證明已滿足《歐盟知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則》（EUTMR）第7（3）條和第59（2）條“通過使用獲得顯著特征”的要求，予以無效宣告。
二、撤銷復(fù)審決定
上訴委員會經(jīng)審理，在上訴決定中指出：本案中，爭議商標(biāo)主要體現(xiàn)以下三種形式，即 (i) 該標(biāo)志顯示為已注冊標(biāo)識，(ii) 該標(biāo)志以黑色背景，顯示為白色圖案，(iii) 該標(biāo)志顯示為黑色“V”形圖案，在彩色背景下。
為平衡注冊商標(biāo)的穩(wěn)定性和企業(yè)市場發(fā)展和營銷需求，《歐盟知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則》（EUTMR）第18條規(guī)定，在審查注冊商標(biāo)在被撤銷期限是否有投入實際使用時，若使用的形式與注冊商標(biāo)不一致，只要不改變注冊商標(biāo)的顯著特征，均可視為注冊商標(biāo)的使用，而無論實際使用的商標(biāo)是否指向同一所有人名下其他已注冊的標(biāo)識。因此，本案的爭議焦點即上述(ii)和(iii)的使用形式是否改變了訴爭商標(biāo)“
”的顯著特征。
首先，訴爭商標(biāo)享有注冊有效性的推定，即在所有指定商品上具有顯著特征。盡管同一所有人名下的相關(guān)商標(biāo)，如“
”、“
”、“ 
（位置商標(biāo)）”等商標(biāo)均被認(rèn)定為不具有固有的顯著特征。但與前述標(biāo)識以及第12442166號“
”標(biāo)識不同的是，該標(biāo)志由兩個相同的V形圖案組成，而并非基本的幾何形狀，且它們的厚度和寬度以及它們之間的距離相等。一般而言，V形標(biāo)記可以由多種方式呈現(xiàn)，展現(xiàn)不同特征，如“
”等，因此訴爭商標(biāo)的幾何設(shè)計具有一定的顯著性。
其次，根據(jù)《關(guān)于黑白商標(biāo)保護(hù)范圍通行實踐的共同通訊》所提及的彩色商標(biāo)是否視為黑白商標(biāo)使用所確立的四個條件，在本案中，兩個V形圖案是本案爭議商標(biāo)的主要顯著元素，而黑白顏色組合本身并不是顯著要素的組成部分，因此實際使用的標(biāo)識保持了相應(yīng)顏色的對比度，可以視為注冊商標(biāo)的使用。
最后，上訴委員會指出，在本案中，無論是黑色圖形使用在白色背景上，或者白色圖形使用在黑色背景上，并不會阻止相關(guān)公眾認(rèn)定相關(guān)商品來源于該特定企業(yè)。相較于EU:T:2019:427案件，前述案例系在審查不具有固有顯著性的標(biāo)識“
”，是否通過實際使用獲得了顯著特征。而本案審查的訴爭商標(biāo)已被推定認(rèn)為具有顯著特征。雖然兩個案件均涉及“顏色改變是否影響商標(biāo)的顯著特征”，但“允許變化的程度標(biāo)準(zhǔn)”在本案中可以更為寬松，因為相較于“需通過使用獲得顯著特征”，本案的注冊商標(biāo)顯著性并無爭議。
基于上述，上訴委員會認(rèn)定商標(biāo)注冊人所提交上述使用證據(jù)可以視為注冊商標(biāo)的使用，維持了相應(yīng)指定商品的注冊。
三、簡要評析
關(guān)于“彩色商標(biāo)是否視為黑白商標(biāo)的使用”問題，早在2014年4月15日，歐盟知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《關(guān)于黑白商標(biāo)保護(hù)范圍通行實踐的共同通訊》即明確：黑白或灰度的商標(biāo)與其彩色版本的商標(biāo)不被視為相同，除非顏色的變化并不顯著，即細(xì)心的消費者在并排檢查標(biāo)記時，并不能察覺其差異。因此，彩色版本的商標(biāo)可被視為黑白或灰度注冊商標(biāo)的真實使用，需滿足顏色的改變并不會改變注冊商標(biāo)的顯著識別特征，具體可考慮兩者標(biāo)識：a) 文字/圖形元素一致且是主要顯著元素；b) 尊重色調(diào)對比；c) 顏色或顏色組合本身不具有顯著特征；d) 顏色不是商標(biāo)整體獨特性的因素之一。
但從實踐來看，關(guān)于上述共同通訊中所提及的“是否改變顯著識別特征”，以及“商標(biāo)本身的顯著程度”、“顏色是否為商標(biāo)整體獨特性的因素之一”等問題，在個案中多有爭議。
從上述案件來看，依據(jù)國內(nèi)審查標(biāo)準(zhǔn)可能并不構(gòu)成爭議焦點的問題，在歐盟歷經(jīng)了撤銷和撤銷復(fù)審的審理，最終塵埃落定。這也提示國內(nèi)企業(yè)在歐盟申請注冊保護(hù)時，考慮是否在實際使用中會采用彩色標(biāo)識，并依據(jù)實際情況，補充彩色標(biāo)樣的申請注冊。尤其是當(dāng)商標(biāo)本身的顯著性較弱，或有明顯的色調(diào)比對時，彩色商標(biāo)的申請注冊有助于避免后續(xù)可能的爭議。