文/北京市集佳律師事務(wù)所 韓雪

　　本案要旨

　　適用商標(biāo)法第十條第二款時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮商標(biāo)標(biāo)志整體上是否具有區(qū)別于地名的含義。若是，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該商標(biāo)不屬于商標(biāo)法第十條第二款所指情形。

　　案情介紹

　　2021年12月28日，商標(biāo)注冊申請人株式會社LG（以下簡稱“申請人”）向國家知識產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局（以下簡稱“商標(biāo)局”）提交商標(biāo)注冊申請，申請在第 3、 9、10及38等類別的相關(guān)商品及服務(wù)上注冊中文商標(biāo)“ ”，商標(biāo)號為61769509（以下簡稱“申請商標(biāo)”）。

　　2022年3月16日，申請人收到商標(biāo)局下發(fā)的《商標(biāo)駁回通知書》。通知書基于《商標(biāo)法》第十條第二款的規(guī)定，決定駁回第61769509號申請商標(biāo)注冊申請，理由為“該標(biāo)志中含“集美”為我國縣級以上行政區(qū)劃名稱，不得作為商標(biāo)使用。”

　　申請人對該駁回決定不服，在期限內(nèi)向商標(biāo)局申請復(fù)審。申請人提交的主要復(fù)審理由如下：

　　一、申請商標(biāo)“愛爾集美研”是一個整體，其作為整體具有顯著性，不應(yīng)將其中的任意兩個漢字單獨進(jìn)行識別。

　　二、申請商標(biāo)中“愛爾集”為申請人在先知名商標(biāo)“LG”的中文音譯。申請人已在多個類別申請注冊了“愛爾集”商標(biāo)，并且部分已獲準(zhǔn)注冊?？紤]到“愛爾集”商標(biāo)具有的一定知名度，以及中國普通大眾的認(rèn)讀習(xí)慣，即便部分公眾可能在識讀申請商標(biāo)的時候?qū)⑵渥R別成2個部分，也往往只會識別成“愛爾集”和“美研”，而不會將位于商標(biāo)中間部分的“集美”單獨識別。

　　三、在類似商品/服務(wù)上眾多包含“集美”的商標(biāo)已獲準(zhǔn)注冊。特別是近三年來，依然有相當(dāng)數(shù)量包含“集美”的商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊。

　　四、商標(biāo)局審查事務(wù)三處的審查員于2022年4月7日發(fā)表在《中華商標(biāo)》雜志上的署名文章《含有無其他含義的縣級以上行政區(qū)劃名稱商標(biāo)的注冊情形》中指出，“無其他含義的縣級以上行政區(qū)劃的地名與其他要素組合，如果不會被認(rèn)讀為行政區(qū)劃地名，整體顯著性較強，不易使相關(guān)公眾聯(lián)想到地名，則該商標(biāo)可以核準(zhǔn)注冊。”文章中列舉，“‘興和’為無其他含義的縣級以上行政區(qū)劃地名……第11577491號‘周興和’商標(biāo)，第42154310號‘裕興和’商標(biāo)，分別為個人申請，指定使用在第11、31類商品上?！芘d和’由‘興和’與姓氏周組合，從商標(biāo)整體語義來看，‘周興和’更像人名，‘裕興和’也沒有突出行政區(qū)劃名稱，不會被認(rèn)讀為行政區(qū)劃名稱，因此，‘周興和’‘裕興和’商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。”

　　2022年10月9日，商標(biāo)局作出《關(guān)于第61769509號“愛爾集美研”商標(biāo)駁回復(fù)審決定書》，認(rèn)定申請商標(biāo)整體已區(qū)別于地名“集美”，故申請商標(biāo)未構(gòu)成《中華人民共和國商標(biāo)法》第十條第二款所指情形。依照《中華人民共和國商標(biāo)法》第二十八條的規(guī)定，申請商標(biāo)在復(fù)審商品及復(fù)審服務(wù)上的注冊申請予以初步審定。

　　案件評析

　　《商標(biāo)法》第十條第二款規(guī)定：“縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。”

　　上述禁止性規(guī)定主要考慮的因素包括，其一，商標(biāo)包含這些地名通常只能表明載有該商標(biāo)的產(chǎn)品的產(chǎn)地，而不能指明該產(chǎn)品的生產(chǎn)者，因而不具有商標(biāo)的區(qū)別功能；其二，若申請人的住所在我國某縣級以上的行政區(qū)劃地名的地域以內(nèi)，或其住所在公眾知曉的某外國地名所及的地域內(nèi)，該申請人將該區(qū)劃的地名或者該外國地名作為商標(biāo)注冊，則會在該地名上獲得排他權(quán)，這種排他權(quán)會不公平地妨礙他人在商業(yè)活動正常使用該地名；其三，若申請人的住所不在我國某縣級以上的行政區(qū)劃地名的地域以內(nèi)或者其住所不在公眾知曉的某外國地名所及的地域內(nèi)，而該申請人卻將該區(qū)劃的地名或外國地名作為商標(biāo)使用或注冊，由于其提供的產(chǎn)品并不產(chǎn)于該地域，易使公眾對帶有這些地名的商品或提供的服務(wù)的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，即該商標(biāo)具有地理欺騙性。而《商標(biāo)法》第十條第二款的相關(guān)規(guī)定，確實可以在一定程度上避免因商標(biāo)不適當(dāng)?shù)匕嚓P(guān)地名而引起的消費者對商品的產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)，從而更好地保護(hù)相關(guān)公眾及其他同地域從業(yè)者的權(quán)益。

　　實踐中，商標(biāo)局對于包含縣級以上行政區(qū)劃的地名的商標(biāo)的審查，特別是在初步審查階段的審查趨于嚴(yán)格。如本案申請商標(biāo)在初審階段便被基于“愛爾集美研”中間部分的第三和第四個中文漢字為“集美”，而認(rèn)定為構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第二款的規(guī)定的禁止性情形。雖然“集美”的確為福建省廈門市的一個行政區(qū)，但是筆者認(rèn)為，對于包含的地名文字的商標(biāo)，特別是同時還包含其他具有顯著性的文字的商標(biāo)，應(yīng)從商標(biāo)整體構(gòu)成角度出發(fā)，考慮該商標(biāo)包含的地名文字與其他文字相結(jié)合，其整體構(gòu)成是否有別于地名，不易使消費者聯(lián)想到地名，亦不易導(dǎo)致產(chǎn)地誤認(rèn)。而不應(yīng)當(dāng)機械地將凡是包含相關(guān)地名文字的商標(biāo)一概歸于《商標(biāo)法》第十條第二款所禁止的情形。這種斷章取義的做法顯然不符合《商標(biāo)法》第十條第二款的立法初衷。

　　《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第六條也規(guī)定“商標(biāo)標(biāo)志由縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名和其他要素組成，如果整體上具有區(qū)別于地名的含義，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其不屬于商標(biāo)法第十條第二款所指情形。”

　　因此，當(dāng)申請商標(biāo)由于各種原因而包含了縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名時，在提交商標(biāo)注冊申請之前，申請人可基于商標(biāo)的整體文字構(gòu)成自行進(jìn)行可注冊性的分析。若判斷其整體上仍具有區(qū)別于地名的其他含義或者該地名與商標(biāo)包含其他文字結(jié)合整體具有顯著特征的，仍然可以嘗試提交商標(biāo)注冊申請，即便在商標(biāo)初步審查中遇到駁回，還可以在商標(biāo)駁回復(fù)審程序中通過提交相關(guān)理由說明及證據(jù)材料嘗試獲得注冊。

　　此外，包含地名的商標(biāo)若該地名文字具有其他含義且含義強于地名含義的、地名作為集體商標(biāo)或證明商標(biāo)的組成部分的、地名與其他具備顯著特征的要素相互獨立，或地名僅起真實表示申請人所在地作用的，仍然可被認(rèn)定不構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第二款的禁止性規(guī)定。

　　參考文獻(xiàn)

　　【1】《國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于第61769509號“愛爾集美研”商標(biāo)駁回復(fù)審決定書》

　　【2】2022年4月7日，《中華商標(biāo)》，《含有無其他含義的縣級以上行政區(qū)劃名稱商標(biāo)的注冊情形》，李云鳳

　　【3】2022年4月14 日，企紅網(wǎng) ，《縣級以上行政區(qū)劃的地名不得作為商標(biāo)使用和商標(biāo)注冊》