文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 姚園

　　一、基本案情

　　上海梅龍鎮(zhèn)酒家股份有限公司（申請人）依法對第1731151號“梅隴鎮(zhèn)”商標(biāo)提出無效宣告申請，申請人認為被申請人大量摹仿他人知名商標(biāo)進行摹仿注冊，屬于惡意囤積商標(biāo)，構(gòu)成了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形。

　　爭議商標(biāo)基本情況：“梅隴鎮(zhèn)”商標(biāo)由安徽阜陽徽煌酒業(yè)有限公司于2000年12月19日申請，2002年3月14日核準注冊，核準使用在第33類相關(guān)商品上。2002年12月7日轉(zhuǎn)讓給自然人劉峰，2019年5月6日（本案審理期間）又轉(zhuǎn)讓至晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司名下。至本案提起無效宣告之時，爭議商標(biāo)已注冊超過五年。

　　第一份裁定

　　2020年6月，國知局審理經(jīng)認為：至案件審理之時，爭議商標(biāo)原注冊人安徽阜陽徽煌酒業(yè)有限公司名下共有36件注冊商標(biāo)，涉及的商品類別多為第32類啤酒類、第33類白酒類商品，大多商標(biāo)因期滿未續(xù)展而失效；原被申請人劉峰名下共有107件注冊商標(biāo)，涉及的商品類別多為第32類啤酒類、第33類白酒類商品，大多商標(biāo)因期滿未續(xù)展而失效；被申請人晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司共有包括本案爭議商標(biāo)在內(nèi)的4件注冊商標(biāo)，涉及的商品為第33類白酒類商品；申請人稱商標(biāo)到期未續(xù)展而注銷情況，屬于正常商業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。尚無充分的證據(jù)證明，爭議商標(biāo)的注冊采取了欺騙或其他不正當(dāng)手段從而違反誠實信用原則。故裁定爭議商標(biāo)依法予以維持。

　　北京知識產(chǎn)權(quán)法院判決

　　申請人不服上述裁定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理認為：根據(jù)在案證據(jù)可知，爭議商標(biāo)原注冊人安徽阜陽徽煌酒業(yè)有限公司在第30、32、33類商品上申請注冊有包含“百度”“紫光閣”“美林閣”“唐人街”“金玉蘭”“夏士蓮”“國池”“晉皇”商標(biāo)及本案訴爭商標(biāo)等與他人商號、商標(biāo)相同或相近的商標(biāo)，又存在將其名下七十余枚商標(biāo)轉(zhuǎn)讓至劉峰名下等行為。而商標(biāo)注冊原則上應(yīng)當(dāng)以使用為目的，安徽阜陽徽煌酒業(yè)有限公司的上述商標(biāo)差異較大，難以認為屬于同一系列或之間存在特定聯(lián)系，雖多申請于第32、33類商品上使用，但其申請數(shù)量之大并繼而大量轉(zhuǎn)讓的行為，不符合商業(yè)主體深耕品牌價值的商業(yè)慣例，已明顯超出正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，擾亂了正常的商標(biāo)注冊管理秩序，并有損于公平競爭的市場秩序，違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定。此外，結(jié)合北京市高級人民法院作出的（2021）京行終字第5154號生效判決認定爭議商標(biāo)于指定期間未在核定使用商品上進行使用并對其進行撤銷的注冊認定，加之在案證據(jù)亦不能顯示第三人對爭議商標(biāo)進行了實際使用或具備實際使用的意圖，故爭議商標(biāo)構(gòu)成“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的情形。

　　北高院判決

　　晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司對上述判決不服，提出上訴。北京市高級人民法院審理認為：雖然爭議商標(biāo)在連續(xù)三年不使用撤銷案件中已被生效判決撤銷并公告，并不影響他人以爭議商標(biāo)違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定提出無效宣告申請，并由國知局對爭議商標(biāo)作出無效宣告裁定。同時，北高院認為原審判決認定事實清楚，適用法律爭取，程序合法，應(yīng)予維持。

　　第二份裁定

　　根據(jù)法院判決，國知局認為，爭議商標(biāo)違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定。并裁定：爭議商標(biāo)予以無效宣告。

　　二、案件分析

　　對比第一份裁定與法院的判決要點，二者既有區(qū)別也有共同之處：

　　第一份裁定：

　　1、對被申請人一方的商標(biāo)申請注冊等情況考量了爭議商標(biāo)的三個權(quán)利人。

　　2、認為被申請人一方所申請的商標(biāo)具有一定數(shù)量，但僅涉及32、33類別，因此不能證明爭議商標(biāo)的注冊采取了欺騙或者其他不正當(dāng)手段。

　　3、認為大量商標(biāo)到期未續(xù)展而注銷的情況，屬于正常的商業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

　　法院判決：

　　1、原注冊人（徽煌公司）申請的多件商標(biāo)與他人商號、商標(biāo)相同或近似。

　　2、徽煌公司注冊的商標(biāo)雖然多屬于32、33類，但商標(biāo)差異較大，難以認為屬于同一系列或之間存在特定聯(lián)系。

　　3、商標(biāo)注冊原則上應(yīng)當(dāng)以使用為目的，申請量較大且大量轉(zhuǎn)讓的行為，可以證明對這些商標(biāo)缺乏真實使用意圖。

　　4、商標(biāo)在連續(xù)三年不使用撤銷案件中已被生效判決撤銷并公告，并不影響他人以爭議商標(biāo)違反了商標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定提出無效宣告申請。

　　可以看出，第一份裁定及法院判決對被申請人一方的商標(biāo)申請注冊等情況均考量了商標(biāo)原注冊人輝煌公司、原被申請人劉峰及被申請人晟璨投資發(fā)展（上海）有限公司三個主體的情況。同時，法院認為商標(biāo)注冊的類別數(shù)量并不是考量“以其他不正當(dāng)手段取得注冊”的標(biāo)準，而更應(yīng)考量所注冊的商標(biāo)的具體情況，是否與他人具有較高知名度的商標(biāo)\商號等相同、近似，是否具有真實的使用意圖，以商標(biāo)注冊的最基本的目的來進行判斷。

　　另外，通過本案也可以看出，無效宣告與撤銷商標(biāo)連續(xù)三年不使用是兩個并行的程序，可以同時進行，判決中認為雖然爭議商標(biāo)在連續(xù)三年不使用撤銷案件中已被生效判決撤銷并公告，但并不影響他人以爭議商標(biāo)違反了2001年《商標(biāo)法》第四十一條第一款的規(guī)定提出無效宣告申請，并由國知局對爭議商標(biāo)作出無效宣告裁定。

　　三、總結(jié)

　　《商標(biāo)法》第四條規(guī)定：自然人、法人或者其他組織在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對其商品或者服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商標(biāo)注冊。不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回。本案中，申請人的“梅龍鎮(zhèn)”商標(biāo)本身具有較高的知名度，“梅龍鎮(zhèn)”字號被認定為“中華老字號”，被申請人一方申請注冊“梅隴鎮(zhèn)”商標(biāo)難謂善意。同時被申請人一方不僅注冊了大量與他人商號、商標(biāo)相同、近似的商標(biāo)，同時存在大量的轉(zhuǎn)讓行為，顯然不是以使用為目的的正常注冊行為。

　　最新的《商標(biāo)審查審理指南》新增了第十六章“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得商標(biāo)注冊的審查審理”，該章中所規(guī)定的依據(jù)的考量因素非常詳細具體并附有相關(guān)案例，可以作為重要的參考。但萬變不離其宗，商標(biāo)注冊原則上應(yīng)當(dāng)以使用為目的，同時不能損害公共利益及他人合法權(quán)利，這是不變的宗旨。