案例聚焦|美國:完整包含的近似商標(biāo),仍有克服方案!

2021-05-25

  ?本期案例

  【基本案情】

  2020年9月,“Honkai Impact 4th GALAXIA”商標(biāo)第9、41、42類三件美國申請,均被引證第87924692號在先申請“GALAXIA”商標(biāo)下發(fā)駁回,引證商標(biāo)指定商品包括第26類花邊;刺繡等,第41類廣播電視節(jié)目及現(xiàn)場表演相關(guān)的娛樂服務(wù)、在線出版電子書和期刊等,第43類酒店服務(wù)和第45類法律服務(wù)等。

  因在先商標(biāo)尚在申請中,雖然商標(biāo)申請人可以選擇申請擱置以等待引證商標(biāo)狀態(tài)確定,但為盡快通過審查,商標(biāo)申請人委托集佳辦理復(fù)審爭辯。2021年2月,美國審查員接受了復(fù)審爭辯理由,并核準(zhǔn)了申請商標(biāo)在限定后的商品上初審公告。

  【復(fù)審方案】

  在復(fù)審爭辯中,我們建議刪除了第9類電子出版物相關(guān)商品及第41類提供現(xiàn)場表演及娛樂信息等服務(wù),僅保留主營相關(guān)的電子游戲軟件及計算機(jī)外圍設(shè)備,游戲相關(guān)的娛樂服務(wù)等,并在前述基礎(chǔ)上強(qiáng)調(diào)申請商標(biāo)主營的游戲領(lǐng)域與其他娛樂領(lǐng)域具有較明顯的行業(yè)區(qū)分,在目標(biāo)群體、銷售渠道等方面具有明顯的差異。同時,強(qiáng)調(diào)申請商標(biāo)的顯著識別文字部分為位于首部的“Honkai Impact 4th”。“Honkai Impact”系列游戲在市場上已獲得一定知名度,“4th”為新推出的系列游戲之一,且相同部分“GALAXIA”意為“Honkai Impact”系列游戲中的“銀河”要素,具有描述性,而非主要識別部分,在第9、41、42類亦有多件包含“GALAXIA”的商標(biāo)注冊,應(yīng)給與弱保護(hù)。綜合以上,雙方商標(biāo)共存于市場不會產(chǎn)生混淆誤認(rèn)。

     

       ?律師點評

  本案中申請商標(biāo)與引證商標(biāo)存在完整包含關(guān)系,且指定的商品/服務(wù)關(guān)聯(lián)度較高。在完整包含商標(biāo)的近似比對中,可通過強(qiáng)調(diào)其他部分的強(qiáng)顯著性,弱化完整包含相同部分的顯著性,以爭辯標(biāo)識不會產(chǎn)生混淆性近似。

  同時美國商標(biāo)審查中對商品/服務(wù)是否類似的劃分較為細(xì)致,會綜合考慮雙方指定商品在商品功能、用途、銷售途徑和目標(biāo)群體,以及服務(wù)的對象、目的等方面的差異,以及商標(biāo)所有人是否可能同時經(jīng)營相關(guān)的產(chǎn)品及服務(wù)。因此,本案通過刪除和限定商品,強(qiáng)調(diào)商品/服務(wù)的行業(yè)區(qū)分,最終在保留商標(biāo)申請人主營商品的情況下成功克服駁回,具有一定借鑒意義。

 

相關(guān)關(guān)鍵詞