案例聚焦|缺顯商標(biāo)如何在以色列獲得注冊?提交使用證據(jù)宣誓書并不難!

2021-02-23

  ?案情簡介

  2019年9月,國內(nèi)某公司在以色列提交了“WORKPRO”商標(biāo)申請,指定第7類“鋸片[機(jī)器零件];圓鋸片(機(jī)器零件)”。2020年7月,以色列商標(biāo)局下發(fā)駁回通知,認(rèn)為申請商標(biāo)由“WORK”和“PRO”兩部分構(gòu)成,其中,“WORK”包含“工作;勞作”的含義,而“PRO”意為“專業(yè)的”,因此申請商標(biāo)“WORKPRO”直接描述了指定商品的特征,不具有指示商品來源的功能,據(jù)此基于以色列《商標(biāo)條例》第8條(a)款和第11條第(10)款關(guān)于缺乏顯著性的相關(guān)規(guī)定,駁回了申請商標(biāo)的注冊申請。

  2020年9月,集佳受申請人委托,建議申請人通過遞交使用證據(jù)宣誓書的形式,通過證明在使用中已獲得顯著特征的方式答復(fù)復(fù)審。在復(fù)審中,申請人遞交了申請人公司規(guī)模、主營產(chǎn)品介紹,“WORKPRO”產(chǎn)品在全球的銷售網(wǎng)站信息,和近一年的年銷售總額;在以色列的使用證據(jù),包括以色列近一年的銷售總額、經(jīng)銷代理協(xié)議、銷售協(xié)議和發(fā)票,廣告宣傳和推廣等。通過遞交經(jīng)公認(rèn)證的宣誓書,并進(jìn)行爭辯,2021年1月,以色列商標(biāo)局下發(fā)復(fù)審決定,接受了申請人遞交的復(fù)審理由,初步審定申請商標(biāo)在第07類申請商品上的申請注冊。

 

  ?律師點(diǎn)評

  根據(jù)以色列《商標(biāo)條例》第8條第b款的規(guī)定,在判斷申請商標(biāo)是否具有顯著特征時,審查員或法院可根據(jù)商標(biāo)實(shí)際投入使用的情況,考慮在使用中,該商標(biāo)在其指定的商品上獲得了何種程度的顯著特征。

  因此,在以色列商標(biāo)申請?jiān)庥鋈憋@駁回時,除了考慮爭辯商標(biāo)具有顯著性特征、遞交巴黎公約成員國(實(shí)審國家)商標(biāo)注冊情況、添加已注冊商標(biāo)標(biāo)樣的方式以外,亦可結(jié)合申請商標(biāo)在以色列地區(qū)的使用情況,考慮以遞交使用證據(jù)宣誓書(經(jīng)公認(rèn)證)的形式遞交復(fù)審。

  從本案來看,申請商標(biāo)自2019年8月在以色列投入實(shí)際使用,至復(fù)審之時,在當(dāng)?shù)氐氖褂脮r間僅一年左右,但仍通過遞交這一年內(nèi)大量的使用證據(jù),包括銷售、廣告宣傳等,成功說服審查員申請商標(biāo)在使用中獲得了“第二含義”,具有顯著特征??梢姡陨袑彶閱T對于通過使用獲得顯著性的審查并不如國內(nèi)審查嚴(yán)格。如果申請人在以色列當(dāng)?shù)匾呀?jīng)有一定的使用及宣傳證據(jù),則可以嘗試以該方案克服駁回。

  當(dāng)然,以遞交使用證據(jù)克服缺顯駁回的復(fù)審方案中,對使用證據(jù)的要求與商標(biāo)本身顯著性的高低也不無關(guān)系。一般而言,顯著性越低的,則對使用證據(jù)的“質(zhì)”和“量”要求更高。此外,遞交的使用證據(jù)也需與指定的商品相符,若部分指定商品尚未使用的,則一般僅能在已使用的商品上獲得顯著性,進(jìn)而獲得注冊。

 

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