文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司高楊
一直以來,澳大利亞是中國申請人向國外申請專利時比較傾向選擇的國家之一。在工作過程中,筆者發(fā)現(xiàn)澳大利亞的創(chuàng)新專利制度吸引了很多申請人的興趣,因此筆者對此作了一些整理。以下,筆者從澳大利亞的申請類型和審查流程、創(chuàng)新專利的特點和優(yōu)勢、標準專利和創(chuàng)新專利的相互轉(zhuǎn)換、分案時機與類型、異議程序等方面進行了介紹,最后簡單介紹了有關(guān)創(chuàng)新專利廢除的相關(guān)時間點以及申請人可以進行的操作。
一、申請類型和審查流程
澳大利亞專利分為:標準專利Standard patent(類似中國的發(fā)明)、創(chuàng)新專利innovation patent(類似中國的實用新型,但也有較多不同之處)、外觀專利。
標準專利:可以通過PCT/CP提交澳大利亞標準專利新申請,并在5年內(nèi)提出實質(zhì)審查(PCT從PCT國際申請日起算,CP從澳大利亞申請日起算)。在收到第一次審查意見后12個月內(nèi)克服所有缺陷,克服缺陷后進入審定,審定后3-6個月授權(quán)。標準專利保護期限是20年(藥物、藥品專利保護期限為25年)。
創(chuàng)新專利:可以通過CP提交澳大利亞標準專利新申請;如果是通過PCT途徑的話,不能直接提交創(chuàng)新專利,而是需要以PCT申請為基礎(chǔ)提交分案申請進入澳大利亞;或者以標準專利進入國家階段,然后再通過轉(zhuǎn)換類型或者提分案得到創(chuàng)新專利申請。實審不是必須的,如果提了實審,那么在收到第一次審查意見后6個月內(nèi)需克服所有缺陷,克服缺陷后進入審定,審定后3-6個月授權(quán)。創(chuàng)新專利保護期限是8年。
以下是標準專利和創(chuàng)新專利的對比表:
以下是標準專利和創(chuàng)新專利的審查流程:
標準專利審查流程
標準專利審查流程
二、創(chuàng)新專利的特點和優(yōu)勢
創(chuàng)新專利的特點:
1.授權(quán)快。一般提交申請后1-2個月內(nèi)就可以授權(quán)。
2.授權(quán)后可以提實審(8年保護期內(nèi)都可以提),但不是必須。授權(quán)后專利權(quán)人或第三人均可提出實審請求,如果實審通過,則會給出創(chuàng)新專利證明書,得到該證明書后專利權(quán)人方可行使權(quán)力,而第三人有機會提出異議。關(guān)于實審費用:如果實審請求是由專利權(quán)人提出,實審費用理所當然全部是由專利權(quán)人來支付。如果實審請求是由第三人提出,那么實審費用是由該第三人和專利權(quán)人共同支付,雙方各支付一半的費用。
3.創(chuàng)造性要求低。澳大利亞專利法規(guī)定的創(chuàng)新專利的創(chuàng)造性是“對于實現(xiàn)發(fā)明的實質(zhì)貢獻”,而根據(jù)實踐經(jīng)驗,其實只要求新穎性,即使提出實審,審查員也只是審查新穎性。
4.標準專利和創(chuàng)新專利是可以同時存在的,申請人可以在標準專利的基礎(chǔ)上通過分案、轉(zhuǎn)換類型提出創(chuàng)新專利,只要兩者的保護范圍略微不同就可以,這個規(guī)定是比較寬松的。
創(chuàng)新專利的優(yōu)勢:
1.對于本身創(chuàng)造性不強的發(fā)明創(chuàng)造,創(chuàng)新專利更容易得到授權(quán)。
2.不需要提實審就能獲得授權(quán),一方面來說,可以等到發(fā)現(xiàn)被侵權(quán)或者計劃進行轉(zhuǎn)讓許可時再請求實審;另一方面,如果后續(xù)申請人基于某些原因的考慮,放棄這項專利,那也就避免了浪費提實審的費用。
以上這些都給申請人提供了一個比較大的選擇空間,可以根據(jù)自身的不同情況選擇不同的申請路線。
三、標準專利和創(chuàng)新專利的相互轉(zhuǎn)換
從提交申請一直到授權(quán)之前,標準專利和創(chuàng)新專利都可以相互轉(zhuǎn)換。
特殊的是,由于創(chuàng)新專利授權(quán)非??欤绻菑膭?chuàng)新專利轉(zhuǎn)換為標準專利,在時間上就會比較受限制,需要盡快提出,一般可能在不超過申請日起一周時間提出才能轉(zhuǎn)換成功。
四、分案時機與類型
標準專利提分案的時機:在相應母案處于pending狀態(tài)時即可,即使最早的母案已經(jīng)不處于審查狀態(tài)。
創(chuàng)新專利提分案的時機:從申請日起到授權(quán)前,一般是在申請日起一周內(nèi)提出,類型可以是創(chuàng)新專利或者是標準專利;從實審開始到頒發(fā)創(chuàng)新專利證明書之前提分案,類型只能還是創(chuàng)新專利。
也就是說,標準專利可以分案為創(chuàng)新專利;創(chuàng)新專利在授權(quán)之前可以分案為創(chuàng)新專利或是標準專利,在授權(quán)之后只能分案為創(chuàng)新專利。
五、異議程序
如果申請人拿到了一個權(quán)力范圍比較廣的專利證明,而競爭對手要生產(chǎn)的產(chǎn)品有侵權(quán)風險,那么該對手往往會選擇提出異議,這對于該對手而言是個較好的選擇,因為如果選擇向聯(lián)邦法院提出無效,那費用是非常高昂的。
澳大利亞異議程序一般包括提出異議聲明階段、提交證據(jù)階段、聽證以及決定。
對于標準專利來說,異議程序過程如下:
提出聲明階段:
對手在審定公開之后到授權(quán)前的的三個月內(nèi)向?qū)@痔岢霎愖h聲明,該期限不能延長;
提出異議聲明后的3個月內(nèi)對手提交理由和詳情文件,提出異議普遍的理由是缺乏新穎性,創(chuàng)造性等,公開不充分現(xiàn)在也被納入異議理由范圍。
提交證據(jù)階段:
支持的證據(jù):由對手繼續(xù)提交證據(jù),在此階段不能提出新的理由;
答辯的證據(jù):由申請人提供,針對對手的證據(jù)進行答辯;
應對的證據(jù):由對手提供,針對申請人的答辯來進行應對。
聽證:
證據(jù)階段結(jié)束后,將會擇期聽證,聽證可以是口頭(在聽證辦公室現(xiàn)場,電話,視頻會議)的或者書面的。口頭聽證前,雙方都需要提交一個書面的summary of submissions,要求申請人在距聽證5天之前提交,對手在距聽證10天之前提交。
異議決定:
聽證結(jié)束后3個月內(nèi)會下發(fā)決定;
如果異議結(jié)果不服,可以上訴到聯(lián)邦法院再次審理;
異議通知到?jīng)Q定的平均時間是3年。
以下是標準專利的異議程序:
對于創(chuàng)新專利來說,異議程序大體上跟標準專利類似,但也有些許不同:
提出異議的時間是在創(chuàng)新專利獲得專利證明書之后均可提出;并且在提交異議聲明的同時需一并提交理由和詳情文件。
另外,提交證據(jù)階段只包含專利權(quán)人提交“答辯的證據(jù)”和對手提交“應對的證據(jù)”,相對于標準專利而言少了對手提交“支持的證據(jù)”這一部分。
六、創(chuàng)新專利廢除的時間點和過渡政策
澳大利亞2020年知識產(chǎn)權(quán)法修正案于2020年2月26日開始生效。該修正案對該國2003年設(shè)計專利法、1990年專利法及1995年商標法進行修正,并啟動逐步廢除創(chuàng)新專利制度。修正法規(guī)定,在18個月的過渡期過后,也就是自2021年8月26日起,將無法申請新的創(chuàng)新專利;在2021年8月26日前申請的創(chuàng)新專利將繼續(xù)有效,直至到其8年的期限;而在2021年8月26日提出的標準專利申請,在授權(quán)前仍可以轉(zhuǎn)換為創(chuàng)新專利,或者以分案的形式申請一個創(chuàng)新專利。