文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張春水
當(dāng)今世界，科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。為了推動科技創(chuàng)新，世界各國紛紛制定了專利法。盡管從專利法的立法宗旨上來看，世界各國制定專利法的目的是相同的，而且隨著全球化的不斷發(fā)展，國際合作不斷深化，與之相應(yīng)地出現(xiàn)了《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》、專利合作協(xié)定(PCT)等國際性專利程序。但是，根據(jù)各國的實際情況，各國專利法在很多規(guī)定上仍存在細(xì)微的區(qū)別，很多時候，恰恰是這些細(xì)微的區(qū)別將影響專利能否獲得授權(quán)或是否獲得恰當(dāng)?shù)谋Ｗo范圍。因此，讓外國申請人清晰地了解和理解這些具有中國特有的專利實踐是十分必要的。由于中國特有的規(guī)定這個題目很大，筆者本文僅探討中國專利法實施細(xì)則22.2款規(guī)定的相關(guān)規(guī)定及相關(guān)實踐，以供外國申請人（當(dāng)然包括處理外內(nèi)案件的中外專利律師）參考。
中國專利法實施細(xì)則22.2款規(guī)定，“引用兩項以上權(quán)利要求的多項從屬權(quán)利要求，只能以擇一方式引用在前的權(quán)利要求，并不得作為另一項多項從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)”。通常大家會將“引用兩項以上權(quán)利要求的多項從屬權(quán)利要求作為另一項多項從屬權(quán)利要求的基礎(chǔ)”的情況叫做“多項從屬權(quán)利要求引用多項從屬權(quán)利要求”，甚至簡稱為“多項引多項”或“多引多”。特別需要說明的是，如果并列獨立權(quán)利要求引用多項從屬權(quán)利要求，則不屬于多引多。這一點外國申請人經(jīng)常容易混淆，在實際處理案件過程中經(jīng)常遇到客戶提供的意見將獨立權(quán)利要求也修改為僅僅引用前一套權(quán)利要求的第一項。具體例子將在修改方式部分給出。
如上所述，中國不允許在權(quán)利要求中存在多引多的情況。但是，在其他大部分國家和地區(qū)組織（如歐洲專利局、德國、美國等）是允許多引多的。因此，通過PCT途徑或巴黎公約途徑進入中國國家階段的外國申請（可以簡稱為“外內(nèi)申請”）基本上都存在多引多的權(quán)利要求。何時、如何修改這些多引多的權(quán)利要求常常困擾著外國申請人。下面筆者將詳細(xì)進行說明。
一、修改機會
1）申請階段進行修改
在通過巴黎公約途徑進入中國時直接修改申請文件。
2）在主動修改期限內(nèi)進行修改
在通過PCT途徑進入中國國家階段時進行PCT28/41條修改。巴黎公約或者PCT進入國家階段的專利申請：發(fā)明，在提出實質(zhì)審查請求時或者在收到發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的3個月內(nèi)提出修改；實用新型：可以自申請日起兩個月內(nèi)提出主動修改。
3）收到審查員的通知（包括OA、補正和電話通知）進行修改
如果審查員的通知指出了多引多缺陷，則在答復(fù)時進行修改。當(dāng)然，即使審查員的通知并未指出多引多缺陷，申請人也可以依據(jù)節(jié)約審查程序原則來主動進行修改。
在1）申請階段進行修改的優(yōu)點在于，在專利申請不存在其他缺陷時可以盡早獲得授權(quán)，尤其對于實用新型申請來說，有可能直接獲得授權(quán)。其缺點在于，如果是通過刪除技術(shù)方案的方式（如下述修改方式1）-3））來修改權(quán)項，則有可能會在后續(xù)程序中出現(xiàn)修改超范圍的情況出現(xiàn)（例如，在刪除了某一技術(shù)方案并且說明書中并未明確記載有該技術(shù)方案的情況下，如果在后續(xù)程序中想要通過修改保護該技術(shù)方案的話，有可能會涉及修改超范圍的問題）。另一缺點在于，如果是通過拆分多項從屬權(quán)利要求的方式（如下述修改方式4））來修改權(quán)項，則會增加權(quán)項數(shù)量，所以由于該修改而導(dǎo)致權(quán)項數(shù)超過10項時需要繳納額外的權(quán)利要求附加費。
在2）和3）的時候進行修改的優(yōu)點在于，可以根據(jù)審查員的審查意見或根據(jù)其他國家同族申請的審查結(jié)果來最大限度地保留技術(shù)方案、不會出現(xiàn)上面提到的修改超范圍的問題、不會發(fā)生額外的權(quán)利要求附加費，甚至個別情況下有可能審查員也不一定會指出（當(dāng)然這種情況極少發(fā)生），因為多引多不是專利無效的相關(guān)條款；其缺點在于，在OA通知書中會被審查員指出存在多引多缺陷，而且有時候只有這一個多引多的缺陷而影響申請的授權(quán)速度，尤其對于實用新型的申請而言。
二、修改方式
下面以具體的例子說明對多引多缺陷可以采取的相關(guān)修改方式。
?示例
1.一種裝置，其特征在于，技術(shù)特征A。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征B。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征C。
4.根據(jù)權(quán)利要求1-3中任一項所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
5.根據(jù)權(quán)利要求1-4中任一項所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
6.一種設(shè)備，包括根據(jù)權(quán)利要求1-5中任一項所述的裝置。
在上述示例中，權(quán)利要求4-5存在多引多的缺陷。
首先強調(diào)一下，國外申請人在遇到多引多的審查意見時，經(jīng)常把獨立權(quán)利要求6修改為“6.一種設(shè)備，包括根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置”。這種修改是沒有必要的，因此需要明確告訴申請人，針對獨立權(quán)利要求6可以保持不修改，修改后的方案數(shù)量明顯減少，不修改對于申請人而言是非常有利的。
方式 1）修改存在多引多缺陷的多項從屬權(quán)利要求
例如，修改為：
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
或者，修改為：
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
或者
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
或者
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
這種修改方式的原則是減少引用的從屬權(quán)項，從而避免了多引多，減少了技術(shù)方案，申請人可以按照技術(shù)方案進行選擇。
方式 2）修改作為引用項的多項從屬權(quán)利要求
例如，修改為：
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征C。
或者，將權(quán)3修改為“根據(jù)權(quán)利要求2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征C”。
這樣從屬權(quán)利要求4可以保持不修改。
方式 3）將幾個從屬權(quán)利要求的特征以或的方式寫到一個或幾個從屬權(quán)利要求中，減少權(quán)利要求修改拆分的項數(shù)。
當(dāng)然，這種有個前提，是這幾個特征確實是并列的或者可以視為是并列的，有時候這種修改方式也比較有效，可以酌情使用。
例如，修改為
4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D或E。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D或E。
方式 4）拆分多項從屬權(quán)利要求
例如，修改為：
4.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征D。
6.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
7.根據(jù)權(quán)利要求3所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
8.根據(jù)權(quán)利要求4所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
9.根據(jù)權(quán)利要求5所述的裝置，其特征在于，技術(shù)特征E。
修改方式1）-3）的優(yōu)點在于，權(quán)利要求的引用關(guān)系會比較簡潔，修改不易出錯；其缺點在于，需要刪除部分技術(shù)方案。
修改方式4）的優(yōu)點在于，將所有的技術(shù)方案都保留；其缺點在于，修改后的權(quán)利要求項數(shù)會變多，尤其對于權(quán)利要求本身較多的申請中，會分拆出大量的技術(shù)方案，容易搞混引用關(guān)系而且容易出錯。
總而言之，在當(dāng)前的中國專利實踐下，因為發(fā)明申請基本通常至少會發(fā)出一次OA通知書，所以在申請階段（即修改機會1））就進行修改只有壞處，而不會帶來任何明顯的好處。由此，對于巴黎公約進中國的發(fā)明申請，一般不建議在申請階段就進行修改，但是對于實用新型申請而言，如果申請人急于獲得授權(quán)，則可以在申請階段就修改多引多，有很大的可能性直接獲得授權(quán)。特別說明，多引多缺陷的修改方式并沒有標(biāo)準(zhǔn)答案，可以單獨使用上述方式1）-4）來進行修改，也可以結(jié)合使用上述方式1）-4）來進行修改，要始終牢記修改的目的是：保留盡量多的技術(shù)方案、盡量保留保護范圍大的權(quán)項、而且保留客戶認(rèn)為有用的技術(shù)方案，同時保證權(quán)利要求書清楚。