文/北京市集佳律師事務所 張亞洲

　　導語  美國的專利制度，尤其是專利無效程序，體系復雜，特色鮮明?，F(xiàn)將與美國專利無效程序有關的情況介紹如下，以供參考（*注：以下介紹不包括原已有且現(xiàn)仍有效的Ex Parte Reexamination EPR程序）。

　　一、美國專利無效的途徑

　　2011年9月, 美國頒布了America Invents Act（《美國發(fā)明法》，以下簡稱AIA) , 這是美國近六十年來最重要的專利法修正案，該法對專利授權后的無效制度進行了大幅修改。目前，美國專利無效大體分為行政途徑、司法途徑和準司法途徑這三種。

　　1、行政途徑。AIA修改和新增了三種無效（復議）程序，分別是Inter Partes Review (簡稱IPR)，Covered Business Method Review (簡稱CBMR)，和Post-Grant Review (簡稱PGR)，由于找不出妥帖的與之對應的中文翻譯，故下文均以簡稱特指對應的程序。

　　2、司法途徑。指被控侵權人向聯(lián)邦地區(qū)法院提起無效（*注：與專利侵權有關的案件系exclusive jurisdiction ，故此類案件初審均應由聯(lián)邦地區(qū)法院行使管轄權），然后由該法院判斷主張權利的專利的有效性。

　　3、準司法途徑。指被請求人（被控侵權人）向美國國際貿易委員會（International Trade Commission，以下簡稱ITC）提起無效，由ITC判斷主張權利的專利的有效性。

　　二、通過行政途徑提起無效（復議）

　　1、新的IPR程序實施后，申請人針對已授權專利均可提起IPR程序挑戰(zhàn)其有效性。但需要注意的是，IPR程序可以以授權專利缺少35 U.S.C § 102條規(guī)定的新穎性、35 U.S.C § 103條規(guī)定的非顯而易見性為由提起無效，其中現(xiàn)有技術的證據(jù)類型應只限于在先專利和公開出版物這兩種情形。另外，IPR程序只能在專利授權日起9個月后或在PGR程序結束后提起（以下第2點會介紹PGR）。

　　2、新的PGR程序實施后，申請人針對已授權的專利可提起PGR程序挑戰(zhàn)其有效性。與IPR程序不同的是，PGR大大擴充了提起無效的理由和證據(jù)類型，除了以授權專利缺乏新穎性、非顯而易見性為由提起無效外，申請人還可以以授權專利違反了35 U.S.C § 101條規(guī)定的可專利性主題問題、35 U.S.C § 112條規(guī)定的說明書等問題提起無效，此外，證據(jù)類型除了在先專利和公開出版物外，也可以提交銷售、公開使用、在先申請（未公開）、專利不可實施等在內的任何證據(jù)。另外，與IPR程序不同的是，PGR只能在專利授權日起9個月內提起。

　　3、CBMR一般只針對商業(yè)方法專利。基于CBMR提起無效的理由和證據(jù)類型與PGR相同，與PGR不同而與IPR相同的是提起的時間，即，申請人只能在專利授權日起9個月后或在PGR程序結束后提起。

　　4、基于IPR、PGR和CBMR三種途徑發(fā)起的無效（復議），均應向Patent Trial and Appeal Board (專利審判及上訴委員會，PTAB)提出，通常PTAB的三個專利法官（審查員，Administrative Patent Judge）會組成APJ審查組負責審理并裁決。各方對于PTAB的裁決不服，可以向The United States Court of Appeals for the Federal Circuit（聯(lián)邦巡回上訴法院，CAFC）提起訴訟，對于CAFC判決不服，還可向美國聯(lián)邦最高法院上訴。在此需要注意的是：

　?。?）PTAB類似于我國的原專利復審委員會（PRB），現(xiàn)國家知識產權局專利局復審和無效審理部，專職審查專利無效事務；

　　（2）CAFC審理的基于IPR、PGR和CBMR程序產生的無效案件衍生的訴訟類似與北京知識產權法院審理的涉及專利無效的行政訴訟，系專屬管轄；

　?。?）美國聯(lián)邦最高法院審理的源自CAFC的上訴案件，類似于2019年1月1日之后，我國最高法院（知識產權庭）統(tǒng)一審理的行政訴訟二審案件；

　?。?）與我國專利無效行政訴訟不同的是，基于IPR、PGR和CBMR三種途徑而衍生的訴訟（指CAFC審理的訴訟案件以及美國最高法院審理的上訴案件）訴訟參與人為專利權人和無效發(fā)起人，不包括PTAB；

　?。?）能夠發(fā)起IPR、PGR和CBMR程序的申請人應當指除專利權人之外的利害關系人，我國專利無效對于申請人并無特別限制；

　?。?）IPR、PGR和CBMR程序的受理有一定門檻，即，PTAB經過初步審查，只有在認為被請求的專利至少有一項權利要求有被無效的可能性的情況下才會正式受理無效（復議）申請，初步統(tǒng)計顯示PTAB對于無效（復議）案件受理率約為60%。我國專利無效對于正式受理，除了形式要求之外，亦并無特別限制。

　　5、根據(jù)USPTO（美國專利商標局）公布的2012年9月16日至2018年12月31日美國專利無效案件數(shù)據(jù)，在IPR、PGR、CBMR三種無效（復議）程序中，IPR占比最多，高達92%，合計為8917件；IPR較少，占比僅為2%，合計150件。從目前的數(shù)據(jù)觀察，IPR是上述三種無效（復議）程序中最受歡迎的方式。

　　6、以下是PGR和IPR兩個程序基本流程以及所耗費時間流程圖：

　　7、以下是IPR、PGR、CBMR三個程序對比表：

　　三、通過司法途徑提起無效

　　如上所述，當專利權人向聯(lián)邦地區(qū)法院提起專利侵權訴訟后，被控侵權人可以直接向審理侵權案件的法院提起無效（且這種方式以前是專利無效的主要途徑），具體為：（1）以原告主張權利的授權專利不具備可專利性條件應予以無效為由進行抗辯；（2）以原告主張權利的授權專利不具備可專利性條件應予以無效為由，在被訴案件中提起反訴；（3）以主張權利的授權專利應予無效為由，直接提起確認不侵犯專利權訴訟。聯(lián)邦地區(qū)法院可就以上無效請求直接進行審查，雖然目前我國審理專利侵權案件的法院還不能直接對主張權利的授權專利有效性進行審查，但司法實踐中已有個案在做類似嘗試。

　　如果申請人通過IPR或PGR程序針對一件已經授權的專利提起了無效，再假設上述專利的權利人隨后向聯(lián)邦地區(qū)法院提起了專利侵權訴訟，通常該在后的侵權訴訟案件會中止（初步統(tǒng)計顯示中止比例約70%），等待IPR或PGR程序的結果，除非審理法院同意專利權人請求解除中止等動議（stay consideration）。當然有的專利侵權案件也未因有IPR或PGR而中止，法院只是采用了延緩審理的方式，例如IPR程序實施后的佳明（Garmin）公司專利侵權案即如此。在我國是否因無效程序而中止專利侵權訴訟是一個經常被問及的問題，事實上，思考這個問題的現(xiàn)實意義并不大，原因是我國的無效程序進程如此迅速（約6-8個月），可能還未待審理專利侵權案件的法院思考要不要中止之時，無效結果已作出。

　　根據(jù)禁反言（Estoppel）規(guī)則，為了避免重復、沖突的無效程序，如果PTAB已針對IPR或PGR程序中授權專利作出了無效裁定，那么在聯(lián)邦地區(qū)法院的侵權訴訟以及ITC的337調查程序中，被控侵權人不能再次基于已經提出過的理由或者本應提出的理由（any ground raised or reasonably could have been raised）挑戰(zhàn)該專利有效性。

　　對于美國聯(lián)邦地區(qū)法院初審判決不服，應當向CAFC提上訴，對于CAFC的判決不服，可再上訴至美國聯(lián)邦最高法院。

　　雖然通過司法途徑提起無效沒有時間限制、沒有理由限制，也沒有證據(jù)形式限制，但其最大的弊端在于由于訴訟程序冗長而導致無效審查費時耗力，尤其是訴訟中使用陪審團判定可專利性問題時，由于那些由普通公眾而非專業(yè)技術人員組成的陪審團對于專利無效中涉及技術問題一籌莫展，更加拖延了案件進程。因此，權衡利弊后，越來越多的請求人傾向于通過IPR程序發(fā)起無效。

　　四、通過準司法途徑提起無效

　　美國國際貿易委員會（ITC）可以基于專利權人的請求，根據(jù)337條款，就入境美國的貨物涉嫌侵犯在美國已授權的專利權進行審查，在此過程中，被申請人可以以專利權人主張權利的授權專利不具備可專利性條件應予以無效為由作為抗辯，ITC可就該無效請求直接進行審查。當然被申請人也可針對主張權利的授權專利向PTAB提起IPR或PGR程序，不確定的是，PTAB對于無效（復議）裁決結果是否必然為ITC所尊重和執(zhí)行。

　　對于ITC的裁決（涉及無效的部分）不服，應當向CAFC提上訴，對于CAFC的判決不服，亦可再上訴至美國聯(lián)邦最高法院。

　　參考文獻：

　　1、Peter S. Menell, Mark A.Lemley, Robert P.Merges,Intellectual Property in the New Technological Age:2018

　　2、Craig Allen Nard,The Law of Patent (Fourth Edition), 2017

　　3、www.uspto.com

　　4、宋蓓蓓、呂利強：《美國專利無效制度的改革進展與思考》，《電子知識產權》，2017