文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 康艷麗

　　《商標法》第十九條第四款規(guī)定：“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標。”

　　《商標法實施條例》第八十四條規(guī)定：“商標法所稱商標代理機構，包括經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標代理業(yè)務的服務機構和從事商標代理業(yè)務的律師事務所?！?/p>

　　2018年發(fā)布的《商標代理機構備案辦理須知》對于備案主體的規(guī)定如下：可以向商標局備案的商標代理機構包括經(jīng)工商行政管理部門登記從事商標代理業(yè)務的服務機構以及從事商標代理業(yè)務的律師事務所。經(jīng)工商登記的商標代理機構，其經(jīng)營范圍中應當含有“商標代理”、“知識產(chǎn)權代理”、“商標代理服務”或者“知識產(chǎn)權服務”項目。

　　自此，認定商標代理機構以商標申請人的經(jīng)營范圍為準，即只要經(jīng)營范圍中包含“商標代理”、“知識產(chǎn)權代理”、“商標代理服務”或者“知識產(chǎn)權服務”，不論是否在商標局進行代理機構備案，均會被認定為商標代理機構。此類商標申請人如果在其代理服務以外申請商標注冊，則依據(jù)《商標法》第十九條第四款規(guī)定，不予注冊。

　　因上述規(guī)定對于《商標法》十九條的商標代理機構作出了明確限定，試圖規(guī)避上述規(guī)定的商標申請人就開始以更為隱蔽的方式進行商標申請。近日，筆者接觸到一起以知識產(chǎn)權公司監(jiān)事名義進行商標申請的案件。

　　2017年03月17日，李楠、李紀軍在第20類申請注冊第23202287號“飛雕”商標，2017年12月06日在1578號《商標公告》初審公告，異議期內(nèi)，該商標被提出異議。

　　2019年，《商標異議決定書》認為：李楠為咸陽無憂知網(wǎng)知識產(chǎn)權代理有限公司的監(jiān)事，其申請注冊商標的行為違反了《商標法》第十九條第四款之規(guī)定，依據(jù)《商標法》第十九條第四款規(guī)定，決定第23202287號“飛雕”商標不予注冊。

　　本案中，申請人之一李楠作為知識產(chǎn)權代理公司的監(jiān)事，為商標代理機構的高層管理人員，理應了解《商標法》十九條對于商標代理機構的限定，但其為了規(guī)避商標申請階段的審查，采用了以個人名義進行商標注冊的方式。面對實務中層出不窮、不斷變化的更加隱蔽的商標搶注行為，司法機關在實踐中也作了進一步的規(guī)范。2019年4月24日，北京市高級人民法院知識產(chǎn)權庭發(fā)布《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》，其中，14.1對于【商標代理機構的認定】規(guī)定為：已經(jīng)備案的從事商標代理業(yè)務的主體、工商營業(yè)執(zhí)照中記載從事商標代理業(yè)務的主體、以及雖未備案但實際從事商標代理業(yè)務的主體，屬于商標法第十九條第四款規(guī)定的“商標代理機構”，一般工商營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營事項不能作為排除認定“商標代理機構”的依據(jù)。

　　“飛雕”商標異議案中，李楠以個人名義進行商標申請，在商標申請時提供的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍中無商標代理等服務，從而使其順利規(guī)避了《商標法》十九條的審查，予以初審公告。在異議案件中，通過工商查詢獲悉，李楠為咸陽無憂知網(wǎng)知識產(chǎn)權代理有限公司的監(jiān)事，其作為公司的監(jiān)事，是知識產(chǎn)權公司的高層管理人員，負責知識產(chǎn)權公司的管理經(jīng)營，對于公司的決策、運營以及商標行業(yè)的相關規(guī)定理應具有相應的認知水平，對于這種惡意規(guī)避《商標法》的搶注行為，在適用《商標法》第十九條時，應對商標代理機構做擴大解釋，本案中的監(jiān)事應作為廣義上的“商標代理機構”，由此可推，商標代理機構的董監(jiān)高等高層管理人員也應屬于廣義上的“商標代理機構”。同時，該情形亦符合《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》中“……雖未備案但實際從事商標代理業(yè)務的主體，屬于商標法第十九條第四款規(guī)定的‘商標代理機構’，一般工商營業(yè)執(zhí)照記載的經(jīng)營事項不能作為排除認定‘商標代理機構’的依據(jù)”的規(guī)定。

　　以商標代理組織董監(jiān)高名義進行商標申請是一種更為隱蔽的商標搶注方式，官方在審查階段較難發(fā)現(xiàn)，這就需要商標權人及時進行商標監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)搶注商標，再通過商標異議、無效宣告等程序撤銷商標。實踐中，商標搶注的方式多種多樣，但萬變不離其宗，在商標維權之路上，穩(wěn)定及時的商標監(jiān)測，細致深入的案件分析是企業(yè)商標維權的基礎工作，也是最為核心的工作。