文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 閆小青

　　伴隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化節(jié)奏加快，國際貿(mào)易不僅在規(guī)模上涵蓋更多國家，而且在形式上也更趨于多樣化。中國作為一個貿(mào)易大國，除了傳統(tǒng)的國與國之間的貿(mào)易關(guān)系之外，商品生產(chǎn)的合作也成為各國與我國進(jìn)行經(jīng)濟(jì)交流合作的優(yōu)選方式。于此，OEM這種經(jīng)濟(jì)合作模式在我國的涉外加工貿(mào)易中甚為流行。在從OEM合作中受益的同時，圍繞貼牌商標(biāo)的“侵權(quán)”問題也日益突出，成為相關(guān)國內(nèi)外學(xué)者以及學(xué)術(shù)會議的熱點(diǎn)議題和輿論焦點(diǎn)。我國司法實(shí)務(wù)中對此問題的判定也存在“同案不同判”的現(xiàn)象，這在一定程度上制約了我國OEM的良好發(fā)展。

　　一、OEM的含義

　　OEM 為英文“Original Equipment Manufacture”的縮寫，中文譯為“原始設(shè)備制造”，在我國它還有“貼牌生產(chǎn)”、“貼牌加工”、“定牌生產(chǎn)”、“定牌加工”等多種稱謂，但其含義均為根據(jù)境外委托方（定作方）提供的商標(biāo)（通常為已注冊商標(biāo)），境內(nèi)受托方（加工方）依據(jù)雙方約定為委托方加工使用該特定商標(biāo)或品牌的商品，并且將該產(chǎn)品全部交由委托方返銷國外的經(jīng)營活動（該委托方在中國國內(nèi)沒有該注冊商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人），委托方根據(jù)約定向加工方支付相應(yīng)費(fèi)用。其主要特征體現(xiàn)為：交易主體的跨國性、委托方對所加工商品的商標(biāo)權(quán)利的專有性、以及委托方對OEM產(chǎn)品流向的嚴(yán)格把控性。

　　二、“OEM商標(biāo)侵權(quán)”在司法實(shí)務(wù)判決的現(xiàn)狀

　　據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，OEM案件量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，最早審結(jié)時間可追溯至2002年，2010年以后數(shù)量明顯增加。依據(jù)法院對OEM商標(biāo)侵權(quán)審判案例，其所涉及的訴訟性質(zhì)主要分為行政訴訟與民事訴訟，盡管訴訟性質(zhì)各異，但是法院司法判決關(guān)注的核心還是在于OEM這種貼牌行為是否屬于商標(biāo)侵權(quán)行為。通過觀察發(fā)現(xiàn)，OEM民事案件中主要涉及到“侵權(quán)”認(rèn)定，行政案件則主要是“使用”認(rèn)定。

　　案例一

　　1、案情簡介

　　2003年5月21日，國家商標(biāo)局核準(zhǔn)自然人許浩榮“PRETUL及橢圓圖形”商標(biāo)注冊申請（商標(biāo)注冊證號：第3071808號），核定使用商品第6類，包括：家具用金屬附件；五金鎖具；掛鎖；金屬鎖（非電）等。2010年3月27日，國家商標(biāo)局核準(zhǔn)萊斯公司受讓該注冊商標(biāo)。

　　墨西哥國儲伯公司在墨西哥等多個國家和地區(qū)在第6、8等類別上注冊了“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”商標(biāo)，其中注冊號為770611、注冊類別為第6類的“PRETUL”商標(biāo)于2002年11月27日在墨西哥完成注冊。

　　2010年8月10日，浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司與儲伯公司分別簽訂兩份《售貨確認(rèn)書》，約定亞環(huán)公司供給儲伯公司掛鎖684打和10233打。后亞環(huán)公司向海關(guān)申報(bào)出口時，萊斯公司以侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)為由，申請寧波海關(guān)予以扣留。經(jīng)核實(shí)，該兩批掛鎖的鎖體、鑰匙及所附的產(chǎn)品說明書上均帶有“PRETUL”商標(biāo)，而掛鎖包裝盒上則均標(biāo)有“PRETUL及橢圓圖形”商標(biāo)。產(chǎn)品包裝盒及產(chǎn)品說明書用西班牙文特別標(biāo)明：“進(jìn)口商：儲伯公司”、“中國制造”以及儲伯公司的地址、電話、傳真等內(nèi)容，但并未標(biāo)注與亞環(huán)公司有關(guān)的信息。

　　2011年1月30日，萊斯公司將本案訴至寧波市中級人民法院。請求判令亞環(huán)公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、判決結(jié)果

　　寧波中院一審依照商標(biāo)法及司法解釋相關(guān)規(guī)定，對“雙相同”推定絕對混淆，對不相同商標(biāo)則依據(jù)國內(nèi)相關(guān)公眾“接觸可能性”排除混淆可能性，從而判定相同商標(biāo)商品構(gòu)成侵權(quán)，不相同商標(biāo)商品不構(gòu)成侵權(quán)。

　　浙江省高院則嚴(yán)格遵循“商標(biāo)地域性”原則，以“商標(biāo)法及司法解釋均無例外規(guī)定”為由，拒絕承認(rèn)“貼牌加工”的特殊性，判定相同、近似商標(biāo)均構(gòu)成侵權(quán)。

　　2015年11月26日，最高人民法院作出(2014)民提字第38號案再審判決，撤銷一、二審判決，認(rèn)定本案不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。本案中，根據(jù)原審法院查明的事實(shí)，儲伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標(biāo)權(quán)利人（第6類、第8類）。亞環(huán)公司受儲伯公司委托，按照其要求生產(chǎn)掛鎖，在掛鎖上使用“PRETUL”相關(guān)標(biāo)識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售，也就是該標(biāo)識不會在我國領(lǐng)域內(nèi)發(fā)揮商標(biāo)的識別功能，不具有使我國的相關(guān)公眾將貼附該標(biāo)志的商品，與萊斯公司生產(chǎn)的商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)的可性能。商標(biāo)作為區(qū)分商品或者服務(wù)來源的標(biāo)識，其基本功能在于商標(biāo)的識別性，亞環(huán)公司依據(jù)儲伯公司的授權(quán)，上述使用相關(guān)“PRETUL”標(biāo)志的行為，在中國境內(nèi)僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有商標(biāo)專用權(quán)的墨西哥國使用其商標(biāo)提供了必要的技術(shù)性條件，在中國境內(nèi)并不具有識別商品來源的功能。因此，亞環(huán)公司在委托加工產(chǎn)品上貼附的標(biāo)志，既不具有區(qū)分所加工商品來源的意義，也不能實(shí)現(xiàn)識別該商品來源的功能，故其所貼附的標(biāo)志不具有商標(biāo)的屬性，在產(chǎn)品上貼附標(biāo)志的行為亦不能被認(rèn)定為商標(biāo)意義上的使用行為。

　　判決認(rèn)為: 商標(biāo)法保護(hù)商標(biāo)的基本功能，是保護(hù)其識別性。判斷在相同商品上使用相同的商標(biāo)，或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo)，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆，要以商標(biāo)發(fā)揮或者可能發(fā)揮識別功能為前提。也就是說是否破壞商標(biāo)的識別功能，是判斷是否構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的基礎(chǔ)。在商標(biāo)并不能發(fā)揮識別作用，并非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同的商標(biāo)，或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo)，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆，都不具實(shí)際意義。

　　案例二

　　1、案情簡介

　　上海柴油機(jī)股份有限公司(下稱上柴公司)在柴油機(jī)等商品上注冊了“東風(fēng)”圖文組合商標(biāo)，2000年，該商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。2013年10月1日，江蘇常佳金峰動力機(jī)械有限公司(下稱常佳公司)與印尼PT ADI公司簽訂委托書，即PT ADI公司以“DONG FENG(東風(fēng))”商標(biāo)持有人的身份委托常佳公司以該商標(biāo)生產(chǎn)柴油機(jī)及柴油機(jī)組件，但僅可以在印尼銷售。印尼PT ADI公司是一家在印尼注冊成立的公司，其于1987年1月在印尼注冊“東風(fēng) DONG FENG”商標(biāo)，核定于柴油發(fā)動機(jī)等商品上。

　　2013年10月，常佳公司向常州海關(guān)申報(bào)出口柴油機(jī)配件，運(yùn)抵國印尼，該批貨物上的標(biāo)識與上柴公司涉案商標(biāo)相同，與印尼PT ADI公司的商標(biāo)亦相同。上柴公司主張常佳公司未經(jīng)其許可，在柴油機(jī)等同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，遂向法院提起訴訟。

　　2、判決結(jié)果

　　常州市中級人民法院一審(2014)常知民初字第1號判決書中認(rèn)為：侵犯商標(biāo)權(quán)的本質(zhì)即是對商標(biāo)識別功能的破壞，非識別商品來源意義上的使用行為，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。本案中，常佳公司依照委托人提供的印尼商標(biāo)證書生產(chǎn)制造涉案柴油機(jī)配件且全部出口印尼，其在我國境內(nèi)不進(jìn)入市場流通領(lǐng)域的附加商標(biāo)行為，在我國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，故常佳公司的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。遂判決：駁回上柴公司的訴訟請求。

　　一審宣判后，上柴公司不服，上訴至江蘇省高級人民法院。二審法院在(2015)蘇知民終字第00036號判決書中詳細(xì)梳理了本院認(rèn)定侵權(quán)與不侵權(quán)的兩個在先判決的裁判思路，進(jìn)一步確立并完善了“必要審查注意義務(wù)”的裁判標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)為：即雖然常佳公司的行為屬于涉外定牌加工行為，但常佳公司系明知上柴公司涉案“東風(fēng)”商標(biāo)為馳名商標(biāo)，卻仍受托貼牌生產(chǎn)，在被控侵權(quán)產(chǎn)品上使用與上柴公司“東風(fēng)”商標(biāo)相同的商標(biāo)，未盡到合理注意與避讓義務(wù)，損害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注冊商標(biāo)專用權(quán)?？紤]到常佳公司所獲取的利潤僅僅是加工費(fèi)、常佳公司生產(chǎn)的被控侵權(quán)產(chǎn)品全部出口至印尼，未在我國市場上銷售，對上柴公司的國內(nèi)市場份額未產(chǎn)生影響等因素，最終，二審法院判決常佳公司停止侵權(quán)、賠償損失10萬元及為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支11.675萬元。

　　2017年12月28日，最高人民法院在常佳公司與上柴公司商標(biāo)侵權(quán)糾紛案再審民事判決（(2016)最高法民再339號）中認(rèn)為：

　　1、一般來講，不用于識別或區(qū)分來源的商標(biāo)使用行為，不會對商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤導(dǎo)或引發(fā)混淆，以致影響商標(biāo)發(fā)揮指示商品或服務(wù)來源的功能，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的侵權(quán)行為。

　　2、常佳公司依據(jù)印尼PTADI公司合法擁有的商標(biāo)權(quán)受托生產(chǎn)柴油機(jī)及柴油機(jī)組件，并將產(chǎn)品完全出口至印度尼西亞銷售，相關(guān)標(biāo)識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標(biāo)在國內(nèi)市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)。

　　3、在經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球化程度不斷加深，國際貿(mào)易分工與經(jīng)貿(mào)合作日益緊密的復(fù)雜形勢下，人民法院審理商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件應(yīng)當(dāng)結(jié)合國際經(jīng)貿(mào)形勢發(fā)展的客觀現(xiàn)實(shí)，對特定時期特定市場的交易形式進(jìn)行具體分析，準(zhǔn)確判斷相關(guān)行為對于商標(biāo)權(quán)人合法權(quán)益的實(shí)際影響?？紤]到定牌加工是一種常見的、合法的國際貿(mào)易形式，除非有相反證據(jù)顯示常佳公司接受委托未盡合理注意義務(wù)，其受托加工行為對上柴公司的商標(biāo)權(quán)造成了實(shí)質(zhì)性的損害，一般情況下不應(yīng)認(rèn)定其上述行為侵害了上柴公司的商標(biāo)權(quán)。

　　4、就本案而言，常佳公司作為定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工業(yè)務(wù)時，已經(jīng)審查了相關(guān)權(quán)利證書資料，充分關(guān)注了委托方的商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)……對于相關(guān)商標(biāo)權(quán)利狀況已經(jīng)適當(dāng)履行了審慎適當(dāng)?shù)淖⒁饬x務(wù)。 5、常佳公司從事本案所涉貼牌加工業(yè)務(wù)之時，上柴公司自行使用相同商標(biāo)生產(chǎn)相關(guān)或同類相關(guān)產(chǎn)品，實(shí)際已經(jīng)無法合法出口至印度尼西亞銷售。在此情況下，常佳公司根據(jù)印尼PTADI公司授權(quán)委托從事涉案定牌加工業(yè)務(wù)，對于上柴公司在印度尼西亞境內(nèi)基于涉案商標(biāo)爭取競爭機(jī)會和市場利益，并不造成實(shí)質(zhì)影響。即便綜合國際貿(mào)易現(xiàn)實(shí)需要進(jìn)行綜合衡量，也沒有足夠理由認(rèn)定常佳公司從事涉案定牌加工行為已對上柴公司造成實(shí)質(zhì)損害，并進(jìn)而有必要作為商標(biāo)法意義上的侵權(quán)行為予以認(rèn)定。

　　根據(jù)以上兩個案例可以看到：目前對于OEM是否夠成商標(biāo)侵權(quán)并沒有一個簡單的標(biāo)準(zhǔn)，而是應(yīng)該根據(jù)個案的不同情形來認(rèn)定是否構(gòu)成侵權(quán)。不難發(fā)現(xiàn)法院對于不同案件抑或同一案件的不同審級的法院所作出的判決都是截然不同的。尤見對待這一問題法院還是持有各自不同的主張。其判決的結(jié)果可以分為認(rèn)定侵權(quán)和不認(rèn)定侵權(quán)兩大類，究其裁判依據(jù)大致從以下幾方面考量：第一，OEM的產(chǎn)品全部交付境外委托方，是否會造成與國內(nèi)相同或近似商標(biāo)的混淆與誤認(rèn)；第二，OEM生產(chǎn)行為是否造成對國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的真實(shí)損害；第三，在OEM加工商品上貼附商標(biāo)的行為是否構(gòu)成商標(biāo)法上的“商標(biāo)使用”。此外，從上述案例中可以看到法院在審判此類案件中所提出了兩項(xiàng)明確的裁判標(biāo)準(zhǔn)，即要求國內(nèi)接受委托的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)到合理注意和必要審查義務(wù)以及法院對此類案件的商標(biāo)侵權(quán)所發(fā)生的“實(shí)質(zhì)性損害”的要求和認(rèn)定。同時提出在處理OEM 業(yè)務(wù)糾紛時，要考慮OEM企業(yè)及業(yè)務(wù)的現(xiàn)存實(shí)際情況等相關(guān)因素，尤其是在法律及司法政策的適用方面，不僅要以我國現(xiàn)行的《商標(biāo)法》為依據(jù)，同時還要充分考慮推動國際貿(mào)易發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要。提倡誠實(shí)守信的商標(biāo)注冊氛圍，遏制惡意搶注行為的發(fā)生，從而平衡國內(nèi)商標(biāo)權(quán)人、OEM加工企業(yè)與境外商標(biāo)權(quán)人或商標(biāo)使用權(quán)人的利益。

　　三、OEM對我國企業(yè)的特殊意義

　　目前OEM作為一種頗受歡迎的國際貿(mào)易形式，其對我國的經(jīng)濟(jì)增長、企業(yè)發(fā)展、社會就業(yè)等方面具有不可忽視的重要意義。首先，OEM實(shí)現(xiàn)了資源合理化配置。部分中小制造業(yè)因缺乏資本的市場運(yùn)作機(jī)制和金融支持，導(dǎo)致產(chǎn)品市場占有率堪憂。但是通過OEM合作機(jī)制則可以借力大企業(yè)的品牌效應(yīng)，使更多的經(jīng)銷商和消費(fèi)者認(rèn)識自己從而擴(kuò)大銷售；其次，通過OEM的合作方式，也是中國企業(yè)了解新產(chǎn)品、學(xué)習(xí)新技術(shù)的良機(jī)和有效途徑，從而受之啟發(fā)完善自身；第三，OEM的生產(chǎn)貿(mào)易方式可以充分利用閑置人員，達(dá)到創(chuàng)造社會效益，增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)利潤之目的。

　　四、OEM企業(yè)防止商標(biāo)侵權(quán)的對策建議

　　OEM將品牌、渠道與生產(chǎn)能力的有機(jī)結(jié)合，是社會化大生產(chǎn)的必由之路，但其背后也隱藏著知識產(chǎn)權(quán)糾紛、產(chǎn)品質(zhì)量糾紛等法律風(fēng)險(xiǎn)，這要求OEM企業(yè)在從中受益的同時，還應(yīng)該樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識，防微杜漸，維護(hù)自身的合法權(quán)益，從而免于因自身只追求利益最大化而忽視了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，讓企業(yè)陷入冗長繁雜的訴訟糾紛中。

　　1、全面細(xì)致審核境外委托方加工產(chǎn)品貼附的商標(biāo)權(quán)屬情況

　　首先，審核境外委托方提供的主體資格證明等資質(zhì)文件以及商標(biāo)權(quán)利證明文件，確保其所提供文件為合法有效。如境外委托方并非商標(biāo)權(quán)利的所有人，只是享有授權(quán)使用的商標(biāo)使用權(quán)人，還應(yīng)特別注意其授權(quán)文件是否明確有轉(zhuǎn)授權(quán)的資格；其次，要審核核定的使用商標(biāo)類別（基于尼斯分類的商標(biāo)類別）與委托加工生產(chǎn)的商品類別要保持一致；再次，委托生產(chǎn)商品使用的商標(biāo)必須與權(quán)利證書上的商標(biāo)完全一致；最后，確認(rèn)出口目的國。還有一點(diǎn)不能忽視的是在審查境外委托方所提供商標(biāo)在其本國的商標(biāo)權(quán)屬情況外，還應(yīng)審查該商標(biāo)在我國的權(quán)屬情況。

　　2、規(guī)范簽訂OEM合同，細(xì)化權(quán)利和義務(wù)，權(quán)責(zé)明確

　　基于OEM所產(chǎn)生的承攬合同應(yīng)書面簽訂，明確具體權(quán)利義務(wù)的內(nèi)容，細(xì)化到個字，主要包括：合同雙方的名稱、住所、所承攬標(biāo)的情況，標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量，原材料的提供以及原材料的數(shù)量和質(zhì)量要求，報(bào)酬，承攬方式，合同履行的期限、地點(diǎn)、方式，驗(yàn)收方法及標(biāo)準(zhǔn)，違約責(zé)任等內(nèi)容，這些內(nèi)容都應(yīng)該在合同中有嚴(yán)格、完整、有效的約定，使權(quán)責(zé)明確，若出現(xiàn)糾紛時有據(jù)可循。完善OEM合同審查機(jī)制也是防止侵權(quán)糾紛的一道有力防線。

　　3、培養(yǎng)品牌自創(chuàng)能力，加強(qiáng)自有品牌建設(shè)

　　毫無疑問，OEM在一定的時間和條件下能夠讓一個企業(yè)獲取一定利益，然而產(chǎn)品所附加的利潤高低與企業(yè)并無關(guān)系，其所承擔(dān)的也許僅有產(chǎn)品質(zhì)量問題的責(zé)任，對于銷售完全成為了品牌擁有者的事情，這從長遠(yuǎn)來看對我國企業(yè)的發(fā)展是毫無益處可言的。若不培養(yǎng)品牌自創(chuàng)能力，企業(yè)將會形成長期依賴于從事貼牌生產(chǎn)的惰性，這將會嚴(yán)重阻礙企業(yè)發(fā)展的進(jìn)程。于此相反，企業(yè)應(yīng)該以此種國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的合作方式作為提升自身的契機(jī)與開拓視野的窗口，通過OEM了解新產(chǎn)品、學(xué)習(xí)新技術(shù)、熟悉國際行業(yè)市場環(huán)境以及國際市場需求，掌握國際貿(mào)易競爭規(guī)則，不斷提升自有品牌創(chuàng)新能力和研發(fā)能力，提高技術(shù)和管理水平，實(shí)現(xiàn)自有品牌建設(shè)的有序進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)由定牌加工出口向自主品牌出口的轉(zhuǎn)變。