文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 朱剛琴

　　關(guān)鍵詞：境外，商標(biāo)，維權(quán)，知名度延伸

　　眾所周知，商標(biāo)權(quán)具有地域性。因而，從事國(guó)際貿(mào)易的企業(yè)，跨地域注冊(cè)商標(biāo)是獲得商標(biāo)權(quán)境外保護(hù)必經(jīng)的途徑。然而，在品牌設(shè)立之初，國(guó)內(nèi)企業(yè)即意識(shí)到自己應(yīng)當(dāng)及時(shí)在境外注冊(cè)商標(biāo)以保護(hù)商標(biāo)權(quán)的尚為少數(shù)。

　　遇到商標(biāo)在境外被搶注時(shí)，出于兩方面原因，國(guó)內(nèi)商標(biāo)權(quán)人維權(quán)往往出現(xiàn)困境：一方面，國(guó)內(nèi)商標(biāo)權(quán)人較多未及時(shí)在境外注冊(cè)商標(biāo)，導(dǎo)致在采取措施反對(duì)搶注商標(biāo)注冊(cè)時(shí)，國(guó)內(nèi)商標(biāo)權(quán)人無(wú)法提供己方權(quán)利在先的充分證明；另一方面，雖然通過(guò)當(dāng)今發(fā)達(dá)的線上線下信息傳播渠道，推測(cè)搶注人很容易了解國(guó)內(nèi)商標(biāo)權(quán)人品牌的存在，但國(guó)內(nèi)商標(biāo)權(quán)人卻大多并無(wú)直接證據(jù)，能夠證明搶注人曾與自己存在過(guò)直接的商業(yè)往來(lái)關(guān)系。事實(shí)上，較多搶注人雖然確實(shí)知曉國(guó)內(nèi)商標(biāo)權(quán)人的存在，但與被搶注人并不存在直接商業(yè)往來(lái)關(guān)系，或是有意隱藏與搶注人存在商業(yè)往來(lái)關(guān)系的痕跡。在此情形下，較多國(guó)內(nèi)商標(biāo)權(quán)人不禁提出疑問(wèn)：如果明明己方的商標(biāo)在國(guó)內(nèi)及境外具有一定的知名度，但無(wú)法提供商標(biāo)在境外先使用或注冊(cè)證據(jù)的，對(duì)于被搶注商標(biāo)就只能一籌莫展嗎？

　　針對(duì)此疑問(wèn)，筆者就一則案例，談?wù)勚妊由煸诮鉀Q該類(lèi)維權(quán)困境中所能起到的一定幫助：

　　2006年12月8日，自然人個(gè)人HON MAN CHING在香港第18類(lèi)皮革制品和第25類(lèi)服裝等商品上申請(qǐng)注冊(cè)“恒源祥+圖形”商標(biāo)（被異議商標(biāo)標(biāo)樣：）。2007年，國(guó)內(nèi)企業(yè)恒源祥（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“異議人”）發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)后，對(duì)該商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)崞鹆水愖h。然而異議中，通過(guò)異議人提供的證據(jù)能明顯看出，異議人對(duì)“恒源祥”商標(biāo)在先使用和注冊(cè)均僅為中國(guó)大陸地區(qū)，在中國(guó)香港地區(qū)并無(wú)直接的商業(yè)使用存在。異議人羅列的異議理由主要為：該搶注商標(biāo)的注 冊(cè)違反香港《商標(biāo)條例》第11條第5款第2項(xiàng)商標(biāo)惡意注冊(cè)條款、第12條第4款異議人享有相同/類(lèi)似商品上的在先相同/近似商標(biāo)權(quán)條款，以及第12條第5款第1項(xiàng)異議人享有該未注冊(cè)商標(biāo)在先使用權(quán)利條款。在異議陳述中，異議人詳細(xì)闡述了其商標(biāo)創(chuàng)意來(lái)源，商標(biāo)申請(qǐng)人惡意抄襲多件異議人商標(biāo)的情形，以及其在大陸地區(qū)的大量使用，同時(shí)通過(guò)提供香港大陸兩岸人員大量流通的大數(shù)據(jù)，爭(zhēng)取證明其商標(biāo)在大陸地區(qū)的較高知名度已經(jīng)延伸至香港地區(qū)，因而推定申請(qǐng)人的注冊(cè)申請(qǐng)明顯具有惡意的事實(shí)。

　　香港官方裁定觀點(diǎn)為：被異議商標(biāo)設(shè)計(jì)具有高度的獨(dú)特性，第三方不太可能巧合設(shè)計(jì)該相同商標(biāo)；認(rèn)可異議人商標(biāo)知名度顯然延伸至香港的觀點(diǎn)，結(jié)合前述全部情形推定申請(qǐng)人該香港商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)具有明顯惡意，違反《商標(biāo)條例》第11條第5款第2項(xiàng)惡意注冊(cè)商標(biāo)不得核準(zhǔn)注冊(cè)的規(guī)定。最終，該商標(biāo)申請(qǐng)被香港官方裁定不予核準(zhǔn)注冊(cè)。

　　在該裁定中，官方結(jié)合異議人羅列的多項(xiàng)事實(shí)支持知名度延伸（英文為spill-over reputation）的觀點(diǎn)，從而推定申請(qǐng)人具有“惡意”的做法，對(duì)異議人最終爭(zhēng)取勝訴起到了關(guān)鍵的幫助作用。這則案例，對(duì)大陸企業(yè)在境外維權(quán)能夠起到指導(dǎo)范例效果。事實(shí)上，境外維權(quán)中，上述異議人未在被搶注地在先使用或注冊(cè)商標(biāo)、但商標(biāo)在大陸或境外其他區(qū)域具有較高知名度的情形是中國(guó)較多民族企業(yè)一樣遇到的問(wèn)題。但在維權(quán)中，是否所有的商標(biāo)都能輕易通過(guò)這種申請(qǐng)認(rèn)定知名度延伸的方式得到官方的支持呢？從以上案例來(lái)看，顯然推動(dòng)官方支持這種知名度延伸的結(jié)論并非輕而易舉能做到的。筆者根據(jù)該案，總結(jié)能夠爭(zhēng)取官方支持知名度延伸觀點(diǎn)的幾個(gè)必要條件如下：

　　1、商標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)具有較高顯著性，即，企業(yè)設(shè)計(jì)商標(biāo)之初應(yīng)當(dāng)著重考慮使其具備高度獨(dú)特性，將存在巧合重復(fù)設(shè)計(jì)的概率盡可能降至最低點(diǎn)。若是針對(duì)對(duì)商品/服務(wù)的功能、性質(zhì)具有一定描述性、因而設(shè)計(jì)重合可能性大的的弱顯著性商標(biāo)，這種商標(biāo)申請(qǐng)認(rèn)定跨境知名度延伸的難度指數(shù)自然也將成倍增加。從筆者接觸的國(guó)內(nèi)較多企業(yè)傾向于設(shè)計(jì)例如“TV”系列、“NEW”系列、“l(fā)egend”系列商標(biāo)的情形來(lái)看，顯然國(guó)內(nèi)企業(yè)提升品牌設(shè)計(jì)獨(dú)特性意識(shí)的任務(wù)仍然任重道遠(yuǎn)。

　　2、申請(qǐng)人能夠舉證證明知名度延伸的大概率發(fā)生事實(shí)，例如申請(qǐng)人在相關(guān)領(lǐng)域跨境的長(zhǎng)期大量品牌宣傳，品牌特定區(qū)域具有較高知名度，存在相關(guān)跨境人員大量流通、廣告信息大量傳播等相關(guān)明細(xì)的大數(shù)據(jù)，或是搶注地消費(fèi)者知曉被搶注人商標(biāo)的問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)等。

　　3、搶注人確實(shí)可能知曉搶注商標(biāo)存在，并存在抄襲惡意的相關(guān)事實(shí)情形：例如搶注人為同行業(yè)企業(yè)、參加過(guò)相應(yīng)跨境展會(huì)等宣傳、存在其他惡意抄襲的在先案例等情形。

　　在境外商標(biāo)維權(quán)個(gè)例中，雖然對(duì)于最終支持知名度延伸的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，各國(guó)官方存在一定程度上的自由裁量權(quán)，但在證據(jù)充分的情形下，通過(guò)知名度延伸的認(rèn)定，最終達(dá)到爭(zhēng)取官方判定搶注人惡意、從而得以阻止搶注商標(biāo)注冊(cè)的可行性是存在的。目前筆者接觸的案例中，除香港較多案例外，印度迪士尼（DISNEY），加拿大帕爾瑪火腿（PROSCIUTTO DI PARMA）等諸多案例體現(xiàn)了較多國(guó)家官方在證據(jù)充分的前提下認(rèn)可知名度延伸的態(tài)度。這一點(diǎn)，不失為中國(guó)企業(yè)在境外商標(biāo)維權(quán)中可以運(yùn)用的利器之一。