文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田存景

　　摘要：在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中，相較于獨(dú)占?jí)艛嘈?，專利制度?shí)質(zhì)上更是一種為商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而設(shè)定的游戲規(guī)則，一種與“價(jià)格戰(zhàn)”相匹配的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略。在此情形下，探討專利權(quán)的歸屬問(wèn)題尤為重要。其中，對(duì)利用公司資源完成的發(fā)明創(chuàng)造專利申請(qǐng)人和專利權(quán)人為公司創(chuàng)始人或?qū)嶋H控制人時(shí)，可能會(huì)涉及到個(gè)人行使專利權(quán)和公司今后上市等融資活動(dòng)，建議仍以公司的名義申請(qǐng)專利。

　　關(guān)鍵詞：專利權(quán) 職務(wù)發(fā)明 權(quán)利歸屬

　　眾所周知，專利權(quán)是一種私權(quán)，歸屬申請(qǐng)人，即申請(qǐng)人是權(quán)利人。人可以通過(guò)轉(zhuǎn)讓、許可、投資入股等形式來(lái)獲得商業(yè)利益。未經(jīng)權(quán)利人許可，他人不得以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的使用該專利技術(shù)。在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中，專利制度實(shí)質(zhì)上更是一種為商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而設(shè)定的游戲規(guī)則，更多的是一種與“價(jià)格戰(zhàn)”相匹配的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略。在此情形下，探討專利權(quán)的歸屬問(wèn)題尤為重要。其中，對(duì)利用公司資源完成的發(fā)明創(chuàng)造專利申請(qǐng)人和專利權(quán)人為公司創(chuàng)始人或?qū)嶋H控制人（本文“實(shí)際控制人”為自然人，“創(chuàng)始人或?qū)嶋H控制人”統(tǒng)稱為“個(gè)人”）時(shí)，對(duì)個(gè)人行使專利權(quán)和公司今后上市或者進(jìn)行其他形式的融資時(shí)可能會(huì)涉及哪些問(wèn)題？

　　一、專利權(quán)及其一般歸屬原則

　?。ㄒ唬＠麢?quán)的主要權(quán)項(xiàng)

　　1. 專利申請(qǐng)權(quán)

　　專利申請(qǐng)權(quán)是指，在就發(fā)明創(chuàng)造向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（簡(jiǎn)稱“國(guó)知局”）提出專利申請(qǐng)之后，專利權(quán)申請(qǐng)人享有的是否繼續(xù)進(jìn)行專利申請(qǐng)程序、是否轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)的權(quán)利。

　　2. 專利權(quán)

　　專利申請(qǐng)被批準(zhǔn)后的專利權(quán)是一種排他壟斷權(quán)，即發(fā)明創(chuàng)造被授予專利權(quán)后，除專利法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實(shí)施其專利。具體而言，發(fā)明和實(shí)用新型專利權(quán)被授予后，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、使用、許諾銷(xiāo)售、銷(xiāo)售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷(xiāo)售、銷(xiāo)售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品；外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)被授予后，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的制造、許諾銷(xiāo)售、銷(xiāo)售、進(jìn)口其外觀設(shè)計(jì)專利產(chǎn)品。

　　專利申請(qǐng)權(quán)和專利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓須經(jīng)法定程序，自國(guó)知局登記之日起生效。

　　3. 專利實(shí)施許可

　　專利實(shí)施許可，也稱專利許可證貿(mào)易，是指專利技術(shù)所有人或其授權(quán)人許可他人在一定期限、一定地區(qū)、以一定方式實(shí)施其所擁有的專利，并向他人收取使用費(fèi)用的一種許可貿(mào)易，包括普通許可、排他許可及獨(dú)占許可三種形式。

　　專利權(quán)人可以通過(guò)許可收取許可費(fèi)，獲得經(jīng)濟(jì)利益。但是專利實(shí)施許可合同，應(yīng)當(dāng)自合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)向?qū)＠洲k理備案手續(xù)。

　　（二）專利權(quán)的一般歸屬原則

　　《中華人民共和國(guó)專利法(2008修正)》（簡(jiǎn)稱“專利法”）第六條規(guī)定，執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于該單位；申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。然而該條法律條文，存在但書(shū)情形“利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人訂有合同，對(duì)申請(qǐng)專利的權(quán)利和專利權(quán)的歸屬作出約定的，從其約定?！?

　　原則上，個(gè)人主要利用公司資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，即個(gè)人主要利用公司的資金、設(shè)備、零部件、原材料或者不對(duì)外公開(kāi)的技術(shù)資料等完成的發(fā)明創(chuàng)造，是一種職務(wù)發(fā)明，如果個(gè)人與公司之間沒(méi)有特殊約定，則該發(fā)明創(chuàng)造的專利申請(qǐng)人為該公司；專利申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，該公司為專利權(quán)人，而個(gè)人為發(fā)明人。

　　對(duì)于執(zhí)行本單位任務(wù)而產(chǎn)生的職務(wù)發(fā)明，司法實(shí)踐中一般不允許雙方通過(guò)約定事先改變?cè)撀殑?wù)發(fā)明專利申請(qǐng)權(quán)、專利權(quán)的歸屬，即專利申請(qǐng)權(quán)及專利權(quán)均歸屬于單位。對(duì)主要利用公司的物質(zhì)技術(shù)材料完成的發(fā)明創(chuàng)造，如果公司與個(gè)人之間訂有合同，對(duì)權(quán)利歸屬做了明確的約定，即約定由個(gè)人享有專利申請(qǐng)權(quán)和專利權(quán)，則個(gè)人申請(qǐng)專利的主體資格符合相關(guān)法律規(guī)定，也不會(huì)影響專利申請(qǐng)的審查；申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，專利權(quán)屬狀態(tài)也會(huì)比較穩(wěn)定。然而，如果公司上市或者進(jìn)行其他形式的融資活動(dòng)，則最好在上市等融資工作啟動(dòng)前將個(gè)人名下的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，并完成專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓程序。

　　二、專利申請(qǐng)權(quán)人和專利權(quán)人為個(gè)人時(shí)的影響

　　假設(shè)公司與個(gè)人之間訂有合同，約定由個(gè)人對(duì)主要利用公司的物質(zhì)技術(shù)材料完成的發(fā)明創(chuàng)造享有專利申請(qǐng)權(quán)與專利權(quán)，在此前提下個(gè)人申請(qǐng)和享有專利權(quán)對(duì)個(gè)人及其公司分別會(huì)產(chǎn)生哪些影響？

　　（一）對(duì)個(gè)人本人的影響

　　1. 有利影響

　?。?）個(gè)人可以通過(guò)專利實(shí)施許可、轉(zhuǎn)讓等形式，獲得其所擁有的專利技術(shù)的全部經(jīng)濟(jì)利益。

　?。?）發(fā)現(xiàn)他人未經(jīng)許可實(shí)施其專利技術(shù)的，可以以個(gè)人名義較為便捷地采取法律手段進(jìn)行維權(quán)。

　　（3）個(gè)人擁有專利權(quán)的，在以專利技術(shù)入股時(shí)可以享有個(gè)人所得稅的優(yōu)惠。

　　2. 潛在風(fēng)險(xiǎn)

　?。?）如果個(gè)人與公司就專利權(quán)屬問(wèn)題沒(méi)有特殊、明確的約定，容易引起公司其他股東對(duì)該專利權(quán)屬的質(zhì)疑或者異議，甚至引起法律糾紛。

　?。?）如果個(gè)人以其擁有的專利技術(shù)投資入股，則需證明該專有技術(shù)系其本人利用業(yè)余時(shí)間獨(dú)立研發(fā)，且不存在利用公司的資金、設(shè)備、技術(shù)或人員的情況，不屬于職務(wù)發(fā)明，也不存在侵害其他第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他股東利益的情況。否則，個(gè)人技術(shù)入股可能不順利，甚至不成功。

　?。?）對(duì)于本屬于公司的職務(wù)發(fā)明，在上市過(guò)程中作為專利權(quán)人的個(gè)人需要將專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，實(shí)踐中一般是無(wú)償轉(zhuǎn)讓。

　?。ǘ?duì)公司的影響

　　1. 不考慮上市融資時(shí)，對(duì)公司的影響

　　如果公司沒(méi)有上市或者其他形式的融資（包括質(zhì)押融資、股權(quán)融資、合作合資）計(jì)劃，且個(gè)人能夠無(wú)償或以較低的許可費(fèi)許可公司實(shí)施其擁有專利權(quán)的專有技術(shù)，則對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)造成障礙或者給公司帶來(lái)重大利益損失。

　　此種情形下，仍建議個(gè)人與公司之間簽署專利實(shí)施許可合同，同時(shí)辦理專利實(shí)施許可合同的備案手續(xù)。

　　2. 上市融資時(shí)，對(duì)公司的影響

　　公司進(jìn)行上市或者其他形式的融資時(shí)，由于個(gè)人申請(qǐng)獲得的專利權(quán)是不納入公司的資產(chǎn)范圍內(nèi)的，所以不利于外部對(duì)于公司的實(shí)力、價(jià)值以及合規(guī)性的評(píng)估。

　　在首次公開(kāi)募股過(guò)程中，由于還涉及到對(duì)發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等核心人員名下的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的信息披露和審查，如果將本應(yīng)歸屬于公司的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，而以個(gè)人或者其他公司名義申請(qǐng)專利，是屬于無(wú)形資產(chǎn)流失。即便公司與個(gè)人之前有相關(guān)協(xié)議（如約定個(gè)人或其他公司有義務(wù)將專利無(wú)償轉(zhuǎn)讓給公司等），仍然不能消除證監(jiān)會(huì)和投資人對(duì)于公司運(yùn)營(yíng)是否合規(guī)的疑慮，進(jìn)而不利于公司上市或者進(jìn)行其他形式的融資。 此種情形下，建議個(gè)人提前將專利申請(qǐng)權(quán)或者專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，并及時(shí)辦理完結(jié)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

　　三、建議

　　綜上，筆者建議對(duì)主要利用公司的物質(zhì)技術(shù)材料完成的發(fā)明創(chuàng)造，在制定完善的專利戰(zhàn)略并做好專利布局之后以公司名義申請(qǐng)專利，申請(qǐng)被批準(zhǔn)后公司為專利權(quán)人。為避免競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手直接或間接了解和掌握到我們的研發(fā)進(jìn)展、研發(fā)成果、專利布局等情況，可以充分利用18個(gè)月的法定公開(kāi)期限。這樣既有利于公司無(wú)形資產(chǎn)才培育和積累，也有利于公司順利實(shí)現(xiàn)上市或其他重大融資的計(jì)劃。