淺析對(duì)交底書進(jìn)行技術(shù)方案分解確定必要技術(shù)特征時(shí)出現(xiàn)的問題

2018-05-04
  •   文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司保定分部 張博

      在實(shí)際工作中,沒有做檢索的情況下,專利申請(qǐng)文件的撰寫人員在撰寫申請(qǐng)文件時(shí),需要確定必要技術(shù)特征,此時(shí)往往為了追求較大的保護(hù)范圍,將交底書中發(fā)明人提供的技術(shù)方案進(jìn)行分解,這種行為是處于為客戶考慮的情況下做出的,本身是無可厚非的,但是分解后經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)與原發(fā)明本意發(fā)生偏差的情況,造成申請(qǐng)文件出現(xiàn)若干問題,本文將對(duì)這些問題進(jìn)行淺析。

      一、為什么要進(jìn)行技術(shù)方案分解:

      專利法第56條規(guī)定:“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn),說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求?!?

      也就是說,專利的保護(hù)范圍以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn),尤其是對(duì)于獨(dú)立權(quán)利要求來說,獨(dú)立權(quán)利要求決定著專利的最大保護(hù)范圍,因?yàn)樵谇謾?quán)判定時(shí),全面覆蓋原則是專利侵權(quán)判定中的一個(gè)最基本原則,所謂全面覆蓋原則,是指如果被控物或者方法侵權(quán)成立,那么該產(chǎn)品或者方法應(yīng)該具備專利權(quán)利要求中所描述的每一項(xiàng)特征,缺一不可。并且在判定專利侵權(quán)時(shí),最先適用的是全面覆蓋原則。

      因此,必要的技術(shù)方案分解能夠進(jìn)一步的細(xì)化技術(shù)方案,細(xì)化技術(shù)特征,確保獨(dú)立權(quán)利要求中只具有必要技術(shù)特征。

      二、依據(jù)什么進(jìn)行技術(shù)方案分解:

      專利代理人涉及到分解技術(shù)方案的問題時(shí),應(yīng)當(dāng)與作為專業(yè)技術(shù)人員的發(fā)明人進(jìn)行溝通,以確保分解后的技術(shù)方案仍然符合發(fā)明人的發(fā)明意圖。

      專利代理人不應(yīng)當(dāng)僅僅根據(jù)發(fā)明人提供的背景技術(shù)自行判斷進(jìn)行技術(shù)方案分解,因?yàn)榘l(fā)明人并不了解背景技術(shù)對(duì)于撰寫人員的撰寫來說意味著什么,發(fā)明人提供的背景技術(shù)不一定是最接近的現(xiàn)有技術(shù)。

      即使做了相應(yīng)的檢索,檢索結(jié)果也不一定是審查員的檢索結(jié)果,那么背景技術(shù)實(shí)際上還是不確定的,唯一確定的只有交底書中的技術(shù)方案和發(fā)明人的發(fā)明意圖。

      因此,應(yīng)當(dāng)基于發(fā)明人的發(fā)明意圖,找出符合該發(fā)明意圖的技術(shù)方案,進(jìn)行適當(dāng)上位,尋求合理的保護(hù)范圍,通過與發(fā)明人溝通確定權(quán)利要求。而不是基于發(fā)明人提供的背景技術(shù)來確定技術(shù)問題,并對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行分解。

      三、從專利申請(qǐng)文件的撰寫人員角度看技術(shù)方案分解:

      為了追求最大保護(hù)范圍,撰寫人員會(huì)對(duì)發(fā)明人提供的交底書中的技術(shù)方案進(jìn)行多次優(yōu)化重組,獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案將與交底書中的技術(shù)方案發(fā)生偏差,理論上撰寫人員會(huì)希望這種偏差僅僅帶來保護(hù)范圍擴(kuò)大的有益效果。

      案例:交底書中:

      1、背景技術(shù):

      房屋建筑物內(nèi)安裝的給水、排水管路系統(tǒng)都會(huì)存在這樣一種安裝情況,即管材需要穿過樓板以實(shí)現(xiàn)上層樓板與下層樓板之間管路的連通。而上層樓板預(yù)留的管材通道不一定與下層樓板預(yù)留的管材通道是同心的,由于施工誤差都是偏心的。

      2、提供的解決技術(shù)問題的原技術(shù)方案為:

      提供一個(gè)雙偏心裝置,包括可轉(zhuǎn)動(dòng)的安裝在管材通道上的部件A,部件A開設(shè)有第一偏心孔,部件B可轉(zhuǎn)動(dòng)的設(shè)置在第一偏心孔中,部件B開設(shè)有第二偏心孔,那么第二偏心孔相對(duì)于管材通道來說,為雙偏心設(shè)置,即相對(duì)于管材通道來說,第一偏心孔為第一次偏心,第二偏心孔為第二次偏心,在下文中簡(jiǎn)稱雙偏心。

      使用時(shí),需要使用兩個(gè)雙偏心裝置,第一個(gè)雙偏心裝置的部件A可轉(zhuǎn)動(dòng)的安裝在上層樓板預(yù)留的管材通道中,第二個(gè)雙偏心裝置的部件A可轉(zhuǎn)動(dòng)的安裝在下層樓板預(yù)留的管材通道中,通過轉(zhuǎn)動(dòng)各自的部件A和部件B,實(shí)現(xiàn)第一個(gè)雙偏心裝置的部件B的第二偏心孔與第二個(gè)雙偏心裝置的部件B的第二偏心孔同心,然后將管材插在兩個(gè)第二偏心孔連通即可。

      為了便于理解,在本文章的最后有一張附圖供參考。

      3、有益效果:

      部件A可轉(zhuǎn)動(dòng),第一偏心孔可實(shí)現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn),部件B可轉(zhuǎn)動(dòng),第二偏心孔可實(shí)現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn),通過部件A和部件B的轉(zhuǎn)動(dòng),能夠?qū)崿F(xiàn)偏心且提高了偏心調(diào)節(jié)范圍,具體是通過部件B的第二偏心孔實(shí)現(xiàn)的,并且,也可以實(shí)現(xiàn)第二偏心孔與管材通道同心。

      4、撰寫人員撰寫的權(quán)利要求為:

      權(quán)1:安裝在管材通道中的部件A,部件A開設(shè)有與管材插接第一偏心孔;

      權(quán)2:還包括部件B,部件B開設(shè)有與管材插接的第二偏心孔,部件B與部件A連接,第二偏心孔的中心線與管材通道的中心線偏心設(shè)置。

      5、審查員下發(fā)的審?fù)ㄖ袑?duì)比文件1公開的內(nèi)容:

      權(quán)1:安裝在管材通道中的部件A,部件A開設(shè)有與管材插接第一偏心孔。

      下面將對(duì)上述的例子進(jìn)行分析:

      從撰寫人員撰寫的權(quán)利要求1中可以看出,撰寫人員的本意應(yīng)該是為了追求保護(hù)范圍,而將部件B和部件A分開,屬于分解技術(shù)方案,此時(shí),出現(xiàn)的問題是:

      1、原技術(shù)方案被分解后與原技術(shù)方案本意偏離;

      第一,撰寫人員在分解技術(shù)方案后,由于某種原因?qū)е伦珜懗霈F(xiàn)了失誤,通過閱讀權(quán)1和權(quán)2可以得知,無法明確的得到原技術(shù)方案中的雙偏心的技術(shù)方案,最重要的一點(diǎn)就是,部件A是可轉(zhuǎn)動(dòng)的沒有公開,出現(xiàn)了分解時(shí)的遺漏,再次導(dǎo)致分解后的技術(shù)方案與原技術(shù)方案本意偏離。

      第二,交底書中的原技術(shù)方案為雙偏心,其作用為克服施工誤差的偏心并且提高了第二偏心孔的偏心調(diào)節(jié)范圍,但是第一偏心孔本身也為偏心,其作用同樣為克服施工誤差的偏心,如果沒有遺漏的分解原技術(shù)方案,權(quán)1應(yīng)該為部件A可轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)置在管材通道中,部件A開設(shè)有與管材插接第一偏心孔;權(quán)2應(yīng)該為部件B可轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)置在第一偏心孔中,部件B開設(shè)有第二偏心孔;從上面可以看出,權(quán)1是有技術(shù)效果的,權(quán)2也是有技術(shù)效果的,針對(duì)發(fā)明人提供的背景技術(shù)來說,兩者的技術(shù)效果是相同的,都是克服施工誤差的偏心,分解原技術(shù)方案后可以獲得更大的保護(hù)范圍,但是此時(shí)權(quán)1中的技術(shù)方案的本意已經(jīng)與交底書中原技術(shù)方案的本意偏離。

      2、原技術(shù)方案被分解后可能帶來的問題;

      第一,在本案例中,撰寫人員對(duì)交底書中技術(shù)方案的分解很明顯是基于發(fā)明人提供的背景技術(shù)進(jìn)行的,雙偏心能夠克服施工誤差的偏心,單偏心也能夠克服施工誤差的偏心,那么雙偏心應(yīng)當(dāng)不屬于必要技術(shù)特征,由此分解之后,單偏心才是必要技術(shù)特征,但是此時(shí)會(huì)有一個(gè)不確定性因素,就是發(fā)明人提供的背景技術(shù)是否真的為最接近的現(xiàn)有技術(shù),一般情況下都不是,因此,基于一個(gè)不真實(shí)的背景技術(shù)對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行分解后,得出的必要技術(shù)特征肯定是有誤的。

      第二,解決的技術(shù)問題發(fā)生了變化,實(shí)際上,第一偏心孔的作用是克服施工誤差的偏心,第二偏心孔的作用同樣是克服施工誤差的偏心,但是其同時(shí)還具有了新的技術(shù)效果,就是提高了偏心調(diào)節(jié)范圍,克服施工誤差的偏心與提高偏心調(diào)節(jié)范圍完全是兩個(gè)不同的技術(shù)問題,如果根據(jù)發(fā)明人提供的背景技術(shù)來看,應(yīng)當(dāng)確定克服施工誤差的偏心為技術(shù)問題,而根據(jù)其實(shí)際提供的技術(shù)方案來看,提高偏心調(diào)節(jié)范圍才是其解決的技術(shù)問題,當(dāng)然同時(shí)還能夠解決克服施工誤差的偏心的技術(shù)問題。

      第三,發(fā)明人本身屬于技術(shù)人員,一般對(duì)于專利撰寫了解并不深刻,一旦其提供的技術(shù)方案被分解,會(huì)認(rèn)為權(quán)利要求中的技術(shù)方案并不是自己要保護(hù)的技術(shù)方案,雙方會(huì)有分歧。

      對(duì)與上述的“1、原技術(shù)方案被分解后與原技術(shù)方案本意偏離”的問題:

      對(duì)于“第一”中出現(xiàn)的偏離情況,當(dāng)撰寫人員想要追求較大的保護(hù)范圍進(jìn)行原技術(shù)方案分解時(shí),容易出現(xiàn)在分解后忘記將原技術(shù)方案復(fù)原,甚至說明書部分也沒有記載的情況,導(dǎo)致分解后的技術(shù)方案與原技術(shù)方案本意偏離,即使分解,也要在后續(xù)的權(quán)利要求中將技術(shù)方案完善,最簡(jiǎn)單的判別方法就是查看是否分解后的若干個(gè)權(quán)利要求中對(duì)應(yīng)的子方案重新組合后能夠得到原技術(shù)方案。對(duì)于“第二”中出現(xiàn)的偏離情況,撰寫人員應(yīng)當(dāng)尊重發(fā)明人的發(fā)明意圖,不應(yīng)當(dāng)擅自更改,撰寫人員涉及到分解技術(shù)方案的問題時(shí),應(yīng)當(dāng)與作為專業(yè)技術(shù)人員的發(fā)明人進(jìn)行溝通,以確保分解后的技術(shù)方案仍然符合發(fā)明人的發(fā)明意圖,而不是僅僅根據(jù)發(fā)明人提供的背景技術(shù)自行判斷,因?yàn)榘l(fā)明人并不了解背景技術(shù)對(duì)于撰寫人員的撰寫來說意味著什么,可能發(fā)明人的發(fā)明意圖只是保護(hù)雙偏心這種情況,撰寫人員擴(kuò)大保護(hù)范圍是合理的,但是應(yīng)當(dāng)建立在不改變發(fā)明人的發(fā)明意圖的前提下。

      對(duì)與上述的“2、原技術(shù)方案被分解后可能帶來的問題”:

      對(duì)于“第一”中出現(xiàn)的情況,在撰寫階段,審查員查找到的對(duì)比文件是不可預(yù)知的,但是發(fā)明人提供的技術(shù)方案是已知的,撰寫人員應(yīng)當(dāng)在保證邏輯主線的同時(shí),權(quán)1應(yīng)當(dāng)為發(fā)明人提供的完整的技術(shù)方案,以不變應(yīng)萬變,不管對(duì)比文件是什么,只要自己的技術(shù)方案確定了,即使最終無法授權(quán)也不是由于撰寫的問題,從而避免由于非技術(shù)方案問題帶來的授權(quán)的不穩(wěn)定性。

      對(duì)于“第二”中出現(xiàn)的情況,基于背景技術(shù)的不確定性,應(yīng)當(dāng)以技術(shù)方案為準(zhǔn)確定技術(shù)問題,確保技術(shù)方案符合發(fā)明人的發(fā)明意圖,而不應(yīng)當(dāng)基于不確定的背景技術(shù)來分解技術(shù)方案。

      對(duì)于“第三”中出現(xiàn)的情況,第一個(gè)問題就是客戶不滿意,因?yàn)楸疽馄x了,一旦下發(fā)審?fù)?,客戶第一個(gè)想法就是撰寫人員的錯(cuò)誤,是撰寫人員沒有寫好或者理解出現(xiàn)偏差導(dǎo)致的,而撰寫人員又是很難向客戶解釋清楚的,因?yàn)樾枰忉尩臇|西太多了,而客戶一般都沒有耐心聽,撰寫人員需要解釋實(shí)際上是這么寫沒有偏差的,屬于擴(kuò)大保護(hù)范圍的行為,可能還要解釋為什么要這么寫,一般客戶會(huì)比較認(rèn)可審查員的審查意見,因?yàn)樵诳蛻舻难劾铮瑖?guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局下發(fā)的文件是比較權(quán)威的,至少比撰寫人員是權(quán)威的,客戶不一定傾向于審查意見,但他們一定是傾向于國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的。

      四、如何避免以上問題:

      理想情況下,獨(dú)立權(quán)利要求中應(yīng)當(dāng)是只有必要技術(shù)特征的,應(yīng)當(dāng)是一個(gè)完整的能夠解決技術(shù)問題的方案,而技術(shù)問題是基于背景技術(shù)來確定的,但是背景技術(shù)的不確定性導(dǎo)致了技術(shù)問題的不確定,能夠唯一確定的只有交底書中的技術(shù)方案和發(fā)明人的發(fā)明意圖。因此,應(yīng)當(dāng)基于發(fā)明人的發(fā)明意圖,找出符合該發(fā)明意圖的技術(shù)方案,進(jìn)行適當(dāng)上位,尋求合理的保護(hù)范圍,通過與發(fā)明人溝通確定權(quán)利要求。而不是基于發(fā)明人提供的背景技術(shù)來確定技術(shù)問題,并對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行分解。

      以上論述均建立在沒有檢索的情況下,但是,即使做了相應(yīng)的檢索,檢索結(jié)果也不一定是審查員的檢索結(jié)果,那么背景技術(shù)實(shí)際上還是不確定的,唯一確定的只有交底書中的技術(shù)方案和發(fā)明人的發(fā)明意圖,因此,以不變應(yīng)萬變是比較恰當(dāng)?shù)淖龇ā?

      題外話:

      答復(fù)OA時(shí)是否會(huì)被審查員認(rèn)為是組合發(fā)明:

      一般組合發(fā)明的審?fù)ㄏ鄬?duì)于非組合發(fā)明的審?fù)▉碚f,答復(fù)難一些,組合發(fā)明屬于將現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品組合起來產(chǎn)生新的技術(shù)效果,而往往審查員會(huì)認(rèn)為這種技術(shù)效果是只要將申請(qǐng)文件中的現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品組合起來就能夠起到這樣的技術(shù)效果,屬于顯而易見的,不具有創(chuàng)造性,那么我們?cè)诖饛?fù)起到的技術(shù)效果是否為顯而易見時(shí),技術(shù)效果本身相對(duì)于具體的技術(shù)方案來說是比較抽象的,答復(fù)要難一些,而非組合發(fā)明的審?fù)ㄔ诖饛?fù)時(shí),我們可以針對(duì)技術(shù)方案的不同,針對(duì)有益效果的不同,針對(duì)背景技術(shù)的不同等這些非常具體的內(nèi)容多方面答復(fù),答復(fù)內(nèi)容非常具體,而且答復(fù)點(diǎn)很多,整篇答復(fù)內(nèi)容干貨比較多,那么相對(duì)來說,也會(huì)比較有說服力。因此,在撰寫申請(qǐng)文件時(shí),應(yīng)當(dāng)盡量避免被認(rèn)為屬于組合發(fā)明,而針對(duì)對(duì)比文件1來說,本次案例明顯被劃為了組合發(fā)明。

      審查員在下發(fā)的審查意見中提供的對(duì)比文件具有技術(shù)方案“安裝在管材通道中的部件A,部件A開設(shè)有與管材插接第一偏心孔”,在下文中簡(jiǎn)稱單偏心。從本例來看,由于現(xiàn)有技術(shù)中具有單偏心的技術(shù)方案,那么代理人在撰寫時(shí),將雙偏心的技術(shù)方案分解成兩個(gè)單偏心,即“部件A開設(shè)有與管材插接第一偏心孔”和“第二偏心孔的中心線與管材通道的中心線偏心設(shè)置”,前者的技術(shù)效果為克服施工誤差的偏心,后者的技術(shù)效果為提高第二偏心孔的偏心調(diào)節(jié)范圍,實(shí)際上,第一偏心孔的作用是克服施工誤差的偏心,第二偏心孔的作用同樣是克服施工誤差的偏心,但是其同時(shí)還具有了新的技術(shù)效果,就是提高了偏心調(diào)節(jié)范圍,權(quán)2從技術(shù)方案來看屬于組合發(fā)明,那么在答復(fù)審查意見的時(shí)候會(huì)變的難一些,如果在撰寫申請(qǐng)文件時(shí),將雙偏心作為發(fā)明點(diǎn)來寫, 直接對(duì)“部件A可轉(zhuǎn)動(dòng),第一偏心孔可實(shí)現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn),部件B可轉(zhuǎn)動(dòng),第二偏心孔可實(shí)現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn),通過部件A和部件B的轉(zhuǎn)動(dòng),能夠?qū)崿F(xiàn)偏心且提高了偏心調(diào)節(jié)范圍,具體是通過部件B的第二偏心孔實(shí)現(xiàn)的,并且,也可以實(shí)現(xiàn)第二偏心孔與管材通道同心”進(jìn)行加工寫成權(quán)1,情況會(huì)好一些,當(dāng)然這樣會(huì)縮小保護(hù)范圍,但是,保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)是建立在符合發(fā)明人的發(fā)明意圖的技術(shù)方案的基礎(chǔ)上的,不應(yīng)當(dāng)一味的追求保護(hù)范圍,客戶提供的技術(shù)方案的本意是雙偏心,其技術(shù)效果為提高偏心調(diào)節(jié)范圍,但是方案分解之后的單偏心并不具備這種技術(shù)效果,所以此處的分解技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是改變了技術(shù)方案。

      而且,在分解技術(shù)方案時(shí),權(quán)2技術(shù)效果“提高第二偏心孔的偏心調(diào)節(jié)范圍”并沒有在申請(qǐng)文件中出現(xiàn), 雙偏心也因?yàn)樯暾?qǐng)文件中沒有公開“部件A可轉(zhuǎn)動(dòng),第一偏心孔可實(shí)現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn)”而丟掉,導(dǎo)致整篇申請(qǐng)文件出現(xiàn)了偏差,偏離了本意。

      撰寫人員在撰寫申請(qǐng)文件時(shí)為了追求較大的保護(hù)范圍而將交底書中發(fā)明人提供的技術(shù)方案進(jìn)行分解,一定要慎重,避免出現(xiàn)遺漏技術(shù)方案、偏離發(fā)明本意等情況,保護(hù)范圍固然重要,但是符合發(fā)明人發(fā)明意圖的技術(shù)方案以及授權(quán)的穩(wěn)定性才是前提。

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