文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 閆春德

　　筆者在多年從業(yè)經(jīng)歷中，先后接觸到一些案件，其中部分申請商標(biāo)被商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會乃至法院最終適用《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)認(rèn)定申請商標(biāo)使用在指定的商品或服務(wù)上，易被理解為“廣告宣傳用語”，而不易被認(rèn)知為區(qū)分商品或服務(wù)來源的標(biāo)志，從而缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征，故而其注冊申請被予以駁回。也有部分申請商標(biāo)在法院訴訟階段最終被法院認(rèn)定不構(gòu)成“廣告宣傳用語”，抑或即便構(gòu)成“廣告宣傳用語”，但因其經(jīng)注冊申請人的使用而獲得顯著特征，進(jìn)而適用《商標(biāo)法》第十一條第二款而認(rèn)定應(yīng)予以注冊，從而判決撤銷商標(biāo)評審委員會的相關(guān)決定，并責(zé)令其重新做出決定。 對于此類案件中，“廣告宣傳用語”的構(gòu)成如何判定，以及代理人在代理此類案件時有哪些基本的代理思路，筆者將結(jié)合過往的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行簡述，以求教于方家。

　　法條解析:

　　眾所周知，商標(biāo)的基本功能在于識別商品或服務(wù)的來源。商標(biāo)的顯著特征首先表現(xiàn)為識別性，即能夠使相關(guān)公眾通過商標(biāo)識別商品或服務(wù)來源。

　　在商標(biāo)評審實(shí)務(wù)及商標(biāo)審判司法實(shí)踐中，“廣告宣傳用語”類商標(biāo)駁回復(fù)審案件系被援引《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)而進(jìn)行審理，也就是所謂的“缺顯”的兜底性條款。

　　毋庸置疑，《商標(biāo)法》第十一條第一款的立法目的在于使得申請注冊的商標(biāo)具有區(qū)分商品或服務(wù)來源的識別作用，同時避免該商標(biāo)的注冊影響到同業(yè)經(jīng)營者對于描述性標(biāo)志的正當(dāng)使用?！渡虡?biāo)法》第十一條第一款第(三)項(xiàng)規(guī)定，其他缺乏顯著特征的標(biāo)志，不得作為商標(biāo)注冊。此項(xiàng)系兜底性條款，旨在盡可能彌補(bǔ)因第（一）項(xiàng)和第（二）項(xiàng)列舉式立法所不能涵蓋到的現(xiàn)實(shí)狀況。該款所規(guī)定的“其他缺乏顯著特征的標(biāo)志”是指《商標(biāo)法》第十一條第一款第(一)、(二)項(xiàng)之外的，依照社會通常觀念，其本身或者作為商標(biāo)使用在指定使用商品或服務(wù)上不具備表示商品或服務(wù)來源作用的標(biāo)志，相關(guān)公眾不會將其認(rèn)知為商標(biāo)，通常包括但不限于：過于簡單的線條、普通幾何圖形，過于復(fù)雜的文字、圖形、數(shù)字、字母或上述要素的組合，表示商品或者服務(wù)特點(diǎn)的短語或者句子，普通廣告宣傳用語等。

　　“廣告宣傳用語”的構(gòu)成判定:

　　筆者理解，廣告用語系交易發(fā)起方對外宣傳其商品或服務(wù)優(yōu)勢、特點(diǎn)的宣傳用語，其特點(diǎn)在于采用比喻、對偶、排比、反復(fù)等修辭手法，突出強(qiáng)調(diào)商品或服務(wù)的特點(diǎn)。

　　而在商標(biāo)授權(quán)審查實(shí)踐中，對于“表示商品或服務(wù)特點(diǎn)的短語或者句子，普通廣告宣傳用語”類的標(biāo)識，原則上在全部類別的商品或服務(wù)上均不具有顯著特征，一般會被歸于《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)而不予核準(zhǔn)注冊。由此可知，該條款的判斷主體既包括消費(fèi)者，也包括同業(yè)經(jīng)營者，二者共同構(gòu)成“相關(guān)公眾”。兩者相比，消費(fèi)者所具有的認(rèn)知能力具有更為重要的意義。

　　對于一些商標(biāo)標(biāo)識，其不屬于相關(guān)服務(wù)上的常規(guī)表達(dá)方式或宣傳用語,雖然消費(fèi)者可以根據(jù)該標(biāo)志理解出相應(yīng)含義，從而可以被認(rèn)定屬于暗示性標(biāo)志, 但相關(guān)公眾仍會將其作為商標(biāo)識別, 而不會將其作為廣告宣傳用語認(rèn)讀。在此情況下，因其具有區(qū)分商品來源的作用,故依然具備商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。。

　　如果申請商標(biāo)本身不屬于過于簡單或復(fù)雜的文字,且并非漢語中的固有搭配，也沒有包含任何的標(biāo)點(diǎn)符號，其外在表現(xiàn)方式符合相關(guān)公眾對于文字商標(biāo)的通常認(rèn)知，可以作為區(qū)分商品或服務(wù)的來源的標(biāo)識，則不應(yīng)被判定屬于“廣告宣傳用語”，亦不屬于使用在任何商品或服務(wù)上均不具有顯著特征的情形。

　　同時，如果申請商標(biāo)使用指定商品上沒有表示任何產(chǎn)品與服務(wù)的特點(diǎn)，反而由于其獨(dú)特的組合要素和聯(lián)想到的美好含義和期許，給人印象深刻，完全能夠起到區(qū)分商品來源的作用，也不應(yīng)被判定構(gòu)成“廣告宣傳用語”。

　　例如，在北京知識產(chǎn)權(quán)法院審結(jié)的（2016）京73行初3842號就第16364561號“肚子里有料”商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，法院認(rèn)為“訴爭商標(biāo)由漢字‘肚子里有料’構(gòu)成，指定使用在‘饅頭、包子、粽子’等商品上，不屬于相關(guān)產(chǎn)品上的常規(guī)表達(dá)方式或宣傳用語，故訴爭商標(biāo)應(yīng)認(rèn)定屬于暗示性標(biāo)志，具有區(qū)分商品來源的作用，具備商標(biāo)應(yīng)有的顯著性。雖然消費(fèi)者可以根據(jù)該標(biāo)志理解出相應(yīng)含義，但相關(guān)公眾仍會將其作為商標(biāo)識別，而不會作為廣告宣傳用語認(rèn)讀。訴爭商標(biāo)由五個漢字構(gòu)成，本身不屬于過于簡單或復(fù)雜的文字，且不屬于指定商品上的通用用語，也不屬于描述本案商品特別的短語，因此并未違反《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定”，從而判決撤銷被訴決定并指令商標(biāo)評審委員會重新作出復(fù)審決定。類似的在先判例還有北京知識產(chǎn)權(quán)法院在（2015）京知行初字第854號案中就第11728382號“吃完喝完嚼”商標(biāo)所做的認(rèn)定其不構(gòu)成廣告宣傳用語的判決，在（2016）京73行初767案中就第13805430號“too cool for school”商標(biāo)所做的認(rèn)定其不構(gòu)成廣告宣傳用語的判決，以及在（2015）京知行初字第4877號案中就第12524105號“5 factors of radiance”商標(biāo)所做的認(rèn)定其不構(gòu)成廣告宣傳用語的判決等。

　　由此，對于此類案件，在代理過程中，首選的策略還是盡可能去爭辯申請商標(biāo)從多個角度考量不構(gòu)成“廣告宣傳用語”，進(jìn)而證明其具有作為商標(biāo)應(yīng)有的區(qū)分商品或服務(wù)來源的固有顯著性。

　　獲得顯著性問題:

　　如若申請商標(biāo)因在固有顯著性方面存在缺陷，存在被適用《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)而被駁回的可能，則須考慮適用《商標(biāo)法》第十一條第二款的規(guī)定去主張申請商標(biāo)通過使用已獲得顯著性問題。

　　《商標(biāo)法》第十一條第二款規(guī)定：“前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標(biāo)注冊?！庇纱丝梢?，即便標(biāo)志自身缺乏顯著特征,其也不必然失去作為商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的可能性。該標(biāo)志亦可通過在市場流通、經(jīng)營過程中的實(shí)際使用,獲得其固有含義之外的“第二含義”,即通過實(shí)際、有效使用獲得顯著特征。

　　筆者理解，判斷標(biāo)志是否通過使用獲得顯著特征時,應(yīng)當(dāng)結(jié)合以下因素進(jìn)行考量:

　?。ㄒ唬┰摌?biāo)志實(shí)際使用的方式、效果、作用，即是否以商標(biāo)的方式進(jìn)行使用；

　?。ǘ┰摌?biāo)志實(shí)際持續(xù)使用的時間、地域、范圍、規(guī)模等情況；

　　（三）該標(biāo)志在相關(guān)公眾中的知曉程度；

　?。ㄋ模┰摌?biāo)志通過使用具有顯著特征的其他因素。

　　審查判斷標(biāo)志是否通過使用獲得顯著特征,一般應(yīng)以提出商標(biāo)注冊申請時的事實(shí)狀態(tài)為準(zhǔn),但如果在后續(xù)的審查程序中,當(dāng)事人有充分證據(jù)能夠證明訴爭標(biāo)志從申請時至案件審理時進(jìn)行過持續(xù)使用,并通過實(shí)際、有效使用確已獲得顯著特征的,從節(jié)約司法資源和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益的視角出發(fā),亦可以對申請商標(biāo)注冊申請日后的證據(jù)一并予以考量。

　　為此，商標(biāo)申請人需要根據(jù)上述角度和思路，盡可能舉證證明申請商標(biāo)的相關(guān)使用事實(shí)。這些舉證旨在證明申請商標(biāo)已經(jīng)被商標(biāo)注冊申請人大量實(shí)際使用和宣傳推廣，在相關(guān)公眾當(dāng)中已經(jīng)具有了相當(dāng)?shù)挠绊懥椭?，為消費(fèi)者所熟知，相關(guān)消費(fèi)者看到該商標(biāo)就會聯(lián)想到商標(biāo)注冊申請人，即該商標(biāo)已經(jīng)與其申請人建立起了穩(wěn)定對應(yīng)關(guān)系。

　　因此，若申請商標(biāo)經(jīng)使用獲得了顯著性，或者其固有的顯著性進(jìn)一步增強(qiáng)，則依照《商標(biāo)法》第十一條第二款的相關(guān)規(guī)定，申請商標(biāo)亦應(yīng)被核準(zhǔn)注冊。

　　例如，在前述第（2016）京73行初3842號案中，除了訴爭商標(biāo)并未被法院認(rèn)定構(gòu)成“廣告宣傳用語”外，法院還進(jìn)一步認(rèn)定“此外,原告提交的證據(jù)可以證明,采取特許經(jīng)營的模式使用訴爭商標(biāo)經(jīng)營指定商品的門店已達(dá)148家,范圍遍及多個省市,訴爭商標(biāo)經(jīng)使用已經(jīng)積累了較高的知名度。因此訴爭商標(biāo)經(jīng)宣傳和使用增強(qiáng)了其顯著性?！?

　　當(dāng)然，對于商標(biāo)注冊申請人并未實(shí)際將申請商標(biāo)投入到商標(biāo)性使用的情形，該項(xiàng)代理策略并不適用。

　　結(jié)論:

　　綜上所述，對于“廣告宣傳用語”類商標(biāo)駁回復(fù)審案件，首要的代理策略還是盡可能去爭辯申請商標(biāo)具有其固有的顯著性，不應(yīng)適用《商標(biāo)法》第十一條第一款第（三）項(xiàng)而被駁回；其次，假如固有顯著性方面的主張存在不被支持的可能，則需盡可能從多角度進(jìn)行舉證，證明申請商標(biāo)已被進(jìn)行較為廣泛的宣傳、推廣和使用，從而主張適用《商標(biāo)法》第十一條第二款請求認(rèn)定申請商標(biāo)經(jīng)使用而獲得顯著性，進(jìn)而應(yīng)予以核準(zhǔn)注冊。