文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 趙丹

　　摘要：本文從兩個(gè)實(shí)際案例出發(fā)，探討了在判斷參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求時(shí)采用的“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述方式的合法性和合理性，從法律規(guī)定、技術(shù)角度、舉證責(zé)任分配三個(gè)方面論證了“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述方式并不具有合法性和合理性，并且根據(jù)普適的“三步法”創(chuàng)造性判斷方法，重新解析了案例1和2，并得出了與“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述方式相反的結(jié)論。

　　一、引言

　　在高分子化學(xué)領(lǐng)域，隨著科技的迅猛發(fā)展，出現(xiàn)了越來(lái)越多的新材料、新產(chǎn)品，它們中的有些與傳統(tǒng)材料在宏觀上可能具有相似的結(jié)構(gòu)和/或組成，但是卻有著顯著不同的微觀結(jié)構(gòu)；有些難以用結(jié)構(gòu)和/或組成將其新的性能全面地表示出來(lái)；有些甚至無(wú)法用結(jié)構(gòu)或參數(shù)予以表征。因此，為獲得合適范圍的專利權(quán)，申請(qǐng)人大量采用性能、參數(shù)、用途或者制備方法來(lái)表征產(chǎn)品，使得這一類型的產(chǎn)品專利申請(qǐng)量激增。但這并沒(méi)有違背專利法的規(guī)定，在《專利審查指南》（2010版，下同）第二部分第二章第3.2.2節(jié)規(guī)定了“產(chǎn)品權(quán)利要求適用于產(chǎn)品發(fā)明或者實(shí)用新型，通常應(yīng)當(dāng)用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征來(lái)描述。特殊情況下，當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征無(wú)法用結(jié)構(gòu)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助物理或化學(xué)參數(shù)表征；當(dāng)無(wú)法用結(jié)構(gòu)特征并且也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助于方法特征表征”。

　　對(duì)于參數(shù)表征產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性的審查，業(yè)內(nèi)已有眾多學(xué)者進(jìn)行相關(guān)研究，《專利審查指南》亦有明確規(guī)定，即著名的“推定新穎性”原則。然而，對(duì)于該類權(quán)利要求的創(chuàng)造性如何判斷，《專利審查指南》并無(wú)明確規(guī)定，業(yè)內(nèi)也鮮有深入研究的。

　　筆者注意到，近年來(lái)越來(lái)越多的審查員以與“推定新穎性”類似的方式評(píng)述參數(shù)表征產(chǎn)品權(quán)利要求的創(chuàng)造性，這引起筆者的疑惑，究竟參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的創(chuàng)造性應(yīng)該如何判斷。本文從實(shí)際案例出發(fā)，試圖探討這種“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述的合法性和合理性。

　　二、案例介紹

　　【案例1】

　　相關(guān)權(quán)利要求如下：

　　“1. 一種基于烯烴的聚合物，包含當(dāng)測(cè)量升溫洗脫分級(jí)（TREF）時(shí)在-20℃至130℃的溫度范圍內(nèi)的為所述基于烯烴的聚合物的洗脫溫度的洗脫溫度1（Te1）和洗脫溫度2（Te2），并且具有當(dāng)測(cè)量色譜傅里葉變換紅外光譜（GPC FT-IR）時(shí)為-1.0至-0.001的支鏈梯度數(shù)（BGN）。

　　17. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于烯烴的聚合物，其中所述基于烯烴的聚合物通過(guò)使用包含由下式1表示的過(guò)渡金屬化合物的催化劑組合物使基于烯烴的單體聚合來(lái)獲得：（式1略）。”

　　審查員在通知書(shū)中指出，對(duì)比文件1公開(kāi)了一種聚乙烯，具有落入權(quán)利要求1范圍內(nèi)的兩個(gè)洗脫溫度，且由于對(duì)比文件1未公開(kāi)支鏈梯度數(shù)BGN，其有可能落入權(quán)利要求1限定的參數(shù)范圍內(nèi)，根據(jù)該參數(shù)無(wú)法將權(quán)利要求1保護(hù)的烯烴聚合物與對(duì)比文件1的聚合物產(chǎn)品區(qū)分開(kāi)來(lái)，因此推定對(duì)比文件1的聚合物與權(quán)利要求1的聚合物相同，即權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1不具備新穎性。權(quán)利要求17進(jìn)一步限定了聚合物通過(guò)式I的催化劑催化得到，而對(duì)比文件1中公開(kāi)了聚合物采用茂金屬前體催化劑催化制備，權(quán)利要求17與對(duì)比文件1相比，區(qū)別在于：催化劑不同。對(duì)比文件2公開(kāi)了與權(quán)利要求17相同的催化劑，并進(jìn)一步公開(kāi)了其具有更高的催化活性，提供具有更高分子量的聚合物，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員為了更高的催化活性或者更高分子量的烯烴聚合物，有動(dòng)機(jī)采用對(duì)比文件2的催化劑催化得到烯烴聚合物。因此，權(quán)利要求17不具備創(chuàng)造性。

　　【案例2】

　　相關(guān)權(quán)利要求如下：

　　“1. 一種聚酰亞胺基溶液，其包括具有式1結(jié)構(gòu)的聚酰亞胺：（式1略）其中X為衍生自酸二酐的四價(jià)有機(jī)基團(tuán)，且Y為衍生自二胺的二價(jià)有機(jī)基團(tuán)；或具有式2結(jié)構(gòu)的聚酰胺酸：（式2略）其中X和Y如式1中所定義；以及溶劑，其中聚酰亞胺基溶液在基板上的涂層在30℃的溫度下和70%的濕度下儲(chǔ)存30分鐘后具有1%以下的霧度。

　　2. 權(quán)利要求1的聚酰亞胺基溶液，其中溶劑在25℃下具有正分配系數(shù)（LogP）。”

　　審查員在通知書(shū)中指出，對(duì)比文件1公開(kāi)了一種聚酰胺酸高分子復(fù)合物，包括落入權(quán)利要求1范圍內(nèi)的聚酰胺酸和溶劑。但權(quán)利要求1還限定了聚酰亞胺基溶液在特定條件下儲(chǔ)存一定時(shí)間后的霧度，屬于參數(shù)限定，本領(lǐng)域技術(shù)人員無(wú)法依據(jù)該限定將本申請(qǐng)的聚酰亞胺基溶液與對(duì)比文件1的聚酰亞胺溶液區(qū)別開(kāi)，因此權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征已被對(duì)比文件1公開(kāi)，二者技術(shù)方案相同，屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域、解決相同的技術(shù)問(wèn)題、達(dá)到相同的技術(shù)效果，因此權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1不具備新穎性。權(quán)利要求2進(jìn)一步限定了溶劑的選擇，構(gòu)成了與對(duì)比文件1的區(qū)別特征，對(duì)比文件2公開(kāi)了一種聚酰胺酸溶液，并教導(dǎo)了構(gòu)成溶液的有機(jī)溶劑與全部單體組分及聚酰胺酸必須實(shí)質(zhì)不起反應(yīng)，較佳溶劑包括如N,N-二乙基甲酰胺及N,N-二乙基乙酰胺（即具有正分配系數(shù)的溶劑）。因此，對(duì)比文件2給出在制備聚酰胺酸溶液中選擇具有正分配系數(shù)的溶劑的啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)上述啟示容易想到本申請(qǐng)的技術(shù)方案，權(quán)利要求2不具備創(chuàng)造性。

　　三、案例解析

　　案例1和2均為參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求，由于所述參數(shù)特征沒(méi)有被對(duì)比文件1公開(kāi)，審查員在評(píng)述時(shí)均認(rèn)為依據(jù)所述參數(shù)無(wú)法將本申請(qǐng)要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件1區(qū)別分，進(jìn)而推定權(quán)利要求1要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件1相同而不具備新穎性。對(duì)于從屬權(quán)利要求，在存在其他區(qū)別特征的情況下，審查員則是直接認(rèn)定所述參數(shù)特征已被對(duì)比文件1公開(kāi)，在考慮從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性時(shí)忽略了該特征，進(jìn)而得出了從屬權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。

　　下面筆者從以下三個(gè)方面出發(fā)分析這種“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述的合法性和合理性：

　　1、從法律規(guī)定上看

　　《專利審查指南》對(duì)于參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性如何判斷給出了明確的指導(dǎo)，第二部分第三章第3.2.5節(jié)規(guī)定：對(duì)于包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品權(quán)利要求，“應(yīng)當(dāng)考慮權(quán)利要求中的性能、參數(shù)特征是否隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和/或組成。如果該性能、參數(shù)隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有區(qū)別于對(duì)比文件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成，則該權(quán)利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該性能、參數(shù)無(wú)法將要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品區(qū)分開(kāi)，則可推定要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品相同，因此申請(qǐng)的權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請(qǐng)人能夠根據(jù)申請(qǐng)文件或現(xiàn)有技術(shù)證明權(quán)利要求中包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上不同”。第二部分第十章第5.3節(jié)也規(guī)定，“對(duì)于用物理化學(xué)參數(shù)表征的化學(xué)產(chǎn)品權(quán)利要求，如果無(wú)法依據(jù)所記載的參數(shù)對(duì)由該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對(duì)比文件公開(kāi)的產(chǎn)品進(jìn)行比較，從而不能確定采用該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品的區(qū)別，則推定用該參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求不具備專利法第二十二條第二款所述的新穎性。”

　　然而，《專利審查指南》并未就如何判斷參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求的創(chuàng)造性做出具體規(guī)定。在《專利審查指南》第二部分第四章“創(chuàng)造性”以及第二部分第十章第6節(jié)“化學(xué)發(fā)明的創(chuàng)造性”部分均沒(méi)有相關(guān)規(guī)定?？梢?jiàn)，我國(guó)專利法僅規(guī)定了對(duì)于參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求，在要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上無(wú)法區(qū)分時(shí)，適用“推定新穎性”，然而，卻從未規(guī)定過(guò)可以“推定”所述產(chǎn)品不具備創(chuàng)造性，也就是說(shuō)，未規(guī)定在創(chuàng)造性評(píng)述時(shí)，可以推定產(chǎn)品中的某個(gè)特征被公開(kāi)。

　　事實(shí)上，對(duì)于參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求創(chuàng)造性的判斷，顯然可以也應(yīng)當(dāng)適用“三步法”的判斷方法，而按照“三步法”確定區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)當(dāng)遵循專利審查指南的規(guī)定，即應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，而對(duì)于特征是否被公開(kāi)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)專利審查指南第二部分第三章第3.2節(jié)進(jìn)行判斷，即是否是完全相同或簡(jiǎn)單的文字變換、是否是具體（下位）概念、是否是數(shù)值范圍的公開(kāi)或重疊，以及是否屬于隱含公開(kāi)的內(nèi)容。關(guān)于隱含公開(kāi)的內(nèi)容，審查指南第二部分第三章第2.3節(jié)明確規(guī)定，對(duì)于對(duì)比文件未直接公開(kāi)的內(nèi)容，只有可直接地、毫無(wú)疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容才能被認(rèn)定為隱含公開(kāi)。換言之，“三步法”的判斷原則中也未規(guī)定可以如此地“推定”參數(shù)特征被公開(kāi)。因此，審查員的評(píng)述方法顯然不符合專利法的規(guī)定。

　　2、從技術(shù)角度上看

　　隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，研究人員通過(guò)對(duì)已知產(chǎn)品的深入研究，能夠發(fā)現(xiàn)更多的用于表征產(chǎn)品的新參數(shù)或新性能，找到了其新的用途，或者開(kāi)發(fā)了其新制備方法，但這并不意味著產(chǎn)品本身發(fā)生了變化。因此，“推定新穎性”的前提是，在產(chǎn)品除了所述參數(shù)特征外的其余結(jié)構(gòu)和/或組成與對(duì)比文件完全相同的情況下，由于無(wú)法確定所述參數(shù)特征是否隱含了要求保護(hù)的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和/或組成，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員有理由懷疑要求保護(hù)的產(chǎn)品即是已知的產(chǎn)品。應(yīng)當(dāng)注意到的是，“推定新穎性”推定的是產(chǎn)品相同而非參數(shù)相同。

　　而在“推定創(chuàng)造性”的情況下，由于要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品已經(jīng)是不同的產(chǎn)品，因此無(wú)法“推定”產(chǎn)品相同，并且由于已經(jīng)明確產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上存在不同，因此也不應(yīng)當(dāng)推定參數(shù)特征相同。

　　3、從舉證責(zé)任分配上看

　　“推定新穎性”的基礎(chǔ)是產(chǎn)品除參數(shù)外的其余結(jié)構(gòu)和/或組成特征相同，審查員據(jù)此推定要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品相同，已經(jīng)完成了初步舉證，此時(shí)舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移到申請(qǐng)人一方。然而，即便如此，《專利審查指南》仍賦予了申請(qǐng)人根據(jù)申請(qǐng)文件或現(xiàn)有技術(shù)證明所要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件公開(kāi)的產(chǎn)品不同的權(quán)利。申請(qǐng)人僅需要證明要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件公開(kāi)的產(chǎn)品不同，就可證明要求保護(hù)的產(chǎn)品具備新穎性，而無(wú)需證明在所限定的“參數(shù)”上兩者是否相同。

　　而在“推定創(chuàng)造性”的情況下，由于要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件產(chǎn)品已經(jīng)是不同的產(chǎn)品，此時(shí)再推定二者的所述參數(shù)特征相同顯然不具有說(shuō)服力，審查員以此發(fā)出的審查意見(jiàn)并沒(méi)有完成初步舉證，此時(shí)就將舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移到申請(qǐng)人一方會(huì)給申請(qǐng)人分配了過(guò)重的舉證責(zé)任，明顯有失公平。

　　基于以上三點(diǎn)，筆者認(rèn)為對(duì)參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求采用“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述方式并不具有合法性和合理性，具體而言，在產(chǎn)品除參數(shù)外的其余結(jié)構(gòu)和/或組成已經(jīng)不同的情況下，在創(chuàng)造性評(píng)述時(shí)并不能夠與“推定新穎性”類似地適用“推定”原則，即不能夠推定要求保護(hù)的產(chǎn)品的該參數(shù)特征與對(duì)比文件公開(kāi)的產(chǎn)品的未公開(kāi)的特征相同。

　　最后，筆者按照“三步法”的判斷方法，重新對(duì)案例1和2的從屬權(quán)利要求的創(chuàng)造性進(jìn)行判斷，看看最后的結(jié)論會(huì)如何。

　　【案例1】

　　如上所述，由于權(quán)利要求17與對(duì)比文件1的聚合物在使用的催化劑上存在不同，本領(lǐng)域公知，聚合過(guò)程中所使用的催化劑的結(jié)構(gòu)和/或組成對(duì)于所獲得的基于烯烴的聚合物的結(jié)構(gòu)、組成和理化性質(zhì)具有十分重要的影響，催化劑是聚合反應(yīng)中應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考慮影響因素，催化劑不同一般意味著所獲得的基于烯烴的聚合物不可能完全相同。因此，權(quán)利要求17要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件1產(chǎn)品必然不同，按照上述分析，參數(shù)特征也將構(gòu)成權(quán)利要求17與對(duì)比文件1的區(qū)別。因此，權(quán)利要求17相對(duì)于對(duì)比文件1的區(qū)別特征為：（1）對(duì)比文件1沒(méi)有公開(kāi)聚合物通過(guò)使用包含式1表示的過(guò)渡金屬化合物的催化劑組合物使基于烯烴的單體聚合來(lái)獲得；（2）對(duì)比文件1沒(méi)有公開(kāi)所述烯烴聚合物具有-1.0至-0.001的支鏈梯度數(shù)。

　　根據(jù)說(shuō)明書(shū)的記載，本申請(qǐng)通過(guò)使用權(quán)利要求17所限定的催化劑組合物獲得具有-1.0至-0.001的負(fù)支鏈梯度數(shù)值，具有所述負(fù)支鏈梯度數(shù)值的且滿足權(quán)利要求1其他條件的聚烯烴產(chǎn)品具有提高的基礎(chǔ)樹(shù)脂的物理性能，例如拉伸強(qiáng)度和伸長(zhǎng)率，而不具有所述負(fù)支鏈梯度數(shù)值的但滿足權(quán)利要求1其他條件的聚烯烴產(chǎn)品不能具有提高的基礎(chǔ)樹(shù)脂的物理性能。因此，權(quán)利要求17相對(duì)于對(duì)比文件1所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是如何提高聚烯烴的物理性能，而對(duì)比文件2并沒(méi)有給出用其中的催化劑代替對(duì)比文件1的催化劑以使得對(duì)比文件1的聚烯烴的物理性能得以改善的教導(dǎo)，因此，權(quán)利要求17具備創(chuàng)造性。

　　【案例2】

　　如上所述，由于權(quán)利要求2與對(duì)比文件1的聚酰亞胺基溶液在溶劑上存在不同，因此權(quán)利要求2要求保護(hù)的產(chǎn)品與對(duì)比文件1不同，按照上述分析，參數(shù)特征也將構(gòu)成權(quán)利要求2與對(duì)比文件1的區(qū)別。因此，權(quán)利要求2相對(duì)于對(duì)比文件1的區(qū)別特征為：（1）對(duì)比文件1沒(méi)有公開(kāi)聚酰亞胺基溶液的溶劑在25℃下具有正分配系數(shù)(LogP)；（2）對(duì)比文件1沒(méi)有公開(kāi)聚酰亞胺基溶液在玻璃基板上的涂層在30℃的溫度下和70%的濕度下儲(chǔ)存30分鐘后具有1%以下的霧度。

　　根據(jù)說(shuō)明書(shū)的記載，本申請(qǐng)通過(guò)使用具有正分配系數(shù)的特定溶劑制備聚酰亞胺基溶液，以獲得具有極低霧度的聚酰亞胺基膜；而當(dāng)所述聚酰亞胺基溶液的溶劑具有負(fù)分配系數(shù)時(shí)，由其制得的聚酰亞胺基膜具有至少30%的霧度。與本申請(qǐng)相反，對(duì)比文件1教導(dǎo)了應(yīng)使用具有負(fù)分配系數(shù)的溶劑。因此，權(quán)利要求2相對(duì)于對(duì)比文件1所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題是如何降低聚酰亞胺基膜的霧度，而對(duì)比文件2所公開(kāi)的溶劑中既包括具有正分配系數(shù)的溶劑，也包括具有負(fù)分配系數(shù)的溶劑，且沒(méi)有公開(kāi)任何與膜的霧度相關(guān)的內(nèi)容，即對(duì)比文件2沒(méi)有公開(kāi)用于制備聚酰胺酸溶液的有機(jī)溶劑的分配系數(shù)與所制得的膜的霧度之間的關(guān)系，因此對(duì)比文件2沒(méi)有教導(dǎo)應(yīng)選擇具有正分配系數(shù)的有機(jī)溶劑以解決本發(fā)明所實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題，權(quán)利要求2具備創(chuàng)造性。

　　四、結(jié)論

　　通過(guò)對(duì)專利審查指南相關(guān)規(guī)定的梳理能夠發(fā)現(xiàn)，目前有些審查員對(duì)于參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求采用“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述的方式并不符合規(guī)定，不具有合法性和合理性。此外，通過(guò)兩個(gè)實(shí)際案例的演繹也表明，對(duì)于參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求采用“推定”式創(chuàng)造性評(píng)述的方式容易造成對(duì)發(fā)明創(chuàng)造性的低估，從而輕易地得出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。最后，筆者建議，對(duì)于此類產(chǎn)品權(quán)利要求，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性判斷，以保證審查結(jié)論的客觀公正。

　　參考文獻(xiàn)

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　　3、司法解釋給方法、參數(shù)限定產(chǎn)品權(quán)利要求新穎性、創(chuàng)造性審查的啟示，王少偉，王立石，韓德凱，張春，審查實(shí)踐與研究，2012年第12期，102-104。

　　4、關(guān)于參數(shù)、用途或制備方法限定產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性，吳順華，中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)，2006 年11月24 日第003 版。

　　5、推定方法在參數(shù)限定化學(xué)產(chǎn)品權(quán)利要求新穎性判斷中的適用，趙鍇，苑偉康，中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)，2016 年11 月16 日第011 版。