文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張青

　　知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為重要的無形資產(chǎn)已成為各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容，隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律制度的全球化也逐漸來臨。近年來，我國的科技創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，對(duì)于科技創(chuàng)新的衡量標(biāo)準(zhǔn)，在學(xué)界也多以專利（特別是發(fā)明、實(shí)用新型專利）申請(qǐng)狀況為參考依據(jù)。而一項(xiàng)申請(qǐng)專利具備創(chuàng)造性是授予其專利權(quán)的必要條件之一。為了提高專利保護(hù)的穩(wěn)定性、在各國盡可能的一致性以及公平性，本文通過對(duì)鄰國日本關(guān)于創(chuàng)造性、特別是對(duì)于公知常識(shí)、常用技術(shù)手段等的評(píng)價(jià)及認(rèn)定與中國的審查實(shí)踐進(jìn)行比較，探討兩國關(guān)于創(chuàng)造性評(píng)價(jià)的差異性，期望對(duì)我國的審查實(shí)踐有所啟示。

　　一、 審查現(xiàn)狀

　　在審查實(shí)踐中，經(jīng)常能夠遇到一件日本專利申請(qǐng)?jiān)谌毡疽呀?jīng)獲得授權(quán)，且對(duì)應(yīng)的中國專利申請(qǐng)?jiān)趯彶檫^程中，所引用的對(duì)比文件與日本審查員引用的對(duì)比文件完全相同，審查意見也大致相同，但在區(qū)別技術(shù)特征未被任何對(duì)比文件公開的情況下，審查員在判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員是否顯而易見時(shí)，在沒有任何證據(jù)支持的情況下，卻認(rèn)定為該區(qū)別技術(shù)特征屬于“公知常識(shí)”、或 “常用技術(shù)手段”、或者該區(qū)別技術(shù)特征為“通過有限次的試驗(yàn)可以得到的”，進(jìn)而以本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合公知常識(shí)、或者通過有限次試驗(yàn)，獲得該發(fā)明是顯而易見的為由，而否定該發(fā)明的創(chuàng)造性。

　　在對(duì)比文件的基礎(chǔ)上，能否結(jié)合公知常識(shí)等或通過有限次試驗(yàn)即可獲得本發(fā)明，是一個(gè)主觀性較強(qiáng)的判斷。特別是以“公知常識(shí)”或“有限次試驗(yàn)”為由否定創(chuàng)造性時(shí)，如果沒有舉證或充分地說明理由，則很容易導(dǎo)致當(dāng)事人難以信服而引發(fā)爭(zhēng)議。

　　對(duì)于此類公知常識(shí)的證據(jù)應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定、以及哪一方負(fù)有舉證責(zé)任，筆者在實(shí)現(xiàn)過程中也存在一些困惑，現(xiàn)從以下幾方面對(duì)中日兩國的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行說明，以期能夠引發(fā)業(yè)內(nèi)人士的思考。

　?。ㄒ唬┲袊P(guān)于創(chuàng)造性及其判斷標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定

　?。?）關(guān)于創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　對(duì)于創(chuàng)造性，中國專利法第二十二條第三款規(guī)定，“創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步”，同時(shí)，專利法第二十二條第五款還規(guī)定“本法所稱現(xiàn)有技術(shù)，是指申請(qǐng)日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)”。

　　另外，對(duì)于突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，審查指南第二部分第四章2.2節(jié)在給出了定義的同時(shí)，還對(duì)是否顯而易見進(jìn)行了原則性的描述，即 “發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗(yàn)可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的，也就不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”。

　　對(duì)于發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。例如，發(fā)明克服了現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺點(diǎn)和不足，或者為解決某一技術(shù)問題提供了一種不同構(gòu)思的技術(shù)方案，或者代表某種新的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。

　　此外，“公知常識(shí)”是在創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)中常見的概念，然而由于審查員或者當(dāng)事人會(huì)基于自身的知識(shí)水平對(duì)“公知常識(shí)”進(jìn)行判斷，因此往往難以有客觀、統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)此，審查指南中規(guī)定的公知常識(shí)的證據(jù)通常限于以下幾種形式：工具書、教科書和技術(shù)手冊(cè)、技術(shù)詞典。

　?。?）關(guān)于創(chuàng)造性的判斷方法

　　對(duì)于如何判斷發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪欠窬哂袆?chuàng)造性，審查指南中進(jìn)一步給出了具體的判斷方法，即歸納為三步法：

　　確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；

　　確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；

　　判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。

　　但在審查實(shí)踐中，常常碰到審查員在判斷是否為公知常識(shí)、要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見時(shí)，在沒有證據(jù)支持的情況下，即判定為屬于“公知常識(shí)”、或“常用技術(shù)手段”，或者以數(shù)值

　　或數(shù)值范圍是“通過有限次的試驗(yàn)可以得到的”為由，而否定本發(fā)明的創(chuàng)造性。

　　（3）關(guān)于“公知常識(shí)”等的舉證責(zé)任

　　【審查指南】規(guī)定，“審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識(shí)應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明”。

　　根據(jù)該規(guī)定可知，審查員在使用“公知常識(shí)”進(jìn)行創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)時(shí)，并不負(fù)有“初始的”舉證責(zé)任，只有在申請(qǐng)人提出異議的情況下，審查員才“應(yīng)當(dāng)能夠說明”或“提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明”。這樣的結(jié)果，導(dǎo)致近年來在審查意見通知書中，審查員在未進(jìn)行詳細(xì)說明或未給出證據(jù)的情況下，而以“公知常識(shí)”來否定發(fā)明的創(chuàng)造性的情況并不少見。

　　（二）日本關(guān)于創(chuàng)造性及其判斷標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定

　?。?）關(guān)于創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　日本專利法第二十九條規(guī)定：凡完成在工業(yè)上可利用的發(fā)明的發(fā)明人，除下列記載的發(fā)明之外，可以獲得該項(xiàng)發(fā)明的專利：

　　專利申請(qǐng)之前在日本國內(nèi)已是眾所周知的發(fā)明；

　　專利申請(qǐng)之前在日本國內(nèi)已是公開實(shí)施的發(fā)明；

　　專利申請(qǐng)之前在日本國內(nèi)或在國外公開的刊物上已有記載的發(fā)明，

　　專利申請(qǐng)之前，具備該發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通知識(shí)者，根據(jù)記載于前項(xiàng)各款中的發(fā)明而能夠容易實(shí)現(xiàn)發(fā)明時(shí)，不拘同項(xiàng)的規(guī)定如何，對(duì)其發(fā)明不能給予專利權(quán)。

　　在此，我們可以注意到：根據(jù)日本專利法的規(guī)定，日本對(duì)于新穎性、創(chuàng)造性都是“否定式”的表述，簡(jiǎn)言之：若本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)能夠容易想到本發(fā)明時(shí)，則本發(fā)明不能被授予專利權(quán)。

　　另外，在日本【審查基準(zhǔn)】第二部分第二章2.5（1）中，對(duì)于區(qū)別技術(shù)特征為數(shù)值范圍、或從公知材料中選擇優(yōu)選材料、或常用技術(shù)手段的選擇等情況下的創(chuàng)造性的判斷，給出了原則性的判斷基準(zhǔn)，即：“為解決特定技術(shù)問題而從公知材料中優(yōu)選、對(duì)數(shù)值范圍的優(yōu)化、等同物的替換、常規(guī)技術(shù)手段的選擇等，是本領(lǐng)域技術(shù)人員發(fā)揮通常的創(chuàng)造能力，

　　且區(qū)別技術(shù)特征僅為這些點(diǎn)時(shí)，如果沒有能推導(dǎo)出具有創(chuàng)造性的其他證據(jù)，通常這樣的發(fā)明被認(rèn)為是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的”。

　　此外，在該第二部分第二章2.5（2）中，針對(duì)限定數(shù)值范圍的發(fā)明進(jìn)行了更進(jìn)一步的明確，即：若本發(fā)明所限定的數(shù)值范圍，具有對(duì)比文件未公開的有益效果，與對(duì)比文件所公開的效果本質(zhì)上不同、或者本質(zhì)相同但具有極其優(yōu)越的效果，而結(jié)合當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法預(yù)測(cè)的時(shí)候，可以判定為具有創(chuàng)造性。

　　由此可以看出：與中國的【審查指南】中的相關(guān)規(guī)定相比，日本的【審查基準(zhǔn)】中的規(guī)定更為細(xì)致和具體，即：技術(shù)手段的選擇、材料的優(yōu)選或替換等是否是為了解決特定的技術(shù)問題？所限定的數(shù)值范圍是否具有對(duì)比文件未公開的有益效果？是否與對(duì)比文件所公開的效果在本質(zhì)上不同？

　　另外，對(duì)應(yīng)于我國的公知常識(shí)，在日本使用的是“周知技術(shù)”的概念，日本專利局在將文獻(xiàn)作為證據(jù)認(rèn)定周知技術(shù)時(shí)，原則上要多篇文獻(xiàn)；當(dāng)其為專利文獻(xiàn)時(shí)，一般需引用2-3篇文獻(xiàn)；當(dāng)其為教科書等文獻(xiàn)時(shí)，1篇即可認(rèn)定為周知技術(shù)。

　?。?）關(guān)于創(chuàng)造性的判斷方法

　　與中國的審查指南中規(guī)定的三步法不同，日本雖然沒有明確的三步法，但拒絕理由通知書中對(duì)于創(chuàng)造性的判斷，通常主要由以下部分構(gòu)成：

　　首先，是對(duì)本發(fā)明與對(duì)比文件的發(fā)明（最接近的現(xiàn)有技術(shù)）的認(rèn)定，包括兩者相同點(diǎn)的認(rèn)定以及區(qū)別點(diǎn)的認(rèn)定；

　　其次，基于區(qū)別點(diǎn)進(jìn)行討論，概述從現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)，基于對(duì)比文件的發(fā)明是否容易想到本發(fā)明，具體而言，討論區(qū)別技術(shù)特征與所要解決的課題之間的關(guān)系（區(qū)別技術(shù)特征涉及的課題是否是容易想到的），明確區(qū)別技術(shù)特征是否是為了解決本發(fā)明的技術(shù)課題等。

　　進(jìn)而，從技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)課題、作用以及效果的共通性出發(fā)，判斷是否存在結(jié)合的啟示（目的在于排除事后分析，即排除事后諸葛亮）。

　　（3）關(guān)于“公知常識(shí)”等的舉證責(zé)任

　　基于日本專利法對(duì)新穎性、創(chuàng)造性的“否定式”的表述：若本領(lǐng)域普通技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)能夠容易想到本發(fā)明時(shí)，則本發(fā)明不能被授予專利權(quán)的規(guī)定，換言之，根據(jù)字面的描述，除了能夠容易想到（有啟示）以外，默認(rèn)是可以被授權(quán)的。所以審查員在寫拒絕理由通知或者準(zhǔn)備駁回時(shí)，需要寫明為什么是容易想到的、或者為什么有結(jié)合的啟示，因此審查員一方負(fù)有舉證的責(zé)任，這一點(diǎn)與中國的審查實(shí)踐有著明顯的差異，這樣做能夠有效地防止“公知常識(shí)”、“容易想到”等的濫用，有效地促進(jìn)審查進(jìn)程。

　?。?strong>三）中、日關(guān)于創(chuàng)造性及其判斷標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)比的思考

　　根據(jù)以上對(duì)中、日兩國在創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)以及判斷方法的對(duì)比分析，我們可以看到尤其是在“公知常識(shí)”、“容易想到”等的舉證責(zé)任方面存在較大的差異，因此導(dǎo)致兩國的專利審查人員在對(duì)于創(chuàng)造性的判定和書寫審查意見時(shí)的思路、裁量以及發(fā)出審查意見通知書后對(duì)專利權(quán)利產(chǎn)生的影響和擔(dān)負(fù)的責(zé)任方面都會(huì)存在較大的差異，從而直接影響了兩國對(duì)于創(chuàng)造性評(píng)價(jià)的客觀性、一致性以及公平性，造成一件專利在兩國申請(qǐng)，即使對(duì)比文件完全一致，審查意見也大致相同，卻遭遇迥然不同的審查結(jié)果的現(xiàn)狀。

　　故此，筆者認(rèn)為，在國際交流日益頻繁，專利國際申請(qǐng)日益增加，知識(shí)產(chǎn)權(quán)日益受到重視的今天，日本在專利審查中的舉證要求對(duì)我國的專利審查來說也有一定的借鑒意義。如果兩國能夠在專利審查標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方法、以及責(zé)任界定等層面相互交流，互相借鑒，盡可能客觀地統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)審查人員的責(zé)任意識(shí)，則能夠使得公知常識(shí)等的判斷較為客觀，避免審查人員草率地套用行話，同時(shí)減少專利從業(yè)人員的困惑、減少當(dāng)事人難以信服而引發(fā)爭(zhēng)議，進(jìn)一步增加國際專利審查中的公平、公正性。

　　（四）結(jié)語

　　綜上所述，筆者認(rèn)為專利保護(hù)應(yīng)當(dāng)充分考慮到專利權(quán)人和社會(huì)公眾二者利益的平衡，既要公平公正地尊重專利權(quán)人付出的創(chuàng)造性勞動(dòng)，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，鼓勵(lì)各行業(yè)的人更多地申請(qǐng)專利，提高整個(gè)行業(yè)的科研水平、創(chuàng)新能力，又要給社會(huì)公眾一定的實(shí)施新技術(shù)的空間。對(duì)此，我國的審查實(shí)踐在堅(jiān)持獨(dú)立審查制度的基礎(chǔ)上，也可以同時(shí)借鑒或參考各國的審查實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)，從而盡可能客觀公證地對(duì)公知常識(shí)等進(jìn)行判斷和認(rèn)定，兼顧專利確權(quán)程序的公平與效率。只要我們不斷吸取別人的經(jīng)驗(yàn)并加以消化、完善，并形成自己的審查制度，將會(huì)對(duì)我國的專利事業(yè)及科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展起到非常重大的推動(dòng)作用。

　　以上，對(duì)中、日兩國專利審查實(shí)踐中，關(guān)于創(chuàng)造性的評(píng)價(jià)作了初步的梳理，以期進(jìn)一步的探討和思考。如有不妥之處，敬請(qǐng)指正。

　　參考文獻(xiàn)：

　　[1] 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，專利審查指南2010

　　[2] 日本特許法

　　[3] 日本特許廳，《發(fā)明、實(shí)用新型審查基準(zhǔn)》（2010年6月修訂）

　　[4] 淺談“公知常識(shí)”的證據(jù)認(rèn)定及考量因素----倪曉紅（復(fù)審委審查員）