文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 馬旭

　　引言

　　隨著科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展及其在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用，科學(xué)技術(shù)與國家安全和利益的相關(guān)性達(dá)到前所未有的程度。各國之間為保持本國的科技競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在不斷提升自身科技水平的同時(shí)，必然會(huì)一方面投入更多的人力、物力去獲取其他國家的科技信息，另一方面則會(huì)采取更多、更為有效的手段防止本國的科技信息被別國竊取。

　　當(dāng)前，專利制度已經(jīng)被公認(rèn)為是技術(shù)創(chuàng)新的激勵(lì)機(jī)制，是技術(shù)創(chuàng)新成果的保護(hù)機(jī)制，是市場(chǎng)配置技術(shù)創(chuàng)新資源的調(diào)節(jié)機(jī)制，是技術(shù)創(chuàng)新信息資源的傳播機(jī)制，是技術(shù)創(chuàng)新成果市場(chǎng)化的動(dòng)力機(jī)制，是促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)重要制度,其所授予的私有權(quán)利對(duì)一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)布局的影響已越來越大，從維護(hù)國家安全和重大利益的角度出發(fā)，加強(qiáng)向外國申請(qǐng)專利的保密審查顯得尤為重要。

　　關(guān)鍵詞：保密審查 中國專利 專利制度 科技創(chuàng)新

　　在我國，專利申請(qǐng)的保密工作對(duì)于國家安全及綜合國力的提升具有極為特殊的意義，建立向外國申請(qǐng)專利保密審查制度，一方面是保障關(guān)于保密的規(guī)定得以遵守，維護(hù)我國國家安全和國家利益，另一方面是完善專利管理工作的需要，及時(shí)掌握向外國申請(qǐng)的發(fā)明和實(shí)用新型專利的信息。

　　1中國專利申請(qǐng)保密審查制度的解析

　　關(guān)于申請(qǐng)國際專利首先進(jìn)行保密審查的規(guī)定，許多國家或地區(qū)均有類似的規(guī)定，例如美、德、日等國家已經(jīng)制定了較為完善的保密審查程序，實(shí)現(xiàn)了保護(hù)國家安全和專利申請(qǐng)人合理利益之間的平衡，有效地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和科技的快速發(fā)展。

　　我國在2009年修訂的《專利法》和2010年修訂的《專利法實(shí)施細(xì)則》中，對(duì)向外國申請(qǐng)專利保密制度進(jìn)行了比較大的修改，修改有以下幾方面[1]：

　?。?）在《專利法》第二十條第一款中明確規(guī)定向外國申請(qǐng)專利應(yīng)當(dāng)遵守《專利法》第四條規(guī)定的保密要求；

　?。?）在《專利法》第二十條第一款中將規(guī)定的主題范圍由“中國單位或者個(gè)人”改為“任何單位或者個(gè)人”，加入了外國單位和個(gè)人的情形；

　　（3）在《專利法》第二十條增加了第四款，明確未經(jīng)保密審查向外國申請(qǐng)專利的法律責(zé)任；

　?。?）在《專利法實(shí)施細(xì)則》第八條中明確了不同情形下向外國申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求的程序，特別是增加了直接向外國申請(qǐng)專利保密審查程序，申請(qǐng)人可以不先在中國申請(qǐng)專利；

　?。?）在《專利法實(shí)施細(xì)則》第九條中增加了向外國申請(qǐng)專利保密審查程序需要遵守的審限規(guī)定。

　　由此可見，隨著2009年《專利法》的第三次修改和2010年《專利法實(shí)施細(xì)則》的修訂，《專利法》第二十條第一款、第四款，《專利法實(shí)施細(xì)則》第八條、第九條以及《專利審查指南》第五部分第五章從向外國申請(qǐng)專利的保密審查的對(duì)象、保密審查的請(qǐng)求方式、保密審查的程序及保密審查的期限等多方面構(gòu)建了一個(gè)清晰的向外國申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求的審批制度的法律框架，營造了一個(gè)透明的向外國申請(qǐng)專利的審批制度的法律環(huán)境，我國的專利法律制度已初步建立起一套相對(duì)完善的，對(duì)在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造向外國申請(qǐng)專利前的保密審查制度。

　　1.1 保密審查的適用主體和客體

　　根據(jù)《專利法》第二十條的規(guī)定，向外國申請(qǐng)專利保密審查制度的適用主體是“任何單位或者個(gè)人”，適用客體是“在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型”。

　　相比于2009年修改前的《專利法》，這一規(guī)定擴(kuò)大了適用主體的范圍，以往實(shí)踐中，一些外國公司可通過其他方式輕易地就規(guī)避了原專利法第十條規(guī)定的審批要求和第二十條規(guī)定的首先在我國申請(qǐng)專利的規(guī)定。為便于在發(fā)明創(chuàng)造涉及國家安全或者重大利益需要保密的情況下依法采取必要措施，此次修改消除了原專利法中存在的不夠嚴(yán)謹(jǐn)之處，效彌補(bǔ)了法律的“漏洞”，主要體現(xiàn)在適用主體擴(kuò)大至包括外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織?，F(xiàn)行《專利法》明確規(guī)定，只要申請(qǐng)專利的發(fā)明或者實(shí)用新型是在中國完成的，就需要適用本條規(guī)定，而不問申請(qǐng)人是中國單位或者個(gè)人，還是外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織[2]。

　　1.2 保密審查的提出

　　按照《專利法實(shí)施細(xì)則》第八條的規(guī)定，申請(qǐng)人可以以三種方式提出向外國申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求，即：

　　（1）可以不在中國提交專利申請(qǐng)而單獨(dú)提出保密審查請(qǐng)求，但需要向?qū)＠痔峤患夹g(shù)方案的說明書；

　?。?）在中國提出專利申請(qǐng)的同時(shí)或者之后，提出向外國申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求；

　?。?）向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出PCT申請(qǐng)，并符合在中國受理的條件的，視為同時(shí)提出了向外國申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求，不再額外提出請(qǐng)求。

　　1.3 保密審查的程序和期限

　　《專利法實(shí)施細(xì)則》第九條明確規(guī)定：“國務(wù)院專利行政部門收到依照本細(xì)則第八條規(guī)定遞交的請(qǐng)求后，經(jīng)過審查認(rèn)為該發(fā)明或者實(shí)用新型可能涉及國家安全或者重大利益需要保密的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向申請(qǐng)人發(fā)出保密審查通知；申請(qǐng)人未在其請(qǐng)求遞交日起4個(gè)月內(nèi)收到保密審查通知的，可以就該發(fā)明或者實(shí)用新型向外國申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國外機(jī)構(gòu)提交專利國際申請(qǐng)。

　　國務(wù)院專利行政部門依照前款規(guī)定通知進(jìn)行保密審查的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出是否需要保密的決定，并通知申請(qǐng)人。申請(qǐng)人未在其請(qǐng)求遞交日起6個(gè)月內(nèi)收到需要保密的決定的，可以就該發(fā)明或者實(shí)用新型向外國申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國外機(jī)構(gòu)提交專利國際申請(qǐng)?！?

　　對(duì)于以技術(shù)方案說明書的方式直接提出向外國申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求的，專利局受理部門在收到向外國申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求書和技術(shù)方案說明書后，將給請(qǐng)求人發(fā)出向外國申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求文件接收回執(zhí)，其后作出同意或者暫緩向外國申請(qǐng)專利的保密審查意見。對(duì)于做出暫緩向外國申請(qǐng)專利的保密審查意見的技術(shù)方案，保密審查處將進(jìn)行進(jìn)一步的保密審查，最終作出是否同意向外國申請(qǐng)專利的保密審查決定。

　　對(duì)于與專利申請(qǐng)同時(shí)提出的向外國申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求，在受理階段進(jìn)行審批，經(jīng)審查符合受理?xiàng)l件的，立即進(jìn)行向外國申請(qǐng)專利保密審查，并在發(fā)出專利申請(qǐng)受理通知書的同時(shí)發(fā)出向外國申請(qǐng)專利保密審查意見通知書，將同意或者暫緩向外國申請(qǐng)專利的保密審查意見通知申請(qǐng)人。暫緩后專利申請(qǐng)的進(jìn)一步保密審查方式同技術(shù)方案說明書的進(jìn)一步保密審查方式。

　　對(duì)于在提交專利申請(qǐng)之后提出的向外國申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求，系統(tǒng)將會(huì)直接將向外國申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求書及申請(qǐng)文件的所有信息轉(zhuǎn)入保密審查子系統(tǒng)的向外申請(qǐng)審查模塊中，保密審查處的審查員將依據(jù)申請(qǐng)文件的信息進(jìn)行審查，并作出同意或者暫緩向外國申請(qǐng)專利的保密審查意見。暫緩后專利申請(qǐng)的進(jìn)一步保密審查方式同技術(shù)方案說明書的進(jìn)一步保密審查方式。

　　對(duì)于符合中國受理局受理?xiàng)l件的PCT申請(qǐng)，在符合受理?xiàng)l件后，審查員將對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行保密審查，明顯不涉密的，審查員將發(fā)出國際申請(qǐng)日和申請(qǐng)?zhí)柾ㄖ獣⑾驀H局傳送登記本；可能涉密的，將在國際申請(qǐng)日和申請(qǐng)?zhí)柾ㄖ獣细嬷暾?qǐng)人該申請(qǐng)內(nèi)容可能涉及國家安全，暫緩向國際局傳送登記本。其后，國際申請(qǐng)的內(nèi)容將經(jīng)過進(jìn)一步保密審查，經(jīng)審查不涉密的，將同意向外國申請(qǐng)專利，并在優(yōu)先權(quán)日起17個(gè)月內(nèi)重新發(fā)出國際申請(qǐng)日和申請(qǐng)?zhí)柾ㄖ獣?，并向國際局傳送登記本，繼續(xù)國際階段的程序。確定其申請(qǐng)內(nèi)容涉密禁止向外國申請(qǐng)專利的，審查員將向申請(qǐng)人和國際局發(fā)出因國家安全原因不再傳送登記本和檢索本的通知書，該申請(qǐng)的國際階段程序終止[3、4]。

　　1.4 保密申請(qǐng)的解密

　　解密的情形是指符合保密專利申請(qǐng)（或?qū)＠┍Ｃ芊蔂顟B(tài)解除的情形。依照啟動(dòng)主體的不同，解密可分為以下兩種情形：申請(qǐng)人請(qǐng)求解密和專利局自行解密。

　　申請(qǐng)人在以下情形時(shí)，可能會(huì)請(qǐng)求解密：

　?。?）重大項(xiàng)目需要解密后進(jìn)行技術(shù)合作等；

　?。?）質(zhì)押融資，需要技術(shù)評(píng)估；

　?。?）根據(jù)國家利益的考慮，需要展示研究成果；

　?。?）技術(shù)已經(jīng)泄密，市場(chǎng)上已經(jīng)大量存在，不解密會(huì)對(duì)維護(hù)權(quán)利產(chǎn)生影響。

　　專利局每兩年對(duì)保密專利申請(qǐng)（或?qū)＠┻M(jìn)行一次解密審查。如果發(fā)生以下情形，可以予以解密：

　　（1）已到或已過保密期限；

　　（2）隨著科學(xué)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，已經(jīng)沒有保密價(jià)值；

　?。?）技術(shù)方案已經(jīng)在本領(lǐng)域內(nèi)公布。

　　關(guān)于國防專利申請(qǐng)（或?qū)＠┙饷艿那樾危饕幸韵滤姆N情形：

　?。?）出現(xiàn)接替技術(shù)使原有專利失去保密價(jià)值的；

　?。?）屬于用在退役武器裝備中的；

　?。?）主要技術(shù)特征被他人通過申請(qǐng)專利或者其他途徑公開的；

　?。?）從全局衡量，解密對(duì)國家更為有利的。

　　1.5 未經(jīng)保密審查的法律責(zé)任

　　2009年修改的《專利法》第二十條增加了第四款，明確了未經(jīng)保密審查向外國申請(qǐng)專利的法律責(zé)任?！秾＠ā返?0 條第4 款中規(guī)定，對(duì)違反本條第一款規(guī)定向外國申請(qǐng)專利的發(fā)明或者實(shí)用新型，在中國申請(qǐng)專利的，不授予專利權(quán)。即，對(duì)于在中國完成的發(fā)明或者實(shí)用新型，不管申請(qǐng)人先在中國申請(qǐng)專利而后向外國申請(qǐng)專利，還是先向外國申請(qǐng)專利而后又回到中國申請(qǐng)專利，如果審查員在審查過程中有證據(jù)證明該專利申請(qǐng)未經(jīng)專利局保密審查就已經(jīng)向外國申請(qǐng)專利，對(duì)在中國的專利申請(qǐng)均不授權(quán)，已經(jīng)授權(quán)的專利申請(qǐng)，未經(jīng)專利局保密審查而向外國申請(qǐng)專利也是宣告專利權(quán)無效的理由。

　　2 向外申請(qǐng)專利保密審查的申請(qǐng)策略

　?。?）申請(qǐng)人在國內(nèi)請(qǐng)求向外申請(qǐng)專利保密審查，要注意到許多國家有類似于我國專利法第二十條的規(guī)定，因此還應(yīng)考慮是否需要在向中國提交專利申請(qǐng)之前獲得他國的保密審查許可。如果該申請(qǐng)還包括在美國、法國等國完成的技術(shù)內(nèi)容，那么在向中國提交專利申請(qǐng)之前需要首先獲得外國的許可。

　?。?）如果申請(qǐng)人為了在非常短的時(shí)間內(nèi)獲得保密審查結(jié)果，可以考慮在提交中國專利申請(qǐng)的同時(shí)提交保密審查請(qǐng)求，該策略可以將獲得保密審查結(jié)果的時(shí)間縮短。

　?。?）通過向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出PCT申請(qǐng)進(jìn)行保密審查的，如果申請(qǐng)人不具有中國國籍和居所或者營業(yè)場(chǎng)所，可以考慮將具有中國國籍或居所的發(fā)明人作為申請(qǐng)人提交PCT 國際申請(qǐng)。在此情形下，根據(jù)需要，可以考慮將該發(fā)明人作為申請(qǐng)人的權(quán)利限制于比較小的國家或者未來可能不會(huì)進(jìn)入的國家。這樣，既滿足了在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交PCT 國際申請(qǐng)的條件，又不至于使發(fā)明人的權(quán)利范圍過大。但需要注意的是，要避免出現(xiàn)申請(qǐng)人不符合國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理的條件而將國際申請(qǐng)直接轉(zhuǎn)送國際局的情形發(fā)生[5]。

　　3 關(guān)于保密審查制度的思考和建議

　?。?）向外國申請(qǐng)保密審查制度為防止秘密技術(shù)的泄密和出口編織了一個(gè)嚴(yán)密的規(guī)范網(wǎng)絡(luò)，為更好地防止未經(jīng)國務(wù)院專利行政部門審批即向外國申請(qǐng)專利，造成發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)內(nèi)容公開而損害國家安全及重大利益，從程序上提供了保障。同時(shí)，向外國申請(qǐng)保密審查制度考慮了申請(qǐng)人的利益，使申請(qǐng)人在選擇首次申請(qǐng)的國家等方面更具有自主性。

　　（2）直接向外國申請(qǐng)專利保密審查制度的建立，使當(dāng)事人可以不先向中國申請(qǐng)專利而在經(jīng)過保密審查之后直接向外國申請(qǐng)專利，保障了當(dāng)事人的利益，同時(shí)對(duì)我國引進(jìn)外資和先進(jìn)技術(shù)也發(fā)揮了重要作用。立法者從國家利益和申請(qǐng)人利益這兩方面都進(jìn)行了考慮，進(jìn)行了比較好的協(xié)調(diào)，希望達(dá)到既保護(hù)國家利益，又兼顧申請(qǐng)人利益，同時(shí)鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，鼓勵(lì)以知識(shí)產(chǎn)權(quán)拓展國外市場(chǎng)的目的。

　?。?）對(duì)于一些特殊情況，例如有些申請(qǐng)人是跨國企業(yè)，發(fā)明人中有中國人也有外國人，某一項(xiàng)技術(shù)方案可能是一個(gè)跨國項(xiàng)目組全體成員智慧的結(jié)晶，另外，也有可能出現(xiàn)雖然發(fā)明人只有一個(gè)，但是其發(fā)明創(chuàng)造有一部分在國內(nèi)完成，有一部分在國外完成，判斷是否該發(fā)明或新型專利是在中國完成的比較困難。準(zhǔn)確界定這些發(fā)明創(chuàng)造是否在中國完成的難度很大，有觀點(diǎn)認(rèn)為，對(duì)于這樣的發(fā)明創(chuàng)造，主要是根據(jù)全部發(fā)明創(chuàng)造或至少是對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的部分在哪兒完成進(jìn)行判斷，如果全部發(fā)明創(chuàng)造或至少是對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的部分是在中國完成的，則可以認(rèn)定為發(fā)明創(chuàng)造性是在中國完成的[6]。

　?。?）許多國家在向外申請(qǐng)專利方面都不同程度地制定了保密審查的相關(guān)要求。美國與中國相一致，嚴(yán)格限制了申請(qǐng)國際專利的程序。此外，美國的專利法規(guī)定，被核定保留的專利申請(qǐng)人、繼承人、受讓人或法定代理人，有權(quán)向提出發(fā)布保密或保留命令的部門或機(jī)構(gòu)的最高負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，請(qǐng)求補(bǔ)償因此引起的各種損失，且部門或機(jī)構(gòu)的最高負(fù)責(zé)人必須在其認(rèn)為適當(dāng)范圍內(nèi)授予并給付確定金額百分之七十五以下的補(bǔ)償。美國制定的此類關(guān)于國際專利保密審查的補(bǔ)充措施保證了專利申請(qǐng)人能及早地獲得國際專利的申請(qǐng)日，同時(shí)又保障了國家對(duì)關(guān)鍵技術(shù)的監(jiān)控，最大限度地維了專利權(quán)人的利益，促進(jìn)了科技創(chuàng)新的快速發(fā)展；與美國類似，德國對(duì)基于國防理由要求保密并且經(jīng)其同意交由聯(lián)邦政府繼續(xù)保密的發(fā)明，其申請(qǐng)人、專利權(quán)人如不能承受因此遭受的損失，有權(quán)請(qǐng)求聯(lián)邦共和國就該損失進(jìn)行補(bǔ)償，同時(shí)在判斷當(dāng)事人請(qǐng)求補(bǔ)償?shù)暮侠硇詴r(shí)，要求特別考慮受害人的經(jīng)濟(jì)狀況、完成發(fā)明或者取得專利權(quán)的費(fèi)用以及從發(fā)明中獲得的收益等內(nèi)容；日本特許廳在2004年還擴(kuò)大了“外國相關(guān)申請(qǐng)”中的技術(shù)和中小企業(yè)的范圍，即在這些范圍內(nèi)的技術(shù)或企業(yè)可以快速通過國內(nèi)的保密審查，從而在最短的時(shí)間內(nèi)獲得向外申請(qǐng)專利的審批。2006年7月，日本減輕了中小企業(yè)向外申請(qǐng)時(shí)進(jìn)行技術(shù)檢索的負(fù)擔(dān)，一方面降低了企業(yè)申請(qǐng)國際專利的成本，另一方面也加快了審查速度，最大限度地保證了國際專利申請(qǐng)人的合理利益[7]。咱們國家對(duì)于補(bǔ)償沒有相關(guān)規(guī)定，對(duì)于中小企業(yè)也未有相關(guān)快速通道政策，在這兩個(gè)方面，可以向國外學(xué)習(xí)。

　　隨著我國科技創(chuàng)新能力的不斷提升，知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局的不斷推進(jìn)，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)走出去的步伐必將大踏步前進(jìn)。在這種新形勢(shì)下，向外國申請(qǐng)專利保密審查制度發(fā)揮著越來越重要的作用，申請(qǐng)人在制定申請(qǐng)策略時(shí)應(yīng)當(dāng)注意根據(jù)向外國申請(qǐng)專利保密審查制度做出相應(yīng)的策略調(diào)整以降低專利申請(qǐng)中的風(fēng)險(xiǎn)，提高專利申請(qǐng)的成功率。

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