文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 朱剛琴

　　馬來西亞（Malaysia），簡稱大馬，是“一帶一路”戰(zhàn)略沿線國之一。作為全球最有吸引力的零售市場之一，馬來西亞也是中國企業(yè)熱衷于發(fā)展市場并積極進(jìn)行商標(biāo)注冊的熱門選擇國家。因而，為有效在馬來西亞注冊商標(biāo)，保護(hù)民族企業(yè)品牌，了解馬來西亞商標(biāo)審查實(shí)踐對于中國企業(yè)將大有裨益。

　　關(guān)鍵字：馬來西亞，中國，商標(biāo)審查，差異

　　馬來西亞為英聯(lián)邦成員國，采用英美法系。對比中國大陸法系制度，馬來西亞與中國商標(biāo)審查制度有諸多區(qū)別。筆者現(xiàn)從中國企業(yè)熟識的國內(nèi)商標(biāo)制度出發(fā)，根據(jù)最新案例，探討馬來西亞與中國商標(biāo)審查制度幾點(diǎn)較為明顯的差異點(diǎn)，以便中國申請人在馬來西亞商標(biāo)申請中有效趨利避害。

　　中國國內(nèi)一知名企業(yè)，在馬來西亞第35類廣告、市場推銷等服務(wù)上申請注冊“HLA”商標(biāo)。但審查過程中，該商標(biāo)被馬來西亞官方駁回，駁回理由為該商標(biāo)與毛里求斯一公司2008在第36類金融服務(wù)上注冊的“HLA”商標(biāo)構(gòu)成近似。該國內(nèi)企業(yè)隨即提交了駁回復(fù)審，爭辯申請服務(wù)不類似，但失??；其后，申請人向馬來西亞官方申請了聽證，與審查員面對面溝通爭辯申請服務(wù)不類似，同時限定申請服務(wù)與金融服務(wù)無關(guān)。馬來西亞審查員最終接受了聽證程序中申請人的爭辯理由，核準(zhǔn)其第35類“HLA”商標(biāo)注冊。

　　通過以上案例，對比中國商標(biāo)制度，我們很容易看出馬來西亞商標(biāo)審查制度幾大與中國的迥異之處：

　　一、寬泛的跨類別商標(biāo)駁回

　　眾所周知，商標(biāo)申請需指定具體的商品/服務(wù)，根據(jù)國際尼斯分類標(biāo)準(zhǔn)，商品/服務(wù)被劃分為45個類別，前三十四個類別為商品，后十一個類別為服務(wù)。在中國，中國商標(biāo)局根據(jù)商品的功能、用途、原料等方面，以及服務(wù)的目的、內(nèi)容、方式等方面，將45個類別進(jìn)一步在各個類別劃分了小群組。除較小部分商品或者服務(wù)特定標(biāo)明與其它類別商品或服務(wù)類似外，其余絕大部分不同群組和類別商品/服務(wù)不被視為類似。例如，商標(biāo)初步審查中，中國商標(biāo)局一般不會對案例中所述第35類服務(wù)上申請的商標(biāo)，基于第36類服務(wù)上的在先近似商標(biāo)下發(fā)駁回決定。而這種跨類別駁回，在馬來西亞是司空常見的問題。

　　在馬來西亞商標(biāo)審查中，若商標(biāo)相同或較為近似，可以被認(rèn)定為跨類別類似的商品/服務(wù)范圍非常寬泛，這種跨類別類似的情形不僅涵蓋中國的少量商品對商品、服務(wù)對服務(wù)的跨類別類似范疇，商品和服務(wù)被視為跨類別類似的情形同樣頗為常見，這點(diǎn)與中國的審查實(shí)踐迥異。比如說，在馬來西亞，第35類商業(yè)管理等服務(wù)，除第37類建筑維修、39類運(yùn)輸和40類材料處理三個類別服務(wù)外，會被審查員認(rèn)定為與其它共計四十二個類別各個類別的商品/服務(wù)構(gòu)成類似。

　　當(dāng)然，針對跨類別類似的商標(biāo)駁回，根據(jù)個案情況，存在根據(jù)商品/服務(wù)功能、性質(zhì)、銷售渠道等方面不同爭辯不類似、從而克服駁回決定的可能性。但給中國申請人的提示為，不要誤認(rèn)為在申請商品/服務(wù)所在類別不存在相同/近似商標(biāo)，則商標(biāo)申請就會被順利核準(zhǔn)注冊。

　　二、聽證制度，與審查員面對面溝通的機(jī)會

　　根據(jù)中國商標(biāo)審查制度，若商標(biāo)申請在初步審查中被駁回，救濟(jì)程序?yàn)椋褐袊虡?biāo)局下發(fā)駁回→商標(biāo)評審委員會駁回復(fù)審→法院行政訴訟。但在以上“HLA”案例中，不難發(fā)現(xiàn)第一次駁回復(fù)審書面提交程序失敗后，在走到行政訴訟程序前，馬來西亞還存在另一救濟(jì)程序，即“聽證”，申請人與審查員面對面溝通商標(biāo)可注冊性的程序。

　　無論在中國還是馬來西亞，商標(biāo)初步審查中被審查員基于在先權(quán)利下發(fā)駁回是非常常見的情形。但駁回中，諸多不同情況可以決定被駁回商標(biāo)是否可以被核準(zhǔn)注冊，例如系爭商標(biāo)本身在設(shè)計方面的區(qū)別、申請商品/服務(wù)的不類似以及可限縮性、權(quán)利沖突方主營業(yè)務(wù)的分別、沖突方產(chǎn)品在市場上共存情況等等。通過筆者多年的代理經(jīng)驗(yàn)看來，除非出現(xiàn)搶注抄襲情形，不同方商標(biāo)、主營商品/服務(wù)和市場經(jīng)營區(qū)域絕對直接沖突的概率是非常小的。因而，聽證程序的好處在于：即使第一次駁回復(fù)審書面程序失敗，申請人仍有進(jìn)一步在聽證程序中，與審查員面對面溝通，充分闡述申請商標(biāo)可注冊、或是可與引證商標(biāo)共存等理由的機(jī)會。

　　這一點(diǎn)可以給中國商標(biāo)權(quán)人的提示為，對于被駁回商標(biāo)，申請人不要輕易放棄信心。根據(jù)筆者經(jīng)驗(yàn)，馬來西亞商標(biāo)實(shí)踐中，在聽證程序中最終推翻駁回決定的案例不在少數(shù)，申請人應(yīng)當(dāng)充分利用該救濟(jì)程序。

　　三、排除在先權(quán)利阻礙方式的差異，即，不輕易嘗試撤銷注冊在先的商標(biāo)

　　在以上“HLA”案例中，眼尖的中國商標(biāo)申請人往往會指出，引證商標(biāo)注冊于2008年，注冊已滿三年。類推中國商標(biāo)制度，除通過駁回復(fù)審程序爭辯外，是否可以嘗試通過商標(biāo)注冊后連續(xù)三年未使用的理由申請撤銷該商標(biāo)。

　　誠然，針對注冊商標(biāo)，和中國商標(biāo)制度相似，馬來西亞亦有商標(biāo)注冊后連續(xù)三年不使用可被撤銷的制度。但筆者需指出的是，按照馬來西亞商標(biāo)制度，注冊商標(biāo)真是較難以被第三方基于未使用的理由被成功撤銷。主要原因在于，申請撤銷馬來西亞注冊商標(biāo)的成本極高。

　　在馬來西亞，注冊商標(biāo)的撤銷/無效程序是由高等法院審理。即，申請撤銷注冊商標(biāo)的，撤銷申請人需向高等法院提起訴訟。不提馬來西亞法院訴訟動輒幾萬的啟動費(fèi)用之外，在馬來西亞基于不使用理由提起商標(biāo)撤銷申請時，與中國商標(biāo)制度不同的是，商標(biāo)撤銷申請人需承擔(dān)注冊人未使用商標(biāo)的初步舉證責(zé)任。在商標(biāo)注冊人正在經(jīng)營存續(xù)的前提下，承擔(dān)商標(biāo)初步舉證責(zé)任意味著，撤銷申請人需付費(fèi)在馬來西亞各地進(jìn)行商標(biāo)使用情況調(diào)查，需承擔(dān)在馬來西亞各州委托專業(yè)人員調(diào)查商標(biāo)使用情況的費(fèi)用，通常每個州的調(diào)查費(fèi)用均為幾萬起。因而，總計來說，馬來西亞一件注冊商標(biāo)撤銷成本動輒上十萬。對比在中國，撤銷申請人僅支出幾百至幾千元費(fèi)用即可提起商標(biāo)撤銷申請，且撤銷申請人不承擔(dān)初步舉證責(zé)任，馬來西亞的商標(biāo)撤銷著實(shí)是“貴”多了。

　　鑒于此，對于在馬來西亞申請商標(biāo)的中國企業(yè)來說，筆者建議遇到在先商標(biāo)權(quán)阻礙時，從節(jié)省成本角度考慮，駁回復(fù)審、聽證等非訴程序無可置疑應(yīng)為首選，撤銷方案則可退居至不得已的最后選擇。

　　縱觀中國與馬來西亞兩國制度，總體來說，由于大陸法系和英美法系的區(qū)別，決定了兩國商標(biāo)審查方式不可回避存在諸多本質(zhì)的區(qū)別。不過，從表象分析，以上三點(diǎn)顯而易見的區(qū)別較易于被掌握。中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)熟悉并運(yùn)用這些差異制度，從而提高己方在馬來西亞爭取商標(biāo)權(quán)的成功率。