文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓雪

　　【本案要旨】

　　當(dāng)事人主張享有在先著作權(quán)時，應(yīng)當(dāng)對著作權(quán)歸屬進行舉證。司法實踐中，僅有著作權(quán)登記證書（特別是著作權(quán)登記時間晚于系爭商標(biāo)申請日的著作權(quán)登記證書）不足以確定著作權(quán)歸屬。但人民法院可以結(jié)合案件事實及當(dāng)事人提交的其他涉及著作權(quán)的底稿、原件、合法出版物等其他權(quán)屬證據(jù)，在無相反證據(jù)推翻的情況下，對著作權(quán)權(quán)屬進行推定。

　　【案情介紹】

　　第4731158號“ cromia及圖”商標(biāo)（下稱系爭商標(biāo)，如圖）由李朝熙于2005年6月20日向國家工商行政管理總局商標(biāo)局（下稱商標(biāo)局）提出注冊申請，2009年5月7日核準(zhǔn)注冊，核定使用在第25類“服裝；嬰兒全套衣；游泳衣；足球鞋；鞋；帽子；婚紗；手套(服裝)；領(lǐng)帶；皮帶(服飾用)”等商品上。

　　“cromia及圖” 商標(biāo)（下稱引證商標(biāo)，如圖）由意大利拉瓦瑞茲恩佩利特瑞股份有限公司（下稱意大利拉瓦公司）于2004年1月5日創(chuàng)作完成，并于2004年3月率先于意大利公開使用在箱包等產(chǎn)品上。

　　2013年3月22日，意大利拉瓦公司向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱商評委）對系爭商標(biāo)提出爭議申請。其主要理由為：系爭商標(biāo)與申請人享有著作權(quán)的作品完全相同，系爭商標(biāo)侵犯申請人在先著作權(quán)，依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條、第四十一條第二款規(guī)定，請求撤銷系爭商標(biāo)的注冊。

　　意大利拉瓦公司提供的主要證據(jù)包括：意大利拉瓦公司與設(shè)計公司（MEZZO CIELO S.P.A.）于2003年12月12日就作品創(chuàng)作達成的協(xié)議書公證認證件、雙方于2012年9月21日簽署的關(guān)于原創(chuàng)作品著作權(quán)歸屬的協(xié)議書公證認證件、意大利拉瓦公司為其作品支付費用的發(fā)票公證認證件；基于商標(biāo)權(quán)的保護聲明公證認證件；設(shè)計者發(fā)表的委托作品所有權(quán)聲明及作品說明書；2004-2005年發(fā)表申請人“CROMIA”標(biāo)識的相關(guān)時尚雜志；著作權(quán)登記證（登記日期為2013年4月27日，晚于系爭商標(biāo)注冊日期）。

　　商評委作出（2014）商評字第048998號裁定，認為：意大利拉瓦公司與2003年12月12日委托Mezzo Cielo S.p.a.設(shè)計《CROMIA》美術(shù)作品，意大利拉瓦公司與2004年4月開始陸續(xù)向Mezzo Cielo S.p.a.支付費用，且至遲于2004年10月開始在國外相關(guān)雜志上將上述作品作為商標(biāo)進行廣告宣傳，之后又進行了著作權(quán)登記，由此可以認定意大利拉瓦公司以委托作品著作權(quán)人的身份對《CROMIA》美術(shù)作品享有著作權(quán)。系爭商標(biāo)與意大利拉瓦公司所享有著作權(quán)的作品已構(gòu)成實質(zhì)相同，李朝熙在未經(jīng)意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著作權(quán)的作品作為商標(biāo)進行注冊，損害了意大利拉瓦公司的在先著作權(quán)，故系爭商標(biāo)的注冊已構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十一條所指的損害他人現(xiàn)有的在先著作權(quán)至情形。商評委依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條、第四十一條、第四十三條的規(guī)定，裁定系爭商標(biāo)予以撤銷。李朝熙不服上述裁定，提起行政訴訟。

　　【判決】

　　2015年12月1日北京市第一中級人民法院審理認為：著作權(quán)也屬于《商標(biāo)法》第三十一條所稱的在先權(quán)利的一種。意大利拉瓦公司于2003年12月12日委托Mezzo Cielo S.p.a.設(shè)計《CROMIA》美術(shù)作品，意大利拉瓦公司于2004年4月開始陸續(xù)向Mezzo Cielo S.p.a.支付費用，且至遲于2004年10月開始在國外相關(guān)雜志上將上述作品作為商標(biāo)進行廣告宣傳，之后又進行了著作權(quán)登記，由此可以認定在系爭商標(biāo)與意大利拉瓦公司所享有著作權(quán)的作品已構(gòu)成實質(zhì)相同。李朝熙在未經(jīng)意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著作權(quán)的作品作為商標(biāo)進行注冊，損害了意大利拉瓦公司的在先著作權(quán)。李朝熙的相關(guān)主張沒有事實和法律依據(jù)。一審判決（（2014）一中知行初字第8004號判決書）維持了商評委第048998號裁定。

　　【案件評析】

　　首先，《商標(biāo)法》第三十二條（2001年《商標(biāo)法》第三十一條）規(guī)定，申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。對于該條款前半段的“他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”大致可歸納為：在先其他知識產(chǎn)權(quán)，如著作權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)、商號權(quán)；在先其他民事權(quán)利，如姓名權(quán)、肖像權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等；其他新型權(quán)利，如域名權(quán)等。同時，《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定：未經(jīng)著作權(quán)人的許可，將他人享有著作權(quán)的作品申請注冊商標(biāo)，應(yīng)認定為對他人在先著作權(quán)的侵犯，系爭商標(biāo)應(yīng)當(dāng)不予核準(zhǔn)注冊或者予以撤銷。本案的首要焦點問題是怎樣認定當(dāng)事人主張的在先著作權(quán)的權(quán)屬。而根據(jù)“誰主張，誰舉證”的原則，意大利拉瓦公司在本案中負有提交證據(jù)證明其擁有相關(guān)美術(shù)作品的著作權(quán)的責(zé)任。

　　第二，2014年《北京市高級人民法院關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南》關(guān)于在先權(quán)利保護問題中第22條規(guī)定：商標(biāo)標(biāo)識設(shè)計底稿、著作權(quán)登記證書、商標(biāo)標(biāo)志委托設(shè)計合同、著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同等，可以作為確定商標(biāo)標(biāo)志著作權(quán)歸屬的初步證據(jù)。第23條規(guī)定：僅有商標(biāo)異議或無效申請后取得的著作權(quán)登記證書，不足以證明作品著作權(quán)歸屬。因而，僅憑著作權(quán)登記證書，特別是著作權(quán)登記時間晚于系爭商標(biāo)申請日的著作權(quán)登記證書，很難直接認定著作權(quán)人及其作品完成的時間。但是，實踐中對于公開發(fā)表的作品，通常被認定可以證明著作權(quán)的歸屬。因此，能夠證明申請人對享有著作權(quán)的作品早于系爭商標(biāo)申請日的公開使用的證據(jù)材料可以作為前述證明在先著作權(quán)的證據(jù)材料的補充證據(jù)，進一步證明申請人的在先著作權(quán)。此外，對于證明在先著作權(quán)的其他證據(jù)材料，如商標(biāo)標(biāo)識設(shè)計底稿、商標(biāo)標(biāo)志委托設(shè)計合同、申請人支付設(shè)計公司的付款信息、雙方往來郵件、信函、著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、公開使用的證據(jù)材料等，首先，其完成或發(fā)生的時間需要早于系爭商標(biāo)申請日；其次，其證據(jù)材料本身需要為原件、或經(jīng)公證的復(fù)印件，域外證據(jù)還需要經(jīng)過認證證明程序。

　　本案中，雖然意大利拉瓦公司的著作權(quán)登記時間晚于系爭商標(biāo)申請日，但是意大利拉瓦公司同時提交了其他旨在證明著作權(quán)歸屬的補充證據(jù)材料。首先，意大利拉瓦公司提交了其與設(shè)計公司（MEZZO CIELO S.P.A.）于2003年12月12日就作品創(chuàng)作達成的協(xié)議書公證認證件；其次，意大利拉瓦公司提交了自2004年10月開始，意大利拉瓦公司為《CROMIA》作品支付費用的發(fā)票公證認證件；第三，意大利拉瓦公司提交了2004-2005年發(fā)表申請人“CROMIA”標(biāo)識的相關(guān)時尚雜志；第四，意大利拉瓦公司提交了設(shè)計者（MEZZO CIELO S.P.A.）發(fā)表的委托作品所有權(quán)聲明及作品說明書。這些證據(jù)材料與著作權(quán)登記證書一起，形成了完整的證據(jù)鏈。

　　第三，對于系爭商標(biāo)是否損害了作品著作權(quán)的判斷，在實踐中沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，通常以雙方是否構(gòu)成實質(zhì)性相似作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。本案系爭商標(biāo)及引證商標(biāo)均由文字及圖形構(gòu)成，雙方圖形的設(shè)計細節(jié)和視覺效果，構(gòu)成文字和文字字體，圖文的組合方式、整體效果等方面高度近似，已構(gòu)成前述的實質(zhì)性相似。

　　最終，在李朝熙未提交相反證據(jù)的情況下，法院認定意大利拉瓦公司在系爭商標(biāo)申請日前已享有對《CROMIA》美術(shù)作品的著作權(quán)，并且李朝熙在未經(jīng)意大利拉瓦公司允許的情況下，將意大利拉瓦公司享有著作權(quán)的作品作為商標(biāo)進行注冊，損害了意大利拉瓦公司的在先著作權(quán)。

　　值得注意的是，該案中，意大利拉瓦公司對于引證商標(biāo)沒有在我國的在先商標(biāo)注冊或申請。且系爭商標(biāo)指定使用商品與申請人在先使用的商品有一定差異，屬于不同類別的非類似商品。但是從裁定結(jié)果可見，法院及商評委突破了商標(biāo)法意義上的商品類別限制，支持了意大利拉瓦公司的主張。

　　我國的商標(biāo)制度實行以申請在先原則又稱注冊在先原則的制度。但實踐中，屢屢發(fā)生已在先使用、但未被認定為馳名的已注冊及未注冊商標(biāo)被他人在相同類似或具有一定關(guān)聯(lián)性的商品或服務(wù)上搶先注冊的情況。眾所周知，一個品牌的設(shè)計及拓展往往凝聚了品牌所有人極大的精力及經(jīng)濟的投入。一個成功的品牌承載了其所有人的企業(yè)商譽。商標(biāo)一旦被搶注，品牌所有人不僅很可能因此無法再繼續(xù)使用其商標(biāo)，也可能因為商標(biāo)相同或高度近似而導(dǎo)致消費者對于商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤認，對品牌所有人的正常商業(yè)經(jīng)營活動造成影響，乃至給品牌所有者的今后其他相關(guān)領(lǐng)域的市場開拓造成阻礙。盡管《伯爾尼公約》規(guī)定，成員國內(nèi)不論是否申請了著作權(quán)登記，著作權(quán)人的著作權(quán)都應(yīng)該受到保護。但是從商標(biāo)保護的角度出發(fā)，仍然鼓勵著作權(quán)人當(dāng)對其著作權(quán)予以重視，盡早對標(biāo)識進行公開性使用，及時對標(biāo)識進行著作權(quán)登記，并作為商標(biāo)進行注冊，以便獲得商標(biāo)權(quán)和著作權(quán)的雙重保護，可以更加充分地保護其合法權(quán)益，同時制止惡意注冊和不正當(dāng)競爭。