文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分所 吳連瑜

　　在社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的現(xiàn)在，我國企業(yè)對(duì)商標(biāo)的保護(hù)逐漸加強(qiáng)，隨之而來的“商標(biāo)通用名稱化”也成為眾多企業(yè)面臨的嚴(yán)峻問題之一。由于國外長期的市場經(jīng)濟(jì)制度和對(duì)商標(biāo)權(quán)的重視，關(guān)于商品通用名稱的案件較為多發(fā)，例如“Thermos”原為美國瑟毛斯產(chǎn)品公司的馳名商標(biāo)，自1910年起，該公司將“Thermos”作為“真空絕緣瓶”的同義詞使之在公眾中廣泛流傳，該公司將其看作是“自由廣告”而予以縱容，最終導(dǎo)致法院認(rèn)定“Thermos”成為“真空絕緣瓶”商品上的通用名稱而喪失了商標(biāo)專用權(quán)。企業(yè)一方面希望自己的商標(biāo)在相關(guān)公眾中享有極高的知名度，同時(shí)也擔(dān)心商標(biāo)因過于知名而被淡化為商品的通用名稱。本文主要探討企業(yè)應(yīng)如何保證自身商標(biāo)在具有知名度的同時(shí)防止被通用名稱化。

　　一、“商標(biāo)通用名稱化”的概念

　　“商標(biāo)通用名稱化”是指表示某種特定商品或服務(wù)來源和出處的商標(biāo)，因商標(biāo)管理的不慎和怠慢而喪失來源識(shí)別功能，使得相關(guān)公眾將其作為通用名稱(Generic Term）來認(rèn)知或者認(rèn)識(shí)。從這段定義上我們可以得到三個(gè)層面的信息：

　　首先，成立商標(biāo)的基礎(chǔ)是本身具有識(shí)別功能，即可以表示商品或服務(wù)來源從而與其他商品或服務(wù)進(jìn)行區(qū)分?！渡虡?biāo)法》第八條規(guī)定：“任何能夠?qū)⒆匀蝗恕⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品與他人的商品區(qū)別開的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請注冊”，同時(shí)，《商標(biāo)法》第十一條規(guī)定：“下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）其他缺乏顯著特征的”?？梢?，“商標(biāo)通用名稱化”所涉及的商標(biāo)本身是具有顯著性并可以作為區(qū)分商品或服務(wù)來源的標(biāo)識(shí)使用的。

　　其次，導(dǎo)致“商標(biāo)通用名稱化”的原因主要是企業(yè)對(duì)商標(biāo)管理的不慎和怠慢而導(dǎo)致商標(biāo)喪失來源識(shí)別功能，這里所說的“商標(biāo)管理的不慎和怠慢”是指例如企業(yè)沒有正確使用商標(biāo)并制定相應(yīng)的商標(biāo)使用規(guī)章、沒有通過自身確立該商品或服務(wù)的某種通用名稱來確保商標(biāo)的地位，在詞典、著作及其他傳播途徑中對(duì)于商標(biāo)作為商品通用名稱使用予以縱容或默示以及沒有及時(shí)糾正消費(fèi)者將該商標(biāo)作為通用名稱的誤認(rèn)等行為。同時(shí)，筆者認(rèn)為，從消費(fèi)者的角度看，商標(biāo)被通用名稱化亦有其具體原因。在新產(chǎn)品初入市場階段，消費(fèi)者很難將商標(biāo)名稱與產(chǎn)品的描述相區(qū)分，于是很自然地以商標(biāo)作為這類新產(chǎn)品的通用名稱，加之同行業(yè)經(jīng)營者有意或無意的將該商標(biāo)作為這類產(chǎn)品的慣用描述而加深了消費(fèi)者的錯(cuò)誤認(rèn)知。不過，上述有關(guān)消費(fèi)者方面的原因完全可以通過企業(yè)對(duì)商標(biāo)的正確管理得以糾正。

　　最后，“商標(biāo)通用名稱化”所導(dǎo)致的結(jié)果是使得相關(guān)公眾將該商標(biāo)作為通用名稱來認(rèn)知或者認(rèn)識(shí)，在最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第8條中對(duì)“相關(guān)公眾”作了規(guī)定，即“商標(biāo)法所稱相關(guān)公眾，是指與商標(biāo)所標(biāo)示的某類商品或服務(wù)有關(guān)的消費(fèi)者和與前述商品或服務(wù)的營銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營者”，因此，將該商標(biāo)作為通用名稱來認(rèn)知或者認(rèn)識(shí)的主體不光是消費(fèi)者，同樣包括生產(chǎn)者、銷售者及與之具有密切關(guān)系的相關(guān)人員。

　　二、“商標(biāo)通用名稱化”的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第七條規(guī)定：“人民法院在判斷訴爭商標(biāo)是否為通用名稱時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品　通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱的參考。約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場較為固定的商品，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂，可以認(rèn)定為通用名稱”。

　　 通過對(duì)以上司法實(shí)踐的總結(jié)，我國在具體認(rèn)定通用名稱時(shí)主要考慮以下相關(guān)因素：（一）國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；(二) 同行業(yè)經(jīng)營者約定俗成、普遍使用的名稱和專家意見；(三)專業(yè)工具書、辭典等公開出版物中記載的內(nèi)容；(四) 諸如民意調(diào)查等消費(fèi)者認(rèn)知。

　　筆者認(rèn)為，消費(fèi)者認(rèn)知是認(rèn)定商標(biāo)是否通用名稱化的最具影響力的因素，由于產(chǎn)品直接面向消費(fèi)者，因此消費(fèi)者對(duì)于該名稱的認(rèn)識(shí)和觀點(diǎn)才是最直接、最忠實(shí)的反映。在引導(dǎo)消費(fèi)者認(rèn)知方面，可口可樂公司作出了不小的努力：可口可樂公司每年大約耗資200萬美元，讓其顧客調(diào)查部的25名成員到全國各地餐館購買“可口可樂”商品，然后把各商家提供的可樂帶回進(jìn)行檢測分析，如果不是真正的可口可樂，就會(huì)向這些飲食業(yè)從業(yè)者提出警告，要求其必須做到銷售真正的可口可樂或者向消費(fèi)者明示其提供的可樂是“可口可樂”以外的商品，如果飲食業(yè)者繼續(xù)該行為，就以侵害商標(biāo)權(quán)為由訴諸法庭?？煽诳蓸饭镜倪@種合理、積極的商標(biāo)管理行為極大程度的使消費(fèi)者明確了“可口可樂”商標(biāo)與“可樂”類商品的區(qū)別，使“可口可樂”商標(biāo)保持價(jià)值不被通用名稱化。可見，及早預(yù)防、及早對(duì)策是商標(biāo)保持價(jià)值不被通用名稱化的主要前提。

　　三、防止“商標(biāo)通用名稱化”的有效對(duì)策

　　（一）商標(biāo)權(quán)人正確使用商標(biāo)并制定相應(yīng)的商標(biāo)使用規(guī)章

　　商標(biāo)權(quán)人對(duì)商標(biāo)的使用方式十分重要，若商標(biāo)權(quán)人將該標(biāo)識(shí)不作為商標(biāo)來正確使用的話，交易者以及一般消費(fèi)者就很容易將該商標(biāo)作為普通名稱來認(rèn)知。為了正確地使用商標(biāo)，商標(biāo)權(quán)人應(yīng)該制定相應(yīng)的商標(biāo)使用規(guī)章，對(duì)商標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)范使用。例如，明示使用商標(biāo)的商品或服務(wù)的通用名稱并將商標(biāo)與通用名稱共同使用，不要以商標(biāo)替代產(chǎn)品；在外包裝及相關(guān)表述中標(biāo)示注冊商標(biāo)的記號(hào)®等。

　　（二）以法律或行政的手段制止馳名商標(biāo)轉(zhuǎn)化為商品通用名稱

　　在商標(biāo)面臨被通用名稱化的危險(xiǎn)時(shí)，企業(yè)可以采用法律或行政的手段制止馳名商標(biāo)轉(zhuǎn)化為商品通用名稱。例如美國克萊勒汽車公司的“JEEP（吉普）”汽車商標(biāo)、美國杜邦公司的 “FREON（氟里昂）”制冷劑商標(biāo)在我國雖成為商品通用名稱，但企業(yè)與有關(guān)主管部門聯(lián)系后，國家工商局考慮到這兩個(gè)商標(biāo)確屬馳名商標(biāo)，發(fā)出通知將原“吉普車”改稱“越野車”，原“氟里昂”改稱“氟制冷劑”，以行政手段防止商標(biāo)的被通用名稱化。

　　（三）通過廣告對(duì)商標(biāo)與通用名稱加以區(qū)分

　　企業(yè)可通過廣告等媒介說明其商標(biāo)已經(jīng)注冊，同時(shí)可以限制他人的不當(dāng)使用。例如“全錄”復(fù)印機(jī)稱雄美國市場多年，該詞在美國逐漸有成為“復(fù)印”代名詞的現(xiàn)象，全錄公司注意到了這種傾向并很快在廣告中進(jìn)行說明，以遏制商標(biāo)變成復(fù)印機(jī)的通稱。北京吉普車有限公司在報(bào)紙上亦發(fā)表聲明，禁止該公司的切諾基車型與美國克萊勒公司的 “JEEP”系列車型之外的其他車型在我國稱為“吉普車”，亦不得在宣傳中引用中文譯音“吉普”。

　　（四）在辭典等書中注明商標(biāo)的表示

　　某種商標(biāo)名稱如果在常用的辭典中沒有注明是商標(biāo)這一表示的話，交易者及一般需求者對(duì)該商標(biāo)作為通用名稱來認(rèn)知的可能性會(huì)很高。因此，在辭典、辭書等工具出版物中有必要記載某種名稱是“商標(biāo)”的主旨表示。就商標(biāo)“JEEP”來說，舊版《廣辭苑》（日本權(quán)威工具辭典）中的解釋為“四分之一噸位的全輪驅(qū)動(dòng)小型汽車”，后來經(jīng)商標(biāo)權(quán)人的請求，新版的《廣辭苑》將其解釋為“四輪驅(qū)動(dòng)小型汽車、美國軍用開發(fā)、商標(biāo)名”。