文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分所 吳連瑜

　　在社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的現(xiàn)在，我國(guó)企業(yè)對(duì)商標(biāo)的保護(hù)逐漸加強(qiáng)，隨之而來(lái)的“商標(biāo)通用名稱(chēng)化”也成為眾多企業(yè)面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題之一。由于國(guó)外長(zhǎng)期的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度和對(duì)商標(biāo)權(quán)的重視，關(guān)于商品通用名稱(chēng)的案件較為多發(fā)，例如“Thermos”原為美國(guó)瑟毛斯產(chǎn)品公司的馳名商標(biāo)，自1910年起，該公司將“Thermos”作為“真空絕緣瓶”的同義詞使之在公眾中廣泛流傳，該公司將其看作是“自由廣告”而予以縱容，最終導(dǎo)致法院認(rèn)定“Thermos”成為“真空絕緣瓶”商品上的通用名稱(chēng)而喪失了商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)。企業(yè)一方面希望自己的商標(biāo)在相關(guān)公眾中享有極高的知名度，同時(shí)也擔(dān)心商標(biāo)因過(guò)于知名而被淡化為商品的通用名稱(chēng)。本文主要探討企業(yè)應(yīng)如何保證自身商標(biāo)在具有知名度的同時(shí)防止被通用名稱(chēng)化。

　　一、“商標(biāo)通用名稱(chēng)化”的概念

　　“商標(biāo)通用名稱(chēng)化”是指表示某種特定商品或服務(wù)來(lái)源和出處的商標(biāo)，因商標(biāo)管理的不慎和怠慢而喪失來(lái)源識(shí)別功能，使得相關(guān)公眾將其作為通用名稱(chēng)(Generic Term）來(lái)認(rèn)知或者認(rèn)識(shí)。從這段定義上我們可以得到三個(gè)層面的信息：

　　首先，成立商標(biāo)的基礎(chǔ)是本身具有識(shí)別功能，即可以表示商品或服務(wù)來(lái)源從而與其他商品或服務(wù)進(jìn)行區(qū)分?！渡虡?biāo)法》第八條規(guī)定：“任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開(kāi)的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)”，同時(shí)，《商標(biāo)法》第十一條規(guī)定：“下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：（一）僅有本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號(hào)的；（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）其他缺乏顯著特征的”。可見(jiàn)，“商標(biāo)通用名稱(chēng)化”所涉及的商標(biāo)本身是具有顯著性并可以作為區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源的標(biāo)識(shí)使用的。

　　其次，導(dǎo)致“商標(biāo)通用名稱(chēng)化”的原因主要是企業(yè)對(duì)商標(biāo)管理的不慎和怠慢而導(dǎo)致商標(biāo)喪失來(lái)源識(shí)別功能，這里所說(shuō)的“商標(biāo)管理的不慎和怠慢”是指例如企業(yè)沒(méi)有正確使用商標(biāo)并制定相應(yīng)的商標(biāo)使用規(guī)章、沒(méi)有通過(guò)自身確立該商品或服務(wù)的某種通用名稱(chēng)來(lái)確保商標(biāo)的地位，在詞典、著作及其他傳播途徑中對(duì)于商標(biāo)作為商品通用名稱(chēng)使用予以縱容或默示以及沒(méi)有及時(shí)糾正消費(fèi)者將該商標(biāo)作為通用名稱(chēng)的誤認(rèn)等行為。同時(shí)，筆者認(rèn)為，從消費(fèi)者的角度看，商標(biāo)被通用名稱(chēng)化亦有其具體原因。在新產(chǎn)品初入市場(chǎng)階段，消費(fèi)者很難將商標(biāo)名稱(chēng)與產(chǎn)品的描述相區(qū)分，于是很自然地以商標(biāo)作為這類(lèi)新產(chǎn)品的通用名稱(chēng)，加之同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者有意或無(wú)意的將該商標(biāo)作為這類(lèi)產(chǎn)品的慣用描述而加深了消費(fèi)者的錯(cuò)誤認(rèn)知。不過(guò)，上述有關(guān)消費(fèi)者方面的原因完全可以通過(guò)企業(yè)對(duì)商標(biāo)的正確管理得以糾正。

　　最后，“商標(biāo)通用名稱(chēng)化”所導(dǎo)致的結(jié)果是使得相關(guān)公眾將該商標(biāo)作為通用名稱(chēng)來(lái)認(rèn)知或者認(rèn)識(shí)，在最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第8條中對(duì)“相關(guān)公眾”作了規(guī)定，即“商標(biāo)法所稱(chēng)相關(guān)公眾，是指與商標(biāo)所標(biāo)示的某類(lèi)商品或服務(wù)有關(guān)的消費(fèi)者和與前述商品或服務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)有密切關(guān)系的其他經(jīng)營(yíng)者”，因此，將該商標(biāo)作為通用名稱(chēng)來(lái)認(rèn)知或者認(rèn)識(shí)的主體不光是消費(fèi)者，同樣包括生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者及與之具有密切關(guān)系的相關(guān)人員。

　　二、“商標(biāo)通用名稱(chēng)化”的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第七條規(guī)定：“人民法院在判斷訴爭(zhēng)商標(biāo)是否為通用名稱(chēng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱(chēng)。依據(jù)法律規(guī)定或者國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于商品　通用名稱(chēng)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱(chēng)。相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱(chēng)能夠指代一類(lèi)商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該名稱(chēng)為約定俗成的通用名稱(chēng)。被專(zhuān)業(yè)工具書(shū)、辭典列為商品名稱(chēng)的，可以作為認(rèn)定約定俗成的通用名稱(chēng)的參考。約定俗成的通用名稱(chēng)一般以全國(guó)范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識(shí)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場(chǎng)較為固定的商品，在該相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)通用的稱(chēng)謂，可以認(rèn)定為通用名稱(chēng)”。

　　 通過(guò)對(duì)以上司法實(shí)踐的總結(jié)，我國(guó)在具體認(rèn)定通用名稱(chēng)時(shí)主要考慮以下相關(guān)因素：（一）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；(二) 同行業(yè)經(jīng)營(yíng)者約定俗成、普遍使用的名稱(chēng)和專(zhuān)家意見(jiàn)；(三)專(zhuān)業(yè)工具書(shū)、辭典等公開(kāi)出版物中記載的內(nèi)容；(四) 諸如民意調(diào)查等消費(fèi)者認(rèn)知。

　　筆者認(rèn)為，消費(fèi)者認(rèn)知是認(rèn)定商標(biāo)是否通用名稱(chēng)化的最具影響力的因素，由于產(chǎn)品直接面向消費(fèi)者，因此消費(fèi)者對(duì)于該名稱(chēng)的認(rèn)識(shí)和觀點(diǎn)才是最直接、最忠實(shí)的反映。在引導(dǎo)消費(fèi)者認(rèn)知方面，可口可樂(lè)公司作出了不小的努力：可口可樂(lè)公司每年大約耗資200萬(wàn)美元，讓其顧客調(diào)查部的25名成員到全國(guó)各地餐館購(gòu)買(mǎi)“可口可樂(lè)”商品，然后把各商家提供的可樂(lè)帶回進(jìn)行檢測(cè)分析，如果不是真正的可口可樂(lè)，就會(huì)向這些飲食業(yè)從業(yè)者提出警告，要求其必須做到銷(xiāo)售真正的可口可樂(lè)或者向消費(fèi)者明示其提供的可樂(lè)是“可口可樂(lè)”以外的商品，如果飲食業(yè)者繼續(xù)該行為，就以侵害商標(biāo)權(quán)為由訴諸法庭。可口可樂(lè)公司的這種合理、積極的商標(biāo)管理行為極大程度的使消費(fèi)者明確了“可口可樂(lè)”商標(biāo)與“可樂(lè)”類(lèi)商品的區(qū)別，使“可口可樂(lè)”商標(biāo)保持價(jià)值不被通用名稱(chēng)化。可見(jiàn)，及早預(yù)防、及早對(duì)策是商標(biāo)保持價(jià)值不被通用名稱(chēng)化的主要前提。

　　三、防止“商標(biāo)通用名稱(chēng)化”的有效對(duì)策

　　（一）商標(biāo)權(quán)人正確使用商標(biāo)并制定相應(yīng)的商標(biāo)使用規(guī)章

　　商標(biāo)權(quán)人對(duì)商標(biāo)的使用方式十分重要，若商標(biāo)權(quán)人將該標(biāo)識(shí)不作為商標(biāo)來(lái)正確使用的話，交易者以及一般消費(fèi)者就很容易將該商標(biāo)作為普通名稱(chēng)來(lái)認(rèn)知。為了正確地使用商標(biāo)，商標(biāo)權(quán)人應(yīng)該制定相應(yīng)的商標(biāo)使用規(guī)章，對(duì)商標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)范使用。例如，明示使用商標(biāo)的商品或服務(wù)的通用名稱(chēng)并將商標(biāo)與通用名稱(chēng)共同使用，不要以商標(biāo)替代產(chǎn)品；在外包裝及相關(guān)表述中標(biāo)示注冊(cè)商標(biāo)的記號(hào)®等。

　　（二）以法律或行政的手段制止馳名商標(biāo)轉(zhuǎn)化為商品通用名稱(chēng)

　　在商標(biāo)面臨被通用名稱(chēng)化的危險(xiǎn)時(shí)，企業(yè)可以采用法律或行政的手段制止馳名商標(biāo)轉(zhuǎn)化為商品通用名稱(chēng)。例如美國(guó)克萊勒汽車(chē)公司的“JEEP（吉普）”汽車(chē)商標(biāo)、美國(guó)杜邦公司的 “FREON（氟里昂）”制冷劑商標(biāo)在我國(guó)雖成為商品通用名稱(chēng)，但企業(yè)與有關(guān)主管部門(mén)聯(lián)系后，國(guó)家工商局考慮到這兩個(gè)商標(biāo)確屬馳名商標(biāo)，發(fā)出通知將原“吉普車(chē)”改稱(chēng)“越野車(chē)”，原“氟里昂”改稱(chēng)“氟制冷劑”，以行政手段防止商標(biāo)的被通用名稱(chēng)化。

　　（三）通過(guò)廣告對(duì)商標(biāo)與通用名稱(chēng)加以區(qū)分

　　企業(yè)可通過(guò)廣告等媒介說(shuō)明其商標(biāo)已經(jīng)注冊(cè)，同時(shí)可以限制他人的不當(dāng)使用。例如“全錄”復(fù)印機(jī)稱(chēng)雄美國(guó)市場(chǎng)多年，該詞在美國(guó)逐漸有成為“復(fù)印”代名詞的現(xiàn)象，全錄公司注意到了這種傾向并很快在廣告中進(jìn)行說(shuō)明，以遏制商標(biāo)變成復(fù)印機(jī)的通稱(chēng)。北京吉普車(chē)有限公司在報(bào)紙上亦發(fā)表聲明，禁止該公司的切諾基車(chē)型與美國(guó)克萊勒公司的 “JEEP”系列車(chē)型之外的其他車(chē)型在我國(guó)稱(chēng)為“吉普車(chē)”，亦不得在宣傳中引用中文譯音“吉普”。

　　（四）在辭典等書(shū)中注明商標(biāo)的表示

　　某種商標(biāo)名稱(chēng)如果在常用的辭典中沒(méi)有注明是商標(biāo)這一表示的話，交易者及一般需求者對(duì)該商標(biāo)作為通用名稱(chēng)來(lái)認(rèn)知的可能性會(huì)很高。因此，在辭典、辭書(shū)等工具出版物中有必要記載某種名稱(chēng)是“商標(biāo)”的主旨表示。就商標(biāo)“JEEP”來(lái)說(shuō)，舊版《廣辭苑》（日本權(quán)威工具辭典）中的解釋為“四分之一噸位的全輪驅(qū)動(dòng)小型汽車(chē)”，后來(lái)經(jīng)商標(biāo)權(quán)人的請(qǐng)求，新版的《廣辭苑》將其解釋為“四輪驅(qū)動(dòng)小型汽車(chē)、美國(guó)軍用開(kāi)發(fā)、商標(biāo)名”。