文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓爍

　　一般而言，在構(gòu)思一件專利申請(qǐng)前，優(yōu)先于對(duì)技術(shù)方案的撰寫、主張權(quán)利范圍的確定，發(fā)明人或申請(qǐng)人首先要明確自己的發(fā)明主題本身是否是可專利的。各國(guó)都結(jié)合自身的文明制度特征、歷史沿革、及科技發(fā)展的階段等大的背景環(huán)境來(lái)對(duì)專利的主題加以規(guī)范和限定，例如美國(guó)、歐洲和中國(guó)對(duì)于疾病治療方法能否獲得專利授權(quán)分別給出了相反的規(guī)定。本文主要圍繞美國(guó)的專利實(shí)踐來(lái)介紹美國(guó)的專利適格性及實(shí)用性法律規(guī)定，嘗試給讀者一些相關(guān)的簡(jiǎn)要介紹，以避免因?yàn)橄嚓P(guān)缺陷造成損失。

　　美國(guó)專利相關(guān)法律體系中，對(duì)專利適格性的相關(guān)規(guī)定主要集中于美國(guó)專利法101條（35 U.S.C §101），該法條通常解釋為對(duì)專利適格性以及實(shí)用性兩方面進(jìn)行了規(guī)定。其具體內(nèi)容如下：

　　凡發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新穎而實(shí)用的方法、機(jī)器、產(chǎn)品、組合物、或其任何新穎而實(shí)用的改進(jìn)者，可以依據(jù)本編規(guī)定的條件和要求取得專利權(quán)。

　　(“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”)

　　接下來(lái)，筆者就分別從專利實(shí)用性及專利適格性兩方面做一些簡(jiǎn)單的描述。

　　一、專利實(shí)用性

　　在眾多主流國(guó)家的專利法實(shí)踐中，對(duì)專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)性判定基本都包括：新穎性（可預(yù)見性）審查、創(chuàng)造性（非顯而易見性）審查以及實(shí)用性審查。美國(guó)專利法101條也對(duì)發(fā)明的實(shí)用性審查方面進(jìn)行了規(guī)定。

　　一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)或者投資人不會(huì)投入大量資源在一項(xiàng)雖然新穎但無(wú)實(shí)用性的研發(fā)上，此外，即使獲得無(wú)實(shí)用性的表示獨(dú)占許可的專利權(quán)，其實(shí)質(zhì)上也不會(huì)對(duì)社會(huì)公眾的利益造成損害，因此，實(shí)踐中對(duì)一項(xiàng)發(fā)明的實(shí)用性審查往往大多似乎只是走走過(guò)場(chǎng)而已。

　　然而，專利法101條對(duì)“有用性”的規(guī)定仍然會(huì)引出一些疑問(wèn)：一項(xiàng)新發(fā)明應(yīng)該有用到什么程度？是必須對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)還是只要能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的目標(biāo)即可？使用應(yīng)該通過(guò)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、甚至環(huán)境效果來(lái)判斷其有用性？

　　基于上述對(duì)“有用性”（或者說(shuō)實(shí)用性）的考量，在美國(guó)實(shí)踐中，通常將其劃分為三種類型進(jìn)行判斷：有益實(shí)用性、基本實(shí)用性、以及特定實(shí)用性（beneficial, general and special）

　　對(duì)于有益實(shí)用性，美國(guó)法官的共識(shí)是：衡量發(fā)明的“有用性”，應(yīng)排除主觀道德考量，即使該發(fā)明具有欺騙性，專利法并不是為防止商業(yè)欺詐而服務(wù)的，欺騙性并不一定影響實(shí)用性。例如，賭博用具被視為具有實(shí)用性。

　　又例如，一個(gè)物品能夠被改變而使其被當(dāng)做另一個(gè)物品，這本身就具有一種特別的價(jià)值，并充分滿足實(shí)用性的法定要求，將鋯石仿造成鉆石、將仿真黃金飾品仿制成真金飾品，都在專利法意義上具有“有用性”。

　　就這一點(diǎn)而言，與我國(guó)專利法大相徑庭，我國(guó)專利法五條規(guī)定：對(duì)違反法律,社會(huì)公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造,不授予專利權(quán)。但依據(jù)美國(guó)專利法，顯然不存在因?yàn)楸旧泶嬖诘赖聠?wèn)題而被拒授專利權(quán)的情形。

　　對(duì)于基本實(shí)用性，其僅要求發(fā)明能夠產(chǎn)生實(shí)際效果，但不一定要求產(chǎn)生期待的效果或者超越現(xiàn)有技術(shù)。或者更準(zhǔn)確地說(shuō)，僅考量該發(fā)明是否違背自然規(guī)律從而不能實(shí)現(xiàn)，例如，基于“永動(dòng)機(jī)”原理的發(fā)明是不具備“有用性”的，這一點(diǎn)與我國(guó)實(shí)用性的規(guī)定比較相似。

　　對(duì)于特定實(shí)用性，通常而言，發(fā)明都能夠產(chǎn)生符合設(shè)計(jì)目標(biāo)的效果。而在生物化學(xué)領(lǐng)域，對(duì)于發(fā)明人所創(chuàng)造出的新的化合物或者生物序列，很多情況下要通過(guò)未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間才能發(fā)現(xiàn)其特定用途。因此，發(fā)明人對(duì)于這類發(fā)明僅能依據(jù)相似合成物或序列的功能來(lái)猜測(cè)其潛在的用途。

　　當(dāng)然，在具體的業(yè)務(wù)實(shí)踐中，筆者作為專利從業(yè)者，極少遇到適用上述專利實(shí)用性條款作為理由進(jìn)行駁回的專利申請(qǐng)案，但申請(qǐng)人仍需注意，實(shí)用性仍然是實(shí)質(zhì)的可專利性法規(guī)。

　　二、專利適格性

　　專利的適格性問(wèn)題是考察發(fā)明“可專利性”其他要求（包括實(shí)用性、新穎性、非顯而易見性等）之前的前提性事項(xiàng)?，F(xiàn)實(shí)中，一些客體即使符合其他要求，也不能申請(qǐng)專利，需要考慮這些殼體是否具有適格性。

　　由上述法條可見，其從正面對(duì)適格專利進(jìn)行了分類：方法（process）、機(jī)器（machine）、產(chǎn)品（manufacture）、組合物（composition of matter），以及對(duì)他們的任何新的、有用的改進(jìn)，都可以視為具有專利適格性，從而獲得專利權(quán)。

　　關(guān)于方法（process），通常來(lái)說(shuō)，不同于其他三個(gè)具有具體形態(tài)的類別，根據(jù)美國(guó)專利法100條b款的規(guī)定（35 U.S.C §100（b））,“方法”是指流程、工藝或方式，包括對(duì)一切已知方法、機(jī)器、產(chǎn)品或組合物或材料的新用途。由此可見，通常意義的方法中大部分都具有專利適格性的。然而，這里要提出以下幾種特殊方案：

　　1.與計(jì)算機(jī)有關(guān)的方法。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期演變，美國(guó)公認(rèn)的相關(guān)專利實(shí)踐是：計(jì)算機(jī)軟件通過(guò)執(zhí)行程序從而對(duì)計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)進(jìn)行操縱，從專利角度而言其是適格的，但必須將例如軟件等作為用于存儲(chǔ)該軟件指令的“非暫時(shí)性計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)”的方式來(lái)要求保護(hù)。

　　2.商業(yè)方法專利。一般來(lái)說(shuō)，如果將商業(yè)方法看作是一種計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)，則具有專利適格性。但通常，影響商業(yè)方法專利授權(quán)的障礙在于其是否具有新穎性和非顯而易見性。

　　3.醫(yī)療方法。在美國(guó)，醫(yī)療方法是具有專利適格性的，這與歐洲和我國(guó)的專利實(shí)踐截然相反。但出于對(duì)威脅公眾健康、影響醫(yī)生履行醫(yī)療救助職責(zé)、增加醫(yī)療負(fù)擔(dān)等方面的擔(dān)憂，美國(guó)公布了相應(yīng)的救濟(jì)條款，即，執(zhí)業(yè)醫(yī)師在執(zhí)行侵權(quán)的醫(yī)療活動(dòng)時(shí)不受懲罰。

　　4.組合物/生物技術(shù)。通常來(lái)說(shuō)，組合物具有專利適格性并沒(méi)有任何疑問(wèn)。但對(duì)于人工創(chuàng)造的自然界本身沒(méi)有的微生物個(gè)體是否具有專利適格性仍存在爭(zhēng)議。但當(dāng)前的總體趨勢(shì)是認(rèn)同人工創(chuàng)造或合成的微生物具有專利適格性，但更多的取決于權(quán)利要求的撰寫格式，例如一項(xiàng)基因序列不應(yīng)單獨(dú)存在一個(gè)權(quán)利要求中，否則會(huì)造成其是否已經(jīng)為自然界中存在的質(zhì)疑。

　　以上是筆者針對(duì)美國(guó)專利實(shí)踐中有關(guān)美國(guó)專利法101條有關(guān)專利適格性和實(shí)用性的簡(jiǎn)單介紹。其與中國(guó)專利法中的法五條、法二十五條（不授予專利權(quán)的客體）以及法二十二條四款有關(guān)實(shí)用性的規(guī)定相對(duì)應(yīng)，對(duì)兩者之間的區(qū)別還是比較突出的，申請(qǐng)人在各國(guó)申請(qǐng)專利應(yīng)提前考慮到這些區(qū)別的存在，以更好地選擇自己專利的保護(hù)客體的調(diào)整以及相應(yīng)的撰寫方式，來(lái)規(guī)避法律障礙。

　　參考文獻(xiàn)：

　　【1】《美國(guó)專利申請(qǐng)撰寫及審查處理策略》（第二版） 作者：皓普曼（美國(guó)） 知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社

　　【2】《美國(guó)專利法》作者：Martin.J.Adeiman etc. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社

　　【3】美國(guó)專利商標(biāo)局美國(guó)專利審查操作指南 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/