文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 陳紹娟
自2019年6月13日正式開板以來,截至2022年11月11日,已有519家企業(yè)在科創(chuàng)板注冊生效??苿?chuàng)板定位“硬科技”,集聚了一批高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的科技創(chuàng)新企業(yè),板塊集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)。對于企業(yè)來說,在科創(chuàng)板上市不僅打開了一個新的募集資金的通道,同時也意味著在科技創(chuàng)新上被認(rèn)可,有助于進一步提升品牌影響力。
不管是中國證監(jiān)會發(fā)布的《科創(chuàng)屬性評價指引(試行)》構(gòu)建的“4+5”科創(chuàng)屬性評價指標(biāo),還是“科創(chuàng)板專利訴訟第一案”等在科創(chuàng)板IPO過程中的專利狙擊,都可以體會出知識產(chǎn)權(quán)在科創(chuàng)板中的重要意義。正如國家知識產(chǎn)權(quán)局在2021年度報告扉頁所說的那樣:“創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動力,保護知識產(chǎn)權(quán)就是保護創(chuàng)新”,談科創(chuàng)板繞不開技術(shù),繞不開知識產(chǎn)權(quán)。
在《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問答(二)》第13條中,在談到影響發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力的重要情形時,提到了對如下內(nèi)容的核查:
?。ň牛Πl(fā)行人業(yè)務(wù)經(jīng)營或收入實現(xiàn)有重大影響的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)以及特許經(jīng)營權(quán)等重要資產(chǎn)或技術(shù)存在重大糾紛或訴訟,已經(jīng)或者未來將對發(fā)行人財務(wù)狀況或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響;
我們整理了上交所科創(chuàng)板網(wǎng)站上披露的部分問詢與答復(fù),發(fā)現(xiàn)上交所在審核問詢中所提出的很多問題具有代表性,且確實為一部分的企業(yè)在日常知識產(chǎn)權(quán)管理中所忽視。因此,我們摘出一部分的審核問詢函內(nèi)容進行解讀,希望能在回溯與反思中為企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理提供一些建議與幫助。
以下為某審核問詢函摘要:
請發(fā)行人說明:
(1)結(jié)合主營產(chǎn)品與發(fā)明專利的對應(yīng)情況說明各發(fā)明專利的發(fā)明人是否為公司員工,是否為原始創(chuàng)新或利用了發(fā)明人原任職單位的技術(shù)進行二次創(chuàng)新,是否屬于原任職單位的職務(wù)發(fā)明,是否存在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險;
根據(jù)首輪問詢回復(fù),由于發(fā)行人已授權(quán)專利中存在部分人員從原單位離職后的一年內(nèi)入職發(fā)行人并在發(fā)行人申請專利的情況,涉及發(fā)明專利共6項,因此上交所要求發(fā)行人進一步說明如下內(nèi)容:
上述6項發(fā)明專利對應(yīng)的產(chǎn)品類型、收入及占比,是否為發(fā)行人核心發(fā)明專利,是否涉及發(fā)行人核心技術(shù),是否存在潛在糾紛。
上述問詢與答復(fù)所關(guān)注的正是發(fā)明人從原任職單位離職一年內(nèi)做出的發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利歸屬問題。
目前在司法實踐中,權(quán)屬類糾紛呈逐年上升的態(tài)勢??苿?chuàng)板關(guān)注到此類問題,也正是基于潛在糾紛的考量。在很多技術(shù)人員的意識里,一般認(rèn)為在單位工作期間完成的發(fā)明創(chuàng)造歸屬于單位,但是卻沒有意識到從單位離職后做出來的發(fā)明創(chuàng)造也有可能被原單位要回去,有一些企業(yè)也正是因此陷入了權(quán)屬類訴訟中。
《專利法實施細(xì)則》第12條規(guī)定“退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關(guān)系終止后1年內(nèi)作出的,與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造”屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的其中一種情形。上述規(guī)定中設(shè)置了“原單位離職1年內(nèi)”加“相關(guān)性”要件。
在實踐中,“原單位離職1年內(nèi)”較容易判斷,但專利技術(shù)與原單位本職工作或任務(wù)的“相關(guān)性”則存在較多爭議,有的認(rèn)為應(yīng)從較上位的“技術(shù)領(lǐng)域”角度進行比對,有的認(rèn)為要看“原本職工作或分配的任務(wù)是否直接涵蓋或直接指向相關(guān)發(fā)明內(nèi)容”等。最高人民法院在2021年發(fā)布的158號指導(dǎo)案例“深圳市衛(wèi)邦科技有限公司訴李堅毅、深圳市遠(yuǎn)程智能設(shè)備有限公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛案”中,提出應(yīng)“注重維護原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡”,既不能對“相關(guān)性”作過于寬泛的解釋,也要維護原單位對確屬職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的科學(xué)技術(shù)成果享有的合法權(quán)利,因此是一個綜合考量的過程,力求在技術(shù)領(lǐng)域與具體的技術(shù)方案之間找到一個平衡點。
值得注意的是:對于原單位而言,權(quán)屬類維權(quán)并非只有“原單位離職1年內(nèi)”加“相關(guān)性”一個路徑。如果是離職員工將原單位已經(jīng)完成的技術(shù)成果申請專利,或者主要是利用原單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造,則不受離職1年限制。
為了避免權(quán)屬類糾紛,建議企業(yè)做好以下方面的工作:
入職調(diào)查
? 員工是否與原單位簽署有保密協(xié)議
? 員工是否與原單位簽署有競業(yè)限制協(xié)議
承諾書安排
? 入職員工承諾不使用原單位技術(shù)申請專利
專利申請調(diào)查
? 擬申請的專利技術(shù)是否為本公司獨立研發(fā)
? 所列發(fā)明人是否在從原單位離職一年內(nèi)
檔案保管
? 保管好公司的獨立研發(fā)資料