文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋
自2020年12月27日美國前總統(tǒng)特朗普簽署《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》(TMA),2021年12月美國專利商標(biāo)局(USPTO)又對法案再次修訂,公布了最終的實(shí)施條款。該法案于2021年12月18日已正式生效。為更好地規(guī)范商標(biāo)所有人對商標(biāo)的申請和注冊,進(jìn)一步打擊非出于商業(yè)使用為目的的申請及對商標(biāo)權(quán)利的“占坑”行為,法案中新增了兩項(xiàng)單方撤銷程序(ex parte cancellation proceedings)——重新審查程序(Reexamination)和刪除程序(Expungement)。USPTO于2021年12月27日起正式受理針對該兩項(xiàng)程序的申請。近日,根據(jù)USPTO官網(wǎng)的最新公告顯示,已有部分注冊商標(biāo)被提交了前述兩項(xiàng)單方撤銷程序,即前述兩項(xiàng)程序已正式進(jìn)入實(shí)踐階段。
相較于美國雙方撤銷(無效)程序(在美國商標(biāo)法中統(tǒng)稱Cancellation,但相應(yīng)主張的具體理由上作出了與國內(nèi)商標(biāo)撤銷及無效理由類似的區(qū)分), 新實(shí)施的兩個單方程序相當(dāng)于給了撤銷申請人一個更快捷、高效、經(jīng)濟(jì)的選擇。筆者對上述兩個新的單方程序以及原雙方撤銷程序進(jìn)行對比,以便廣大國內(nèi)的美國商標(biāo)所有人能夠?qū)ι鲜龀绦蛴懈逦牧私狻?/p>
首先簡要介紹一下雙方撤銷程序,其參照聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則,程序較為復(fù)雜且耗時較久。由撤銷申請人(petitioner)向美國專利商標(biāo)局商標(biāo)審判與上訴委員會(TTAB)遞交申請,被申請人自官方通知之日起40天內(nèi)進(jìn)行答辯。答辯完成后,后續(xù)還有漫長的搜證(Discovery)——審查(Trial)——簡短陳述(Briefs)——口頭辯論(Oral argument)階段,直至下發(fā)裁定。每個階段均需訴答雙方參與,整個程序約1-2年,如申請延期則可能持續(xù)更久。因其復(fù)雜程度及高昂費(fèi)用,大部分案件以和解或一方放棄而告終,其中相當(dāng)一部分案件在審查(Trial)階段前即完結(jié)。
而對于新增的兩個單方撤銷程序,針對符合條件的注冊商標(biāo),任何人(any person)均可作為撤銷申請人直接向?qū)I叹志珠L(USPTO Director)遞交重新審查程序(Reexamination)和刪除程序(Expungement)的申請,此外,專商局局長在必要時也可依職權(quán)主動啟動重新審查程序(Reexamination)和刪除程序(Expungement)。
下文簡要介紹關(guān)于兩個單方撤銷程序的要點(diǎn)。
一、撤銷基礎(chǔ)
(1)重新審查程序(Reexamination)
針對在“相關(guān)日期”之時或之前在相關(guān)商品/服務(wù)上在美國無商業(yè)使用的注冊商標(biāo)。即:
對于以實(shí)際使用為基礎(chǔ)遞交的商標(biāo)(Section 1(a) basis),“相關(guān)日期”為商標(biāo)申請日。
對于以打算使用為基礎(chǔ)遞交的商標(biāo)(Section 1(b) basis),包含修改提交基礎(chǔ)為打算使用的商標(biāo),“相關(guān)日期”為提交使用聲明的到期日(expiration of the deadline for filing a statement of use)或申請修改提交基礎(chǔ)之日(the filing date of an amendment to allege use),二者中較晚者。
(2)刪除程序(Expungement)
針對從未在相關(guān)商品/服務(wù)上在美國進(jìn)行商業(yè)使用的注冊商標(biāo)。
二、撤銷申請需滿足的條件
(1)非美國申請人的,需指定有相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格的美國律師。
(2)在提交申請的同時提交針對注冊商標(biāo)未在美國進(jìn)行商業(yè)使用的合理調(diào)查(reasonable investigation)的聲明,需在聲明中披露調(diào)查的來源、時間和方式以及產(chǎn)生的信息和證據(jù)?!枳⒁?,使用互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎進(jìn)行的單一搜索可能不會被視為合理調(diào)查。如該合理調(diào)查不能確立商標(biāo)在美國無商業(yè)使用,則專商局局長可能直接拒絕啟動單方撤銷程序,且該拒絕決定是不可上訴的。
?。?)撤銷提交的時間
重新審查程序(Reexamination):商標(biāo)注冊后5年內(nèi)。
刪除程序(Expungement):
2023年12月27日前:商標(biāo)注冊滿3年。
2023年12月27日后:商標(biāo)注冊3-10年間。
(4)撤銷的官費(fèi):USD400/類。
三、撤銷流程
(1)撤銷申請人提交撤銷申請后,不會對后續(xù)程序有進(jìn)一步的參與。撤銷申請會被記錄在美國官網(wǎng)信息頁并郵件告知商標(biāo)注冊人。但商標(biāo)注冊人在程序正式啟動并收到審查員下發(fā)的官方正式通知(Office Action)前,無需答復(fù)。
?。?)由不同申請人針對同一注冊商標(biāo)提起的撤銷申請,經(jīng)專商局局長審查后,可以并案處理。
?。?)商標(biāo)注冊人需在收到官方通知(Office Action)起三個月內(nèi)(可申請一個月延期)提交答復(fù)。需在答復(fù)中提交使用證據(jù)或刪除未使用的商品/服務(wù)。以他國注冊為基礎(chǔ)(44(e) basis)或馬德里指定美國(66(a) basis)的商標(biāo),可以提供合理的不使用原因(如疫情影響,進(jìn)出口政策受限等)作為證據(jù)。
(4)下發(fā)撤銷裁定,針對裁定不服的商標(biāo)注冊人可以在3個月內(nèi)(不可延期)向TTAB申請上訴(Appeal)或向原審查員申請重新考慮(reconsideration)。
四、注意事項(xiàng)
?。?)同一申請人可以同時對相同注冊商標(biāo)提交重新審查程序(Reexamination)和刪除程序(Expungement)兩種撤銷程序,但需分別各自提交。
?。?)在答復(fù)中僅可以刪除被提起撤銷的商品/服務(wù),而不可以進(jìn)行修改。
?。?)在單方撤銷程序中成功提交使用證據(jù)維持商標(biāo)注冊有效的,則同一撤銷申請人不能就相同理由再次提起單方撤銷(禁反言原則),但并不影響其進(jìn)一步向TTAB提起雙方撤銷程序。
綜合以上,不難看出新的單方撤銷程序并非取代雙方撤銷程序,而是給與撤銷申請人額外的選擇,無論單方撤銷程序的結(jié)果如何,均不影響進(jìn)一步提起雙方撤銷程序的可能。此外,過往的雙方撤銷程序?qū)嵺`中如商標(biāo)注冊人中途放棄,則大概率商標(biāo)將被整件撤銷,雖TTAB官方也曾下發(fā)一些部分撤銷的裁定,但相對來說并非主流。而在單方撤銷程序中,審查指南中明確表示審查員將根據(jù)案件具體情況(即被提交撤銷的具體商品/服務(wù),和商標(biāo)注冊人的答復(fù)情況)決定部分或者全部撤銷。這樣的機(jī)制能夠更加及時、靈活地保護(hù)注冊商標(biāo)的權(quán)利范圍,同時為訴答雙方節(jié)省時間和金錢成本。
上述單方撤銷程序的正式實(shí)施,對于許多國內(nèi)的美國商標(biāo)所有人來說將是一個頗為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。對于已擁有美國注冊商標(biāo)的商標(biāo)所有人,建議積極進(jìn)行自查并及時積累商標(biāo)使用證據(jù),在未實(shí)際使用的商品/服務(wù)上提前提交商品刪減(USPTO亦鼓勵此類合理刪減,并對提交注冊滿5-6年使用聲明前的注冊商標(biāo),免除提交商品刪減的官費(fèi)USD100);對于未來打算申請商標(biāo)的申請人,則建議在提交商標(biāo)申請時即按照實(shí)際的主營范圍對申請的商品/服務(wù)嚴(yán)格按照實(shí)際使用或打算使用的范圍進(jìn)行細(xì)化描述,以避免未來卷入不必要的商標(biāo)爭議中而付出額外的成本,或直接導(dǎo)致整件商標(biāo)失效而影響到企業(yè)的商業(yè)利益。
參考資料:
【1】USPTO Trademark Examination Guide 1-21,Expungement and Reexamination Proceedings Under the Trademark Modernization Act of 2020