商業(yè)方法專利保護(hù)的技術(shù)性處理方法
2005-03-18文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 資深專利代理人 逯長明 由于我國專利法對可專利的計算機(jī)程序的本質(zhì)要求是“技術(shù)性”,因此從技術(shù)和專利角度看計算機(jī)程序,可以將其分為兩類:技術(shù)類和應(yīng)用或商業(yè)方法類。對于一個具體的計算機(jī)程序,專利性的爭議主要是其所描述的解決問題的方案否是解決技術(shù)問題、產(chǎn)生技術(shù)效果的技術(shù)方案。商業(yè)方法類程序由于涉及較多的商業(yè)交易規(guī)則,其是否可專利以及具體商業(yè)方法的專利性通常存在較大的爭議。 一、審查指南的規(guī)定 如果從狹義的角度討論商業(yè)方法專利,商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請是指以利用計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)完成商業(yè)方法為主題的發(fā)明專利申請。按照國家知識產(chǎn)權(quán)局的說法,商業(yè)方法涉及商業(yè)活動和事務(wù),包括:金融、保險、證券、租賃、拍賣、投資、營銷、廣告、旅游、娛樂、服務(wù)、房地產(chǎn)、醫(yī)療、教育、出版、經(jīng)營管理、企業(yè)管理、行政管理、事務(wù)安排等。商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請的所屬技術(shù)領(lǐng)域是指用于完成商業(yè)方法的計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域,本文遵從上述商業(yè)方法及其技術(shù)領(lǐng)域的解釋,所討論的商業(yè)方法為包括應(yīng)用類(軟件/程序)的廣義的商業(yè)方法。 審查指南第九章第2.2節(jié)指出,可授予專利權(quán)的涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請,指“凡是解決技術(shù)問題,利用技術(shù)手段,并可以獲得技術(shù)效果的涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請屬于可給予專利保護(hù)的客體?!卑凑丈鲜鲆?guī)定,審查指南將可專利的計算機(jī)程序歸納為下述四部分: 1、用于工業(yè)過程控制的涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請; 2、涉及計算機(jī)內(nèi)部運(yùn)行性能改善的發(fā)明專利申請; 3、用于測量或測試過程控制的涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請; 4、用于外部數(shù)據(jù)處理的涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請。 值得注意的是上述第4部分,它描述的本質(zhì)是:如果發(fā)明專利申請的主題是利用在公知計算機(jī)上運(yùn)行的計算機(jī)程序?qū)ν獠繑?shù)據(jù)進(jìn)行處理,以解決某個具體的技術(shù)問題,那么,由于它所處理的是利用了技術(shù)手段,并能夠獲得技術(shù)效果的技術(shù)問題,所以,這種發(fā)明專利申請屬于可給予專利保護(hù)的客體。一些商業(yè)方法方案即具有該部分的典型特征。 對于商業(yè)方法來說,由于其涉及計算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)技術(shù),因此可以將商業(yè)方法看作是計算機(jī)程序集合中的一部分,具有傳統(tǒng)計算機(jī)程序的全部特征,而計算機(jī)程序的專利保護(hù)具有一定的復(fù)雜性,實際中的一些計算機(jī)程序難以被準(zhǔn)確、清晰地歸為上述4類,因此實際中對于商業(yè)方法是否可專利可以按照“是否解決了技術(shù)問題并產(chǎn)生了技術(shù)效果”這樣的標(biāo)準(zhǔn)去判斷。另外,可專利的商業(yè)方法的本質(zhì),是描述了解決技術(shù)問題的過程,只要符合“技術(shù)性”條件,商業(yè)方法在大部分的情況下可以申請專利。在具體申請時,商業(yè)方法專利也可以對應(yīng)申請為產(chǎn)品專利和其他形式的產(chǎn)品專利。 二、商業(yè)方法專利性判斷標(biāo)準(zhǔn) 按照國家知識產(chǎn)權(quán)局的觀點,認(rèn)為商業(yè)方法發(fā)明專利申請既具有涉及計算機(jī)程序的共性,又具有計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與商業(yè)活動和事務(wù)結(jié)合所帶來的特殊性。涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請的審查原則和基準(zhǔn)同樣適用于商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請的審查。因此,商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利申請的審查,以“涉及計算機(jī)程序的發(fā)明專利申請的審查原則”為基礎(chǔ)。 在代理實踐中,首先應(yīng)當(dāng)對商業(yè)方法專利是否屬于專利法保護(hù)客體進(jìn)行判斷。 根據(jù)專利法第二十五條第一款第(二)項的規(guī)定,對智力活動的規(guī)則和方法不授予專利權(quán)。審查指南對這一條款的解釋是,由于智力活動沒有采用技術(shù)手段,也未解決技術(shù)問題和產(chǎn)生技術(shù)效果,因而不構(gòu)成技術(shù)方案,因此組織、生產(chǎn)、商業(yè)實施和經(jīng)濟(jì)管理的方法及制度,僅僅涉及智力活動的規(guī)則和方法本身,則不應(yīng)當(dāng)被授予專利權(quán)。 審查指南在第二部分第一章還明確指出:如果一項發(fā)明就整體而言并不是一種智力活動的規(guī)則和方法,但是發(fā)明的一部分屬于智力活動的規(guī)則和方法,則不應(yīng)當(dāng)完全排除其獲得專利權(quán)的可能性,需要具體分析,按下述兩種情況區(qū)別對待: (i)如果發(fā)明對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分,則應(yīng)將該發(fā)明視為智力活動的規(guī)則和方法,不授予其專利權(quán); (ii)如果發(fā)明對于現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)不在于或不僅僅在于屬于智力活動的規(guī)則和方法的部分,則不能依據(jù)專利法第二十五條第一款第(二)項拒絕授予其專利權(quán)。 換句話說,涉及電子商務(wù)的發(fā)明專利申請如果是為了解決技術(shù)問題,采用了技術(shù)手段和能夠產(chǎn)生技術(shù)效果,就不能因為它的技術(shù)領(lǐng)域,涉及了商業(yè)方法而否定該發(fā)明專利申請屬于可給予專利保護(hù)的客體。 可見,“技術(shù)性”是判斷商業(yè)方法專利是否屬于專利法保護(hù)客體的唯一標(biāo)準(zhǔn)。按照該標(biāo)準(zhǔn),與計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)沒有任何關(guān)聯(lián)的單純商業(yè)方法的發(fā)明專利申請,主要是通過人的行為來實現(xiàn)商業(yè)方法的運(yùn)作,它要解決的是商業(yè)活動問題,不是技術(shù)問題,利用的是商業(yè)活動規(guī)則,而不采用技術(shù)手段,獲得的是商業(yè)活動結(jié)果,不是技術(shù)效果。因此,單純商業(yè)方法專利通常被歸結(jié)為智力活動的規(guī)則和方法,不是專利法保護(hù)的客體。 應(yīng)用“技術(shù)性”判斷商業(yè)方法是否專利法的保護(hù)客體,可以通過技術(shù)方案三要素進(jìn)行,即是否解決技術(shù)問題、采用技術(shù)手段并且獲得技術(shù)效果。然而,實際中要準(zhǔn)確判斷一個商業(yè)方法是否可專利并不容易,這是因為實際的商業(yè)方法中既包括商業(yè)方法本身的智力活動因素,又包括計算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等技術(shù)性因素,使得技術(shù)性因素在很多情況下難以被清楚地分辨出來。 代理實踐中,對于商業(yè)方法專利性的認(rèn)識有許多誤解,例如,認(rèn)為商業(yè)方法是通過計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實現(xiàn)的,就必然具有技術(shù)性。尤其是三要素中部分要素具有技術(shù)性時,更容易導(dǎo)致判斷的失誤。不滿足三要素均為技術(shù)性的條件的商業(yè)方法方案“不屬于專利法實施細(xì)則第二條第一款規(guī)定的技術(shù)方案,屬于專利法第二十五條第一款第二項所列的智力活動的規(guī)則和方法,不是專利法保護(hù)的客體”。因此,可專利的商業(yè)方法包含的方案與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比,不同之處不僅僅在于商業(yè)規(guī)則,還在于采用了新的技術(shù)手段,并且解決的問題和獲得的效果也具有技術(shù)性,即滿足方案的技術(shù)三要素均為技術(shù)性的條件。 需要說明的是,并不是滿足了“技術(shù)性”商業(yè)方法專利一定可以被授予專利權(quán),它還必須要滿足專利法及其細(xì)則的其他相關(guān)規(guī)定。 三、商業(yè)方法的技術(shù)性處理 由于商業(yè)方法的特殊性,按照通常的方法撰寫商業(yè)方法專利會減少專利性成立的機(jī)會,尤其是真正具有“技術(shù)性”的商業(yè)方法。實際中,大部分按通常方法撰寫的具有應(yīng)用軟件特征和電子商務(wù)軟件特征的商業(yè)方法發(fā)明專利,會被認(rèn)為是智力活動的規(guī)則或方法,或沒有技術(shù)特征的方法,就象財務(wù)系統(tǒng)或檔案管理系統(tǒng)一樣難以獲得專利權(quán),金融領(lǐng)域很少有被授權(quán)的商業(yè)方法專利就是一個證明。例如:“用信托代理機(jī)進(jìn)行商業(yè)支付的系統(tǒng)和方法”等。 如果排除純正的商業(yè)方法,一些包含商業(yè)特征和技術(shù)特征的商業(yè)方法不具有專利性,主要的原因是對專利法的理解有誤或?qū)夹g(shù)方案的處理不當(dāng)導(dǎo)致的。因此,商業(yè)方法方案的處理方式可能對其專利性有影響,例如: 一種在線定制軟件的方法,包括商業(yè)過程和技術(shù)過程,其技術(shù)過程的本質(zhì),或者說對于現(xiàn)有技術(shù)貢獻(xiàn)的部分在于在線定制軟件過程中的數(shù)據(jù)處理方法,即將能完成多種任務(wù)的數(shù)據(jù)體(即軟件代碼或數(shù)據(jù))按照用戶希望完成的特定的任務(wù)劃分為子數(shù)據(jù)塊,這些子數(shù)據(jù)塊具有按照公知方法提供的通信接口,并且能夠完成特定的任務(wù)或功能操作,當(dāng)用戶有不同的任務(wù)要求時,可以根據(jù)所述要求選擇需要的子數(shù)據(jù)塊,并按照公知的方法(例如模塊式的方法)組裝為一個能夠完成具體任務(wù)的數(shù)據(jù)體。這里所述的數(shù)據(jù)體實際中可以是程序源代碼或編譯后代碼的集合,也可以是被使用的數(shù)據(jù)的集合(例如圖片數(shù)據(jù)庫中的不同的數(shù)據(jù)包)。采用這樣的數(shù)據(jù)處理方法對于用戶來說,在技術(shù)上能夠獲得與完成任務(wù)相適應(yīng)的代碼量或數(shù)據(jù)量,具有最低的代碼或數(shù)據(jù)冗余度,這樣使得這些數(shù)據(jù)運(yùn)行或被使用時,占用的系統(tǒng)資源較少、較合理,從而保證了系統(tǒng)資源使用和運(yùn)行的高效率;同樣,在經(jīng)濟(jì)上,采用本發(fā)明所述的方法會使用戶減少開發(fā)程序代碼或數(shù)據(jù)模型的費(fèi)用,從系統(tǒng)角度看,也提高了現(xiàn)有軟件資源的利用率,避免重復(fù)開發(fā)。 如果按照通常的方法處理上述商業(yè)方法方案,則該方案的具體描述為: 一種在線定制軟件的方法,包括:A.軟件經(jīng)銷商將出售的軟件劃分為若干個功能模塊,同時在服務(wù)器端制作供用戶瀏覽的頁面,頁面上提供可供用戶選擇的軟件的各個功能模塊名稱、價格等信息;B.用戶瀏覽軟件經(jīng)銷商提供的頁面,選擇需要的軟件模塊,生成軟件的定制方案,通過互聯(lián)網(wǎng)將上述定制方案提交給軟件經(jīng)銷商;C.軟件經(jīng)銷商對用戶提交的軟件定制方案進(jìn)行解析,將用戶提交的軟件定制方案轉(zhuǎn)換為模塊組裝指令集可以理解的定制指令,最后在服務(wù)器端將用戶選擇的模塊即時組裝成一個完整的軟件包,并通過頁面向用戶反饋信息;D.用戶根據(jù)上述反饋信息獲得定制的軟件。 根據(jù)上述描述,由于存在較多的商業(yè)性信息,使得人們對于該方法的認(rèn)識傾向于智力活動的規(guī)則,認(rèn)為其與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別僅僅在于通過互聯(lián)網(wǎng)分塊出售軟件,因此僅僅是利用現(xiàn)有的技術(shù)手段實現(xiàn)了一種商業(yè)的運(yùn)作方式,所解決的不是專利法意義上的技術(shù)問題,產(chǎn)生的效果是軟件可以分模塊出售,以方便用戶購買,也不是專利法意義上的技術(shù)效果,因此此類涉及商業(yè)實施方法的專利不能被授予專利權(quán)。 但是,如果對上述方案進(jìn)行技術(shù)性處理,則該方案的具體描述為: 一種在線定制軟件的方法,包括:A.將軟件劃分為若干個功能模塊,同時在服務(wù)器端的頁面上提供可供用戶選擇的各個功能模塊信息;B.用戶所述頁面選擇需要的軟件模塊,生成軟件的定制方案,通過互聯(lián)網(wǎng)將上述定制方案提交給服務(wù)器端;C. 服務(wù)器端對所述軟件定制方案進(jìn)行解析,將其轉(zhuǎn)換為模塊組裝指令集可以理解的定制指令,最后在服務(wù)器端將用戶選擇的模塊即時組裝成一個完整的軟件包,并通過頁面向用戶反饋軟件包組成信息;D.用戶根據(jù)上述反饋信息獲取定制的軟件。 根據(jù)技術(shù)處理后的方法描述,容易使人聯(lián)想到現(xiàn)有技術(shù)的狀況是軟件的整體出售導(dǎo)致許多不需要的部分也在互聯(lián)網(wǎng)上傳輸,進(jìn)而在用戶終端中也過多的占用資源和使用效率的降低,而上述方法所解決的技術(shù)問題是如何快速地為用戶提供少占用資源的所需數(shù)據(jù),其采用了軟件劃分以及按需分塊傳輸?shù)募夹g(shù)手段,由此產(chǎn)生了少占用網(wǎng)絡(luò)和終端資源的技術(shù)效果,因此此類商業(yè)方法屬于可給予專利保護(hù)的客體。 由上述示例可知,商業(yè)方法方案處理不當(dāng),極其可能使商業(yè)方法中包含的智力活動因素掩蓋其技術(shù)性因素,由此使專利申請文件的主題和實質(zhì)內(nèi)容以商業(yè)活動為中心而缺乏技術(shù)性,不僅難以獲得專利授權(quán),還會給競爭對手帶來足夠的提示,使其利用公開的內(nèi)容構(gòu)建對本發(fā)明限制的專利,或者導(dǎo)致保護(hù)范圍的隨小。例如證券行業(yè)產(chǎn)品、金融行業(yè)產(chǎn)品等的專利既是如此。 在撰寫申請文件前對商業(yè)方法進(jìn)行技術(shù)性處理,應(yīng)當(dāng)注意下述問題: 1、任何要申請專利且可專利的技術(shù)方案都不能將解決不同技術(shù)問題、產(chǎn)生不同技術(shù)效果的技術(shù)方案合并在一起,否則極易由于公開不充分等原因而導(dǎo)致駁回,因此,對商業(yè)方法方案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行技術(shù)分解和挖掘后再整理申請文件,以克服上述問題,并且有助于提高商業(yè)方法專利的商業(yè)價值。 2、對于通常的技術(shù)方案來說,主題過大時往往難以準(zhǔn)確表述其發(fā)明的技術(shù)主題,而且極易掩蓋該主題蘊(yùn)涵的可專利的技術(shù)成分。因此,對于經(jīng)過技術(shù)分解后確定的技術(shù)方案,應(yīng)當(dāng)采用沉降法進(jìn)行再處理。原因在于,與計算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有關(guān)的任何技術(shù)方案申請專利,關(guān)鍵在于剝離掩蓋其專利性的外包裝,例如采用的計算機(jī)語言、界面、功能等的單一限制,將商業(yè)方法的本質(zhì)部分,即構(gòu)成技術(shù)方案的方法特征發(fā)掘出來,才能使其獲得真正的保護(hù)。所謂沉降法,既是將商業(yè)方法方案的非技術(shù)部分下沉,使技術(shù)的部分顯露出來。由于商業(yè)方法專利具有利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事商業(yè)活動的典型特征,因此,采用沉降法有利于將商業(yè)方法中的技術(shù)部分,例如關(guān)于計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)處理數(shù)據(jù)的部分展示出來。在撰寫申請文件時,使商業(yè)方法從屬于技術(shù)方法,通過技術(shù)方法的專利性使商業(yè)方法具有專利性,從而達(dá)到用專利保護(hù)商業(yè)方法的目的。 四、商業(yè)方法方案的預(yù)處理 根據(jù)代理實踐,即使商業(yè)方法具有技術(shù)性,對其的處理方式和程度會影響到其是否可專利的判斷,以及是否具有專利性的判斷。而且,商業(yè)方法方案一般是通過軟件的形式表現(xiàn)的,而軟件的形成又會受到多種因素的影響,例如所基于的平臺、采用的工具語言、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),以及上述因素所提供的功能等。因此,在對商業(yè)方法方案進(jìn)行技術(shù)性處理前,首先應(yīng)當(dāng)進(jìn)行下述預(yù)處理: 1、技術(shù)分解與分析:確定合適的技術(shù)方案主題及其實質(zhì)內(nèi)容; 2、確定申請方案的內(nèi)容:根據(jù)技術(shù)方案的主題和專利申請的目的,確定商業(yè)方案的內(nèi)容,以及與技術(shù)方案的關(guān)系; 3、過濾申請方案的非專利成分:去除所基于的平臺、采用的工具語言、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等表達(dá)因素,避免將申請文件表述成軟件的操作過程、功能性說明等。 實際中,除按上述方式處理商業(yè)方法方案,考慮到目前申請人在我國申請有關(guān)商業(yè)方法專利出于不同的目的,例如商業(yè)目的、防護(hù)目的等,在具體申請時,就要根據(jù)自己的需要(目的)決定是否申請,以及決定申請時的處理方式,這樣才能使商業(yè)方法專利申請超值發(fā)揮作用。