專利，在美國(guó)做生意的護(hù)身符

2007-10-11
文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 楊生平

美國(guó)市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)企業(yè)的重要性是不需要任何數(shù)據(jù)佐證的，你只要隨便到美國(guó)任意一家商店逛逛，那隨處可見的躲都躲不開的“Made in China”就會(huì)向你證明一切。最近看到一則有趣的報(bào)道，說有位美國(guó)女記者想體驗(yàn)一下離開中國(guó)制造的商品后生活會(huì)是什么樣，于是她和她的家人決定在一年內(nèi)不買中國(guó)制造的商品。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，為了買到不是中國(guó)制造的商品，不但需要花費(fèi)巨大的精力和時(shí)間去仔細(xì)尋找，而且還要為每件商品多花上不少的冤枉錢。一年下來，記者感嘆，離開了中國(guó)商品，生活簡(jiǎn)直就是在歷險(xiǎn)。

中國(guó)企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)獲得巨大成功的同時(shí)，不可避免地也成為其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訴訟的目標(biāo)。對(duì)于近年來大量中國(guó)企業(yè)在美國(guó)被起訴的現(xiàn)象，不同的人們做了各種各樣不同的解讀，有的認(rèn)為是美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義在作祟，有的認(rèn)為是不同意識(shí)形態(tài)間的歧視，還有的認(rèn)為是東西方文化沖突在貿(mào)易上的具體表現(xiàn)。其實(shí)，訴與被訴對(duì)于美國(guó)人和美國(guó)企業(yè)來說，都是再平常不過的一件事?？梢哉f，訴訟是美國(guó)人生活的一個(gè)重要組成部分。中國(guó)企業(yè)只是在還沒有適應(yīng)去訴訟別人的時(shí)候，就成為單方面被訴的對(duì)象，表面上看好像是處在一種被排斥或歧視的地位，其實(shí)上個(gè)世紀(jì)七、八十年代的日本企業(yè)和八、九十年代的韓國(guó)企業(yè)，都曾經(jīng)有過類似的遭遇。

某種意義上說，在美國(guó)被起訴不但不是一件壞事，反而是值得慶幸的好事，因?yàn)檫@從一個(gè)側(cè)面證明了中國(guó)企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)上的成功。簡(jiǎn)單分析中美貿(mào)易的歷史和現(xiàn)狀，不難發(fā)現(xiàn)，一方面，中國(guó)企業(yè)出口到美國(guó)的產(chǎn)品數(shù)量極其巨大，尤其在服裝鞋帽類領(lǐng)域，甚至占到整個(gè)美國(guó)市場(chǎng)90％以上的份額，另一方面，出口產(chǎn)品的類型近年來呈現(xiàn)從低端的服裝玩具類向高端的電子、生物化學(xué)類產(chǎn)品擴(kuò)展的趨勢(shì)，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不甘心輕易放棄原有的市場(chǎng)份額，當(dāng)然會(huì)設(shè)法找理由起訴。起訴的理由有很多，其中重要的一條就是中國(guó)企業(yè)涉嫌侵犯了原告在美國(guó)的專利權(quán)。

其實(shí)，正如上面所說，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手起訴中國(guó)企業(yè)，往往是因?yàn)椴桓市妮p易放棄市場(chǎng)份額而做的一種掙扎行為，中國(guó)企業(yè)并不一定就真正侵犯了他們的專利權(quán)。另外，即使中國(guó)企業(yè)侵犯了對(duì)手的專利權(quán)，該專利權(quán)本身的有效性也不一定十分可靠。由于專利審查過程中受檢索工具和現(xiàn)有技術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)的限制，審查員很難檢索到全部相關(guān)技術(shù)資料，導(dǎo)致一些實(shí)際上缺乏新穎性和創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造被授予專利權(quán)。如果任何人能夠提供證據(jù)證明在申請(qǐng)日之前已經(jīng)存在相應(yīng)的技術(shù)，那么在訴訟過程中，這樣的專利權(quán)是可以被宣告無效的。因此，一旦面臨專利侵權(quán)訴訟，中國(guó)企業(yè)一定要積極地出庭應(yīng)訴。

不應(yīng)訴行不行呢？

一方面，如果被告不出庭應(yīng)訴，則法院可以缺席審判，被告敗訴的可能性無疑增加了許多。同時(shí)，由于不出庭應(yīng)訴，也就失去了攻擊對(duì)方專利無效的機(jī)會(huì)。而一旦被判侵權(quán)成立，則至少在專利權(quán)有效的20年內(nèi)，被控侵權(quán)產(chǎn)品將無法進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，除非付出巨額的專利許可費(fèi)或轉(zhuǎn)讓費(fèi)。

另一方面，近年來美國(guó)法院判決的專利侵權(quán)案件的賠償數(shù)額增長(zhǎng)的速度驚人。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2001年到2006年，至少有10起專利侵權(quán)案件的判決或和解的賠償數(shù)額超過1億美元，其中四起案件的賠償數(shù)額甚至超過5億美元，而數(shù)千萬美元的賠償數(shù)額則更是司空見慣。

可以想象，如果不應(yīng)訴，后果將是十分嚴(yán)重的。所以，積極地出庭應(yīng)訴是爭(zhēng)取最好結(jié)果和減少損失的最好手段。只有積極地出庭應(yīng)訴，才能有機(jī)會(huì)最大限度地化解對(duì)手對(duì)自己的攻擊，將損失降低到最小程度，甚至可能尋找機(jī)會(huì)反擊對(duì)手，變被動(dòng)為主動(dòng)。

在這方面，今年7月10日由位于美國(guó)新墨西哥州地區(qū)的聯(lián)邦法院判決被告中國(guó)通領(lǐng)科技有限公司出口到美國(guó)的接地故障漏電保護(hù)斷路器GFCI產(chǎn)品不侵犯原告萊伏頓公司的US6246558號(hào)專利，相信使眾多在美國(guó)遭受侵權(quán)訴訟的中國(guó)企業(yè)看到了希望。

然而，更有效的防止被訴的手段，則是盡快擁有自己的專利組合(patent portfolio)，以保護(hù)自己。這就像在戰(zhàn)場(chǎng)上遭遇的雙方，面對(duì)不但擁有銳利的攻擊武器，還有嚴(yán)密的盔甲保護(hù)的對(duì)手，你只有也擁有堅(jiān)固的防御手段和強(qiáng)大的攻擊武器，才能與對(duì)手一決高下。

要建立自己的專利組合，首先應(yīng)當(dāng)清楚自己需要什么樣的專利，什么樣的專利組合才能使自己得到最有效的保護(hù)。

大體上，根據(jù)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中所起的不同作用，可以將專利劃分為防衛(wèi)型專利和攻擊型專利。

防衛(wèi)型（defensive）專利的特點(diǎn)是其權(quán)利要求所針對(duì)的主要是本企業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品，在此基礎(chǔ)上適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大保護(hù)范圍，但是一般不把范圍擴(kuò)展得太大。其目的主要是保護(hù)本企業(yè)的產(chǎn)品不被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仿制，防止本企業(yè)的技術(shù)不被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手使用，以保護(hù)產(chǎn)品和服務(wù)所占有的市場(chǎng)份額。之所以不把權(quán)利要求的范圍擴(kuò)展得太大，是為了避免太大的保護(hù)范圍招致不必要的無效訴訟，而一旦發(fā)現(xiàn)專利權(quán)被侵害時(shí)，也容易以較低的訴訟成本達(dá)到打擊侵權(quán)、保護(hù)自己的目的。

目前中國(guó)企業(yè)迫切需要的，正是這樣的專利組合。事實(shí)上，已經(jīng)有一些中國(guó)公司成功地運(yùn)用防衛(wèi)型的專利組合在美國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了維護(hù)自身權(quán)利、打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的目的。例如，上面提到的通領(lǐng)科技有限公司，在積極應(yīng)對(duì)萊伏頓公司的訴訟的同時(shí)，也積極主動(dòng)建立了自己的專利組合，該公司就其GFCI產(chǎn)品在中國(guó)和美國(guó)共獲得46項(xiàng)專利，這些專利不僅成功繞過對(duì)手的專利技術(shù)，而且采用等效的、但是不同于對(duì)手的方法完成了同樣的功能，形成對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利的有效圍堵。此外，深圳郎科于2006年2月10日在德克薩斯州東區(qū)的聯(lián)邦法院控告美國(guó)PNY公司侵犯其專利US6829672，不僅在中國(guó)國(guó)內(nèi)引起巨大反響，在美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)界也被認(rèn)為是一件意義非比尋常的事件。如果說通領(lǐng)科技靠積極應(yīng)訴，取得防御戰(zhàn)的勝利，郎科則是主動(dòng)出擊，向侵犯自己權(quán)利的行為發(fā)起挑戰(zhàn)。

攻擊型（offensive）專利又稱為策略型專利，其特點(diǎn)是權(quán)利要求的覆蓋范圍盡可能寬廣，而且圍繞一項(xiàng)核心技術(shù)往往申請(qǐng)多項(xiàng)專利。建立攻擊型專利組合除了可以保護(hù)自己的產(chǎn)品或市場(chǎng)份額外，還力圖用自己的專利覆蓋他人的產(chǎn)品，以收取許可費(fèi)，或者一旦自己受到侵權(quán)訴訟時(shí)，作為一種反擊的手段，達(dá)成與對(duì)手交叉許可，互免許可費(fèi)的目的。許多著名的跨國(guó)企業(yè)，如飛利浦、IBM、GE、Sony等，在申請(qǐng)防衛(wèi)型專利的同時(shí)，也大量申請(qǐng)攻擊型專利。以飛利浦為例，僅僅在燈具這一領(lǐng)域，在全球就擁有數(shù)千項(xiàng)專利，使得任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都很難突破其專利組合的范圍。飛利浦公司收取的專利許可費(fèi)在2005年已經(jīng)成為其全球業(yè)務(wù)收入的三個(gè)主要來源之一。在美國(guó)甚至有許多規(guī)模不大的公司，不設(shè)計(jì)，不生產(chǎn)，單單依靠申請(qǐng)攻擊型專利并向大企業(yè)收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)和許可費(fèi)，就獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

要建立攻擊型專利組合，需要市場(chǎng)專家、技術(shù)專家以及法律專家的通力合作，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，預(yù)期下一代新產(chǎn)品將擁有的必要技術(shù)，將這樣的技術(shù)申請(qǐng)專利。對(duì)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)走向的預(yù)測(cè)越準(zhǔn)確，其專利的攻擊性就越強(qiáng)。

當(dāng)前絕大部分中國(guó)企業(yè)的狀況是，既沒有防衛(wèi)型的專利組合保護(hù)自己的產(chǎn)品和技術(shù)不受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的仿制和使用，也沒有攻擊型的專利組合打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)空間，就像是赤手空拳的戰(zhàn)士赴戰(zhàn)場(chǎng)，極其容易被對(duì)手攻擊甚至消滅。有的企業(yè)雖然已經(jīng)意識(shí)到專利保護(hù)的重要性，開始申請(qǐng)自己的專利，但普遍存在專利質(zhì)量不高，范圍過于狹窄的缺陷，使得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很容易繞過這樣的專利，不但起不到保護(hù)的目的，反而把技術(shù)內(nèi)容全部公開，浪費(fèi)寶貴的申請(qǐng)資金不說，還把自己辛辛苦苦開發(fā)的技術(shù)免費(fèi)提供給對(duì)手。

究其原因，一方面，我國(guó)專利制度的歷史不長(zhǎng)，與發(fā)達(dá)國(guó)家有幾百年的差距，所以公眾的專利保護(hù)意識(shí)在短期內(nèi)無法達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的水平；另一方面，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體上還處于較低的水平，建立完善的專利組合所需的資金對(duì)于許多企業(yè)來說都是一項(xiàng)沉重的負(fù)擔(dān)。因?yàn)樵诿绹?guó)要申請(qǐng)一項(xiàng)專利，所需的規(guī)費(fèi)和代理費(fèi)加起來至少需要幾千美元，而且還不一定最終能獲得授權(quán)。要建立涵蓋某一領(lǐng)域的完善的專利組合，需要不斷申請(qǐng)相關(guān)的專利，所需總的費(fèi)用可想而知。

因此，如何合理利用有限的資源建立起強(qiáng)有力的專利組合，是目前我國(guó)企業(yè)所面臨的一個(gè)重要課題。

首先，要使有限的資源真正發(fā)揮作用。由于申請(qǐng)專利是一項(xiàng)專業(yè)性比較強(qiáng)的工作，所以最好請(qǐng)資質(zhì)較好的代理機(jī)構(gòu)協(xié)助，一方面可以從企業(yè)所擁有的發(fā)明創(chuàng)造中提取出適合專利保護(hù)的技術(shù)，也就是西方人所說的Identify Patents，并且從發(fā)明創(chuàng)造本身引申開去，確定合理的保護(hù)范圍；另一方面，可以在審查過程中提供專業(yè)化的咨詢意見，簡(jiǎn)化審查程序，盡快獲得授權(quán)，從而節(jié)約資金和時(shí)間資源。通過與高水平的專利代理人合作，還可以開拓研發(fā)人員的視野，幫助研發(fā)人員確定正確的研發(fā)方向，提高研發(fā)效率。有的申請(qǐng)人為了追求便宜，委托一些資質(zhì)較差的代理機(jī)構(gòu)，最終卻發(fā)現(xiàn)，錢一點(diǎn)兒都沒有少花，而得到的卻是沒有任何意義的專利，反而把自己的發(fā)明創(chuàng)造免費(fèi)向?qū)κ止_。

第二，大量申請(qǐng)中國(guó)專利，保護(hù)中國(guó)的市場(chǎng)，用中國(guó)專利對(duì)抗外國(guó)專利訴訟。

由于經(jīng)濟(jì)全球化以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，使得中國(guó)已經(jīng)成為眾多跨國(guó)公司產(chǎn)品的加工地。盡管這些跨國(guó)公司本身往往會(huì)對(duì)其產(chǎn)品實(shí)施專利保護(hù)，但是中國(guó)企業(yè)在生產(chǎn)加工這些產(chǎn)品的過程中，必然會(huì)發(fā)展出一些新的技術(shù)，這些新的技術(shù)屬于我們自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，一定要及時(shí)予以保護(hù)。此外，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品本身以及專利本身都應(yīng)當(dāng)充分研究，設(shè)法改變產(chǎn)品設(shè)計(jì)，用不同的技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)相同的甚至更好的技術(shù)效果，以繞過對(duì)方的專利保護(hù)范圍，并且對(duì)這些改變的設(shè)計(jì)，及時(shí)申請(qǐng)專利保護(hù)，形成對(duì)對(duì)手專利的有效圍堵。

由于在中國(guó)申請(qǐng)一件專利的總費(fèi)用大約是美國(guó)申請(qǐng)一件相同專利費(fèi)用的8－10分之一，所以，中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)充分利用這一有利條件，大量申請(qǐng)中國(guó)專利，建立完善的專利組合，形成對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的有效保護(hù)。

在此條件下，一旦在美國(guó)遭遇侵權(quán)訴訟，一方面有可能利用中國(guó)專利攻擊對(duì)手的專利無效，另一方面也可以將中國(guó)專利作為砝碼，爭(zhēng)取與對(duì)手達(dá)成有利于我方的和解。在美國(guó)，大部分專利訴訟（超過70％）最終是通過和解來解決的，而只有我們自己擁有足以讓對(duì)手望而生畏的籌碼，才能促成有利于我方的和解。

第三，以攻為守，發(fā)展攻擊型或策略型的專利。如果僅僅申請(qǐng)防衛(wèi)型專利，將永遠(yuǎn)處于一種被動(dòng)防御的位置。只有密切跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研發(fā)動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)技術(shù)發(fā)展方向，先于對(duì)手獲取專利，將自己的專利覆蓋到對(duì)手的產(chǎn)品和技術(shù)上，轉(zhuǎn)守為攻，才能徹底改變市場(chǎng)角逐中的被動(dòng)地位，變被動(dòng)為主動(dòng)。

最后，為了避免一旦被訴侵權(quán)，需要承擔(dān)巨額賠償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，在產(chǎn)品投放美國(guó)市場(chǎng)之前，可以請(qǐng)資質(zhì)較好的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行專利檢索，并出具產(chǎn)品不侵權(quán)的法律意見。這在美國(guó)稱為盡職調(diào)查。如果企業(yè)在產(chǎn)品投放市場(chǎng)之前做過盡職調(diào)查，那么即使將來被訴侵犯專利權(quán)，并且侵權(quán)成立，法院也會(huì)將這樣的侵權(quán)視為無意侵權(quán)，對(duì)無意侵權(quán)確定的賠償數(shù)額要比故意侵權(quán)少得多。

總之，在美國(guó)市場(chǎng)上進(jìn)行角逐的企業(yè)，已經(jīng)變得越來越離不開專利這件護(hù)身符。如果利用得好，這件護(hù)身符將會(huì)給你插上強(qiáng)有力的翅膀，助你在市場(chǎng)角逐中獲得更多的主動(dòng)，實(shí)現(xiàn)更大得成功。

　

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