關(guān)于“直接、毫無(wú)疑義地確定”的探討

2009-03-25
文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司　　楊獻(xiàn)智

　　我國(guó)審查指南中規(guī)定：如果申請(qǐng)的內(nèi)容通過(guò)增加、改變和／或刪除其中的一部分，致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請(qǐng)記載的信息不同，而且又不能從原申請(qǐng)記載的信息直接地、毫無(wú)疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的。

　　禁止申請(qǐng)文件修改超范圍是用于確保申請(qǐng)人在申請(qǐng)日時(shí)履行其充分公開(kāi)發(fā)明專利申請(qǐng)的義務(wù)的條款。該條款通過(guò)禁止申請(qǐng)人在申請(qǐng)日之后補(bǔ)充履行這一義務(wù)，用于確保申請(qǐng)人和公眾的權(quán)利和義務(wù)之間的平衡。

　　修改不得超出原始申請(qǐng)的范圍是指，在發(fā)明專利申請(qǐng)的審查過(guò)程中，申請(qǐng)人可以對(duì)其申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是這種修改如果是本領(lǐng)域技術(shù)人員從原始申請(qǐng)的范圍（包括權(quán)利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)和附圖）內(nèi)不能直接地毫無(wú)疑義地獲得，則不能允許。由于世界上多數(shù)國(guó)家都奉行的是先申請(qǐng)制，因此盡可能早地提出專利申請(qǐng)，尤其是搶在競(jìng)爭(zhēng)者之前申請(qǐng)，將直接影響到專利權(quán)的歸屬和由此產(chǎn)生的潛在利益的歸屬，這往往造成一些本身并不十分完善的技術(shù)成果也被申請(qǐng)人作為專利申請(qǐng)?zhí)岢?，而申?qǐng)人可能在后續(xù)的專利審查過(guò)程中試圖加入新的研究成果。這對(duì)于在同樣的技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)取得一定的研究成果的其他競(jìng)爭(zhēng)者和社會(huì)公眾來(lái)說(shuō)都是極不公平的。因此，如果申請(qǐng)人在申請(qǐng)日時(shí)并沒(méi)有提交完善的申請(qǐng)文件，那么只能由其承擔(dān)無(wú)法獲取專利權(quán)的后果。

　　我國(guó)專利法之所以規(guī)定修改不得超出原說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，是因?yàn)槲覈?guó)專利制度采用的也是先申請(qǐng)?jiān)瓌t。如果允許申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件的修改超出原始提交的說(shuō)明書(shū)和權(quán)利要求書(shū)記載的范圍，就會(huì)違背先申請(qǐng)?jiān)瓌t，造成對(duì)其他申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)不公平的后果。但是我國(guó)審查指南沒(méi)有明確上述的立法宗旨。個(gè)人認(rèn)為如果審查指南中明確上述立法宗旨將能夠更好地指導(dǎo)審查工作，因?yàn)樵摿⒎ㄗ谥际窍拗瞥秶男薷牡恼嬲颍軌蜃鳛榭偟闹笇?dǎo)思想來(lái)檢驗(yàn)判斷的結(jié)果。

　　我國(guó)專利法規(guī)定的“記載的范圍”包括了兩層含義：第一，原申請(qǐng)明確記載的內(nèi)容；第二，原申請(qǐng)雖未明確記載但能夠直接地且毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容。其中的第二層含義是判斷修改是否超范圍的關(guān)鍵。因此，就有必要進(jìn)一步闡述“直接地、毫無(wú)疑義地確定”的概念。

　　是否可以將“直接地”理解為在原申請(qǐng)中明確記載呢？從上述我國(guó)審查指南規(guī)定的審查原則可以看出，判斷修改是否超范圍時(shí)，應(yīng)當(dāng)包括兩個(gè)層次的判斷過(guò)程，首先，判斷修改后的內(nèi)容和原申請(qǐng)記載的信息是否相同；如果不同，則要進(jìn)一步判斷修改后的內(nèi)容是否可以從原申請(qǐng)記載的信息直接地、毫無(wú)疑義地確定。上述第一個(gè)過(guò)程對(duì)修改內(nèi)容與原申請(qǐng)明確記載的內(nèi)容進(jìn)行了比對(duì)，而第二個(gè)過(guò)程中的“直接地、毫無(wú)疑義地確定”則是一個(gè)整體的判斷思路，因此，“直接地、毫無(wú)疑義地確定”是一個(gè)整體，不能分開(kāi)來(lái)理解。

　　我國(guó)審查指南中關(guān)于“直接地、毫無(wú)疑義的確定”概念在三個(gè)相關(guān)法條中出現(xiàn)，除判斷修改是否超范圍的原則中涉及外，還在下述兩處提及：第一，新穎性審查基準(zhǔn)“相同內(nèi)容的發(fā)明或?qū)嵱眯滦汀敝刑岬?，即“相同的?nèi)容應(yīng)該理解為包括可以從對(duì)比文件中直接地、毫無(wú)疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容”；第二，在優(yōu)先權(quán)核實(shí)中的“相同主題”也出現(xiàn)了類(lèi)似的概念，即在“優(yōu)先權(quán)核實(shí)的一般原則”提到“如果在先申請(qǐng)……，而要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)?jiān)黾恿藢?duì)這一或者這些技術(shù)特征的詳細(xì)敘述，以致于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)為該技術(shù)方案不能從在先申請(qǐng)中直接和毫無(wú)疑義地得出，則該在先申請(qǐng)不能作為在后申請(qǐng)要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)?！鄙鲜鋈幧婕暗耐桓拍睢爸苯?、毫無(wú)疑義地確定”，它們具有同一含義。

　　可以看出“直接地、毫無(wú)疑義地確定”的判斷主體是“所屬領(lǐng)域技術(shù)人員”，判斷的對(duì)象是修改的內(nèi)容與原申請(qǐng)文件明確記載的內(nèi)容之間的比較。其中很重要的一點(diǎn)是，所屬領(lǐng)域技術(shù)人員在判斷時(shí)應(yīng)參照申請(qǐng)時(shí)的公知常識(shí)或慣用技術(shù)等，將原申請(qǐng)文件明確記載的內(nèi)容與公知常識(shí)或慣用技術(shù)進(jìn)行合理的結(jié)合，在此基礎(chǔ)上去判斷是否可以直接地、毫無(wú)疑義地確定修改的內(nèi)容。在此，需要指出的是，公知常識(shí)或慣用技術(shù)在判斷過(guò)程中起到供參照、輔助判斷的作用，并不是意味著可以將公知常識(shí)或慣用技術(shù)補(bǔ)入申請(qǐng)文件中。

　　綜上所述，“直接、毫無(wú)疑義地確定”是一個(gè)抽象概念，可以理解為原申請(qǐng)隱含公開(kāi)的信息。作為判斷修改是否允許的總體原則，對(duì)該概念給出一個(gè)實(shí)用的解釋是很困難的。我國(guó)的規(guī)定相對(duì)更寬泛，有必要加入相關(guān)的說(shuō)明，例如，如何看待原申請(qǐng)，判斷時(shí)考慮哪些因素等。

　

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