文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李帶娣　

發(fā)明專利在實(shí)質(zhì)審查過程中，審查員基本上都要采用審查意見通知書的方式將實(shí)質(zhì)審查意見告知申請(qǐng)人，申請(qǐng)人需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，根據(jù)審查意見通知書內(nèi)容作出令人信服的意見陳述書，必要時(shí)還需要對(duì)原始申請(qǐng)文件進(jìn)行修改。

　　原始申請(qǐng)文件的修改以及意見陳述書的撰寫一般必須具有足夠的說服力，這樣才能縮短專利的實(shí)質(zhì)審查程序，爭(zhēng)取早日授權(quán)，如何替申請(qǐng)人寫出合理并且令人滿意的意見陳述書，是專利代理人的一項(xiàng)基本功，下面根據(jù)自己答復(fù)審查意見的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)幾點(diǎn)對(duì)答復(fù)審查意見的看法。

　　從審查意見通知書對(duì)申請(qǐng)文件的總體傾向性意見來看，主要有三類：第一類為申請(qǐng)文件具有形式缺陷，即具有肯定性授權(quán)前景意見；第二類為申請(qǐng)文件具有不可克服的實(shí)質(zhì)性缺陷，即否定性授權(quán)前景意見；第三類為介于前兩者之間，申請(qǐng)文件具有實(shí)質(zhì)性缺陷，但是該實(shí)質(zhì)性缺陷可以通過合理修改原始申請(qǐng)文件來克服該實(shí)質(zhì)性缺陷，即中立性的授權(quán)前景意見。

　　本文主要介紹如何答復(fù)第三類審查意見通知書，其中，重點(diǎn)介紹如何答復(fù)審查員在該類審查意見通知書中提出的申請(qǐng)文件存在新穎性和創(chuàng)造性缺陷問題，該類問題的答復(fù)一般分為以下幾步。

　　第一， 修改內(nèi)容的說明

　　該部分主要是針對(duì)“權(quán)利要求書替換頁”的說明。重點(diǎn)針對(duì)新修改的獨(dú)立權(quán)利要求進(jìn)行說明，該部分的修改主要依據(jù)：專利實(shí)施細(xì)則第20條“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)清楚、簡(jiǎn)要地表述請(qǐng)求保護(hù)的范圍”和專利法第33條“申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明……不得超出原說明書和權(quán)利要求記載的范圍，……”的規(guī)定。

　　第二，關(guān)于新穎性

　　新穎性的判斷原則為：?jiǎn)为?dú)對(duì)比原則，即逐篇比較對(duì)比文件和獨(dú)立全力要求的技術(shù)方案的區(qū)別，從而說明該技術(shù)方案相對(duì)每一篇對(duì)比文件具有新穎性，舉例說明：審查員在審查意見通知書中指出原獨(dú)立權(quán)利要求相對(duì)對(duì)比文件1和對(duì)比文件2無新穎性，代理人在將原權(quán)利要求修改后要分別指出：

　　1） 修改后的獨(dú)立權(quán)利要求（新權(quán)利）相對(duì)于對(duì)比文件1具有新穎性（直接給出單獨(dú)對(duì)比的結(jié)論）：

　　對(duì)比文件1公開了一種技術(shù)方案，但沒有公開獨(dú)立權(quán)利要求中的A技術(shù)特征。

　　2） 修改后的獨(dú)立權(quán)利要求（新權(quán)利）相對(duì)于對(duì)比文件2具有新穎性（直接給出單獨(dú)對(duì)比的結(jié)論）：

　　對(duì)比文件2公開了一種的技術(shù)方案，但沒有公開新權(quán)利要求1中的A技術(shù)特征和/或B技術(shù)特征。

　　由于獨(dú)立權(quán)利要求具有新穎性，故其從屬權(quán)利要求也具有新穎性。

　　在發(fā)明專利申請(qǐng)中申請(qǐng)文件只具有新穎性是不夠的，必須具有創(chuàng)造性。

　　第三，關(guān)于創(chuàng)造性

　　創(chuàng)造性一般是審查員將幾篇對(duì)比文件和公知常識(shí)等結(jié)合起來判斷申請(qǐng)文件的技術(shù)方案是否具有創(chuàng)造性。因此一般常按照以下幾步進(jìn)行答復(fù)。

　　1） 確定最接近現(xiàn)有技術(shù)；

　　在審查意見通知書所提供的對(duì)比文件中，由于對(duì)比文件與本發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，要解決的技術(shù)問題相同（近），且公開的技術(shù)特征與新權(quán)利要求1公開的技術(shù)特征最接近，因此確定對(duì)比文件 為最接近現(xiàn)有技術(shù)。

　　2） 與最接近現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比，找出區(qū)別技術(shù)特征，以及該區(qū)別技術(shù)特征的引入解決了怎樣的技術(shù)問題；

　　修改后的獨(dú)立權(quán)利要求1與最接近現(xiàn)有技術(shù)對(duì)比文件 1 相比，區(qū)別技術(shù)特征在于 。該區(qū)別技術(shù)特征的引入取得了 技術(shù)效果，從而解決了技術(shù)問題。

　　3） 最接近的對(duì)比文件沒有給出用該區(qū)別技術(shù)特征解決上述技術(shù)問題的技術(shù)啟示，以及其他對(duì)比文件或者最接近的對(duì)比文件與其他對(duì)比文件或公知常識(shí)的結(jié)合也沒有給出給出應(yīng)用本發(fā)明的技術(shù)手段解決上述技術(shù)問題的任何技術(shù)啟示；

　　最接近的對(duì)比文件 1 沒有給出用該區(qū)別技術(shù)特征解決上述技術(shù)問題的技術(shù)啟示；對(duì)比文件 2 也沒有給出給出應(yīng)用本發(fā)明的技術(shù)手段解決上述技術(shù)問題的任何技術(shù)啟示。

　　因此，修改后的權(quán)利要求1是非顯而易見的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

　　本發(fā)明通過技術(shù)方案，取得了 技術(shù)效果，具有顯著的進(jìn)步。

　　綜上所述，修改后的權(quán)利要求1具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，因此具有創(chuàng)造性，符合專利法第22條第3款的規(guī)定。

　　在獨(dú)立權(quán)利要求1具有創(chuàng)造性的情況下，其從屬權(quán)利要求以及具有獨(dú)立權(quán)利要求1的其他權(quán)利要求也具備創(chuàng)造性。

　　以上僅是筆者對(duì)答復(fù)審查意見的一些心得體會(huì)，認(rèn)識(shí)有限，還請(qǐng)各位多批評(píng)指正。