加拿大專利申請中的專利轉(zhuǎn)讓登記及權(quán)屬聲明

2016-02-16

    文/北京市集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇

    根據(jù)加拿大專利法,只有發(fā)明人或發(fā)明人的代表可以有權(quán)提交一件加拿大專利申請。因此,在提交一份加拿大專利申請時,除了必要的申請文件和請求書,申請人還應(yīng)提交一份根據(jù)專利細則第37條的聲明(Declaration under Section 37 of the Patent Rules)。若申請人不是發(fā)明人,該聲明應(yīng)指明發(fā)明人是誰以及申請人是發(fā)明人的法定代表。除此之外,申請人也可以對權(quán)利轉(zhuǎn)移(通常為轉(zhuǎn)讓書,assignment)進行登記來穩(wěn)固自己的權(quán)利。

    在2007年6月2日之前,任何申請人希望提交一件加拿大申請,若該申請人不是發(fā)明人,那么就需要提交一份該申請人有權(quán)代表發(fā)明人的證據(jù)。這個證據(jù)通常是一份轉(zhuǎn)讓書或雇傭協(xié)議。

    2007年6月2日起,加拿大知識產(chǎn)權(quán)局(CIPO)嘗試簡單化提交證據(jù)(通常為轉(zhuǎn)讓書)的流程,并修改專利細則要求申請人提交一份權(quán)屬聲明(Declaration of Entitlement)來陳述申請人有權(quán)提交該專利申請。但是,實踐證明提交權(quán)屬聲明(Declaration of Entitlement)往往把證明權(quán)利這件事變得越來越復(fù)雜。首先,權(quán)屬聲明(Declaration of Entitlement)只是發(fā)生在加拿大專利申請?zhí)峤恢暗臋?quán)利轉(zhuǎn)讓文件。但是,對于PCT國家階段的申請來說,很多案件證明這是一件不容易的事情。很多案件,發(fā)明人只是初期PCT申請的申請人,但是在進入國家階段期滿之前,申請人可能會發(fā)生變化。為了在進入加拿大國家階段時,有一個恰當(dāng)?shù)纳暾埲颂峤簧暾?,則需要在正式提交國家階段申請前完成轉(zhuǎn)讓。另外,如果申請人沒有及時提交權(quán)屬聲明(Declaration of Entitlement),那么加拿大專利局將會進行詢問并有費用產(chǎn)生。還有就是雖然加拿大專利局修改專利細則后,不再需要申請人提交轉(zhuǎn)讓書,但是加拿大專利局并沒有對專利法的第51條進行修改。根據(jù)加拿大專利法第51條,除非一件轉(zhuǎn)讓協(xié)議在之后發(fā)生的轉(zhuǎn)讓協(xié)議之前進行登記,不然該轉(zhuǎn)讓無效。因此,盡管根據(jù)專利細則,轉(zhuǎn)讓行為無需在專利申請?zhí)峤恢鞍l(fā)生,但是申請人仍需要在申請中提交一份權(quán)利轉(zhuǎn)移文件,除此之外,還需要提交一份權(quán)屬聲明(Declaration of Entitlement)。

   2010年10月1日,加拿大專利局再次修改專利細則。根據(jù)專利細則第37條,申請人只需要提交一份指明申請人是發(fā)明人或指明發(fā)明人是誰的聲明。當(dāng)申請人不是發(fā)明人時,聲明中還需要指明申請人是發(fā)明人的法定代表。但是聲明中不再需要有關(guān)申請人如何成為發(fā)明人的法定代表的細節(jié)內(nèi)容,也不需要提供申請人有權(quán)提交專利申請的細節(jié)內(nèi)容。另外,如果該申請沒有及時提交,加拿大專利局可以要求提供一份該聲明,但是沒有相應(yīng)費用產(chǎn)生。該規(guī)定適用于2010年10月1日當(dāng)天或之后提交的所有加拿大專利申請,包括PCT國家階段申請。該細則的修訂沿用至今。

   加拿大專利局幾次修改專利細則,都沒有對專利法第51條進行修改。也就是說,雖然加拿大專利局在2007年的法條修改中,刪除了對于提交專利申請必須進行專利權(quán)利轉(zhuǎn)移登記的規(guī)定,但是由于第51條的規(guī)定,若申請人不是發(fā)明人,那么申請人或?qū)@麢?quán)人如果想獲得一份穩(wěn)固的權(quán)利,建議在提交加拿大專利申請的過程中對權(quán)利的轉(zhuǎn)移進行登記,建立一個權(quán)利從發(fā)明人到申請人的鏈。加拿大專利局在審查轉(zhuǎn)讓登記請求時,會檢查這個鏈來確定轉(zhuǎn)讓人是當(dāng)前的權(quán)利所有人。如果加拿大專利局發(fā)現(xiàn)案件所含的文件不清楚,還可能要求當(dāng)前的權(quán)利所有人對權(quán)利進行進一步的證明和澄清。如果申請人提交轉(zhuǎn)讓記錄請求時,未滿足相關(guān)規(guī)定,那么加拿大專利局可能會下發(fā)補正通知。如果申請人沒有在規(guī)定期限回復(fù)補正通知,則該轉(zhuǎn)讓登記請求將視為無效,且不回退回相關(guān)文件及費用。若該轉(zhuǎn)讓登記請求被視為無效,申請人可以再次提出請求。雖然說在專利申請過程中,不對專利權(quán)利轉(zhuǎn)移進行登記,不會對整個專利申請及獲得授權(quán)有太大影響。但是在專利申請過程中,專利申請人僅作為發(fā)明人的法定代表執(zhí)行專利申請程序。其專利人的權(quán)利(title)并不明確,這就可能影響后續(xù)的涉及到權(quán)利(title)的專利權(quán)利轉(zhuǎn)移登記程序。若審查員在處理專利權(quán)利轉(zhuǎn)移登記過程中,如專利的轉(zhuǎn)讓(assignments)等,認為該專利的所有權(quán)不明確,可能會要求申請人對權(quán)利進行舉證和澄清,除了會有相關(guān)費用(如代理費)發(fā)生外,也將會使得權(quán)利轉(zhuǎn)移登記更加復(fù)雜化。另外,若初期轉(zhuǎn)讓行為(從發(fā)明人到申請人)未被登記,那么申請人的權(quán)利(title)是不安全的,無法對抗任何之后的受讓人。若申請人作為專利申請或?qū)@臋?quán)利人,在與之后的受讓人發(fā)生糾紛時,會處于被動的地位,可能需要大量的舉證才能澄清權(quán)利。因此,建議申請人在提交一件加拿大專利申請過程中,提交一份轉(zhuǎn)讓登記證明,來穩(wěn)固自己的權(quán)利,以防不必要的風(fēng)險。

 

 

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